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patentrecht:beurteilung_der_erfinderischen_taetigkeit

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Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit

Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ist das Ergebnis einer Wertung
Nächstliegender Stand der Technik
Aufgabe der Erfindung
Technischer Beitrag
Technisches Problem
Rückschauende Betrachtung
Technizität
Routinetätigkeiten des Fachmanns
Allgemeines Fachwissen
Vorurteile der Fachwelt
Auswahlerfindung

Bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit handelt es sich um eine Rechtsfrage, die mittels wertender Würdigung der tatsächlichen Umstände zu beurteilen ist, die unmittelbar oder mittelbar geeignet sind, etwas über die Voraussetzungen für das Auffinden der erfindungsgemäßen Lösung auszusagen.1)

Das aus dem Stand der Technik Bekannte muss dem Fachmann Anlass oder Anregung gegeben haben, zu der vorgeschlagenen Lehre zu gelangen.2)

In der Regel bedarf es zusätzlicher, über die Erkennbarkeit des technischen Problems hinausreichender Anstöße, Anregungen, Hinweise oder sonstiger Anlässe dafür, die Lösung des technischen Problems auf dem Weg der Erfindung zu suchen, um das Begehen eines von den bisher beschrittenen Wegen abweichenden Lösungswegs nicht nur als möglich, sondern dem Fachmann nahegelegt anzusehen abgesehen von den Fällen, in denen für den Fachmann auf der Hand liegt, was zu tun ist.3)

Dass der Stand der Technik am Prioritätstag dem Fachmann den Gegenstand der Erfindung nahegelegt hat [§ 4 PatG → erfinderische Tätigkeit], erfordert zum einen, dass der Fachmann mit seinen durch seine Ausbildung und berufliche Erfahrung erworbenen Kenntnissen und Fähigkeiten in der Lage gewesen ist, die erfindungsgemäße Lösung des technischen Problems aus dem Vorhandenen zu entwickeln.4)

Dies allein genügt jedoch nicht, um den Gegenstand der Erfindung als nahegelegt anzusehen. Hinzukommen muss vielmehr zum anderen, dass der Fachmann Grund hatte, den Weg der Erfindung zu beschreiten. Dazu bedarf es in der Regel über die Erkennbarkeit des technischen Problems hinausreichender Anstöße, Anregungen, Hinweise oder sonstiger Anlässe.5)

Denn nur dann kann die notwendigerweise ex post getroffene richterliche Einschätzung, dass der Fachmann ohne erfinderisches Bemühen zum Gegenstand der Erfindung gelangt wäre, in einer Weise objektiviert werden, die Rechtssicherheit für den Schutzrechtsinhaber wie für seine Wettbewerber gewährleistet.6)

In welchem Umfang und mit welcher Konkretisierung der Fachmann Anregungen im Stand der Technik benötigt, um eine bekannte Lösung in bestimmter Weise weiterzuentwickeln ist eine Frage des Einzelfalls, deren Beantwortung eine Gesamtbetrachtung aller maßgeblichen Sachverhaltselemente erfordert. Dabei sind nicht etwa nur ausdrückliche Hinweise an den Fachmann beachtlich. Vielmehr können auch Eigenarten des in Rede stehenden technischen Fachgebiets, insbesondere betreffend die Ausbildung von Fachleuten, die übliche Vorgehensweise bei der Entwicklung von Neuerungen, technische Bedürfnisse, die sich aus der Konstruktion oder der Anwendung des in Rede stehenden Gegenstands ergeben und auch nicht-technische Vorgaben eine Rolle spielen.7)

Das Auffinden einer neuen Lehre zum technischen Handeln kann nicht schon dann als nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend bewertet werden, wenn lediglich keine Hinderungsgründe zutage treten, von im Stand der Technik Bekanntem zum Gegenstand dieser Lehre zu gelangen.8)

Um das Begehen eines von den bisher beschrittenen Wegen abweichenden Lösungswegs nicht nur als möglich, sondern dem Fachmann nahegelegt anzusehen, bedarf es - abgesehen von den Fällen, in denen für den Fachmann auf der Hand liegt, was zu tun ist - in der Regel zusätzlicher, über die Erkennbarkeit des technischen Problems hinausreichender Anstöße, Anregungen, Hinweise oder sonstiger Anlässe dafür, die Lösung des technischen Problems auf dem Weg der Erfindung zu suchen.9)

In welchem Umfang und mit welcher Konkretisierung der Fachmann Anregungen im Stand der Technik benötigt, um eine bekannte Lösung in bestimmter Weise weiterzuentwickeln ist eine Frage des Einzelfalls, deren Beantwortung eine Gesamtbetrachtung aller maßgeblichen Sachverhaltselemente erfordert. Dabei sind nicht etwa nur ausdrückliche Hinweise an den Fachmann beachtlich. Vielmehr können auch Eigenarten des in Rede stehenden technischen Fachgebiets, insbesondere betreffend die Ausbildung von Fachleuten, die übliche Vor-gehensweise bei der Entwicklung von Neuerungen, technische Bedürfnisse, die sich aus der Konstruktion oder der Anwendung des in Rede stehenden Gegenstands ergeben und auch nicht-technische Vorgaben eine Rolle spielen.10)

Dies erfordert zum einen, dass der Fachmann mit seinen durch seine Ausbildung und berufliche Erfahrung erworbenen Kenntnissen und Fähigkeiten in der Lage gewesen ist, die erfindungsgemäße Lösung des technischen Problems aus dem Vorhandenen zu entwickeln.11)

Denn nur dann kann die notwendigerweise ex post getroffene richterliche Einschätzung, dass der Fachmann ohne erfinderisches Bemühen zum Gegenstand der Erfindung gelangt wäre, in einer Weise objektiviert werden, die Rechtssicherheit für den Schutzrechtsinhaber wie für seine Wettbewerber gewährleistet.12)

Wenn der Fachmann schon aus anderen Gründen Anlass hat, eine bestimmte Lösung in Betracht zu ziehen, so vermag ein zusätzlicher positiver Effekt, der bei Beschreiten dieses Weges auftritt, nicht zur Annahme erfinderischer Tätigkeit zu führen.13)

Im Patentrecht ist seit Ende des 19. Jahrhunderts - allerdings nicht geradlinig verlaufend14) - für die Schutzfähigkeit eine höhere geistige Leistung als die des Durchschnittsfachmanns verlangt worden15). Mit Inkrafttreten des durch Art. IV Nr. 4 eingeführten § 2a PatG (jetzt § 4 PatG) durch das Gesetz über internationale Patentübereinkommen vom 21. Juni 197616) ist erstmals für das Patentrecht eine Kodifizierung der erfinderischen Leistung dahin erfolgt, dass eine Erfindung als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend gilt, wenn sie sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt. Dabei hat der nationale Gesetzgeber die Formulierung in der deutschen Fassung des Art. 56 Satz 1 des Übereinkommens über die Erteilung europäischer Patente (Europäisches Patentübereinkommen; EPÜ) übernommen. Nach dieser Definition kommt es nunmehr im Patentrecht allein auf das Nichtnaheliegen für den Fachmann an.17)

Damit sind im Patentrecht nunmehr ohne jegliche Differenzierung alle Erfindungen schutzfähig, die neu und gewerblich anwendbar sind und für den Fachmann nicht naheliegen. Die Anforderungen an die Schutzfähigkeit sind damit derart herabgesetzt worden, dass sie alle nicht nur durchschnittlichen Leistungen erfassen.18)

Der Patentfähigkeit ermangelt nicht nur das nächstliegende Vorgehen, sondern jede für den Fachmann naheliegende Lösung eines technischen Problems.19)

Es gibt auch keinen Rechtssatz, dass nur die Lösungsalternative, die der Fachmann voraussichtlich zunächst ausprobieren würde, naheliegend sei.20)

Kommen für den Fachmann Alternativen in Betracht, können somit mehrere von ihnen naheliegend sein.21)

Kommen für den Fachmann zur Lösung eines Problems mehrere Alternativen in Betracht, können mehrere von ihnen naheliegend sein. Grundsätzlich ohne Bedeutung ist insofern, welche der Lösungsalternativen der Fachmann als erste in Betracht zöge.22)

Die Annahme, dass der Fachmann Anlass zur Heranziehung einer bestimmten technischen Lösung hatte, auch wenn ein konkretes Vorbild hierfür nicht aufgezeigt werden kann, setzt Feststellungen dazu voraus, dass diese Lösung als ein generelles, für eine Vielzahl von Anwendungsfällen in Betracht zu ziehendes Mittel ihrer Art nach zum allgemeinen Fachwissen gehörte, dass sich die Nutzung ihrer Funktionalität in dem zu beurteilenden Zusammenhang als objektiv zweckmäßig darstellt und dass keine besonderen Umstände vorliegen, die eine Anwendung aus fachlicher Sicht als nicht möglich, mit Schwierigkeiten verbunden oder sonst untunlich erscheinen lassen.23)

Prüfung in Bezug zu Stand der Technik

Die erfinderische Tätigkeit wird nur anhand des vorveröffentlichten Stands der Technik beurteilt.

Prioritätsältere aber nachveröffentlichte Dokumente spielen, anders als bei de Beurteilung der Neuheit, keine Rolle.

Die Überlegungen des mit der Weiterentwicklung der aus dem Stand der Technik bekannten Werkzeuge betrauten Fachmanns setzten naturgemäß bei der Fehleranalyse bei vorhandenen Lösungen und deren Verbesserung an.24)

Der Kläger, der im Patentnichtigkeitsverfahren geltend macht, dass der Gegenstand des Streitpatents dem Fachmann nahegelegt gewesen sei, muss dartun, dass im Stand der Technik technische Lehren bekannt waren, aus denen der Fachmann mit Hilfe seines Fachwissens den Gegenstand der Erfindung entwickeln konnte. Er muss ferner diejenigen technischen und sonstigen tatsächlichen Gesichtspunkte darlegen, aus denen das Patentgericht die rechtliche Schlussfolgerung ziehen soll, dass der Fachmann Anlass hatte, den ihm nach seinem Fachwissen und -können objektiv möglichen Weg auch zu gehen.25)

Für die Frage, ob der Stand der Technik ausgehend von einer Entgegenhaltung dem Fachmann die erfindungsgemäße Lösung nahegelegt hat, kommt es aber nicht nur auf die sich ihm unmittelbar und eindeutig aus dieser Entgegenhaltung erschließenden Informationen an, sondern auch auf diejenigen, die er erst kraft seines Fachwissens aus ihr ableiten kann.26)

Zusammenschau mehrerer Druckschriften

Für den Fall, dass eine Zusammenschau von vorveröffentlichten Druckschriften zum Anmeldungsgegenstand führen würde, ist zu prüfen, ob sich hierfür tatsächlich eine Anregung aus dem Stand der Technik ergibt. Ansonsten liegt eine unzulässige rückschauende Betrachtung vor.27)

"Kluft" zwischen Teilbereichen eines Fachgebietes

Bestand zwischen zwei Teilbereichen eines Fachgebietes (hier: Datenübertragung in öffentlichen Fernmeldenetzen und Datenübertragung mittels Internet- und LAN-Technologie) traditionell eine gedankliche Kluft, kann für den Fachmann dennoch Veranlassung bestehen, zur Lösung eines technischen Problems Vorschläge aus beiden Bereichen heranzuziehen, wenn sich am Prioritätstag bereits Anwendungen und Verfahren herausgebildet haben, die die Grenze zwischen den beiden Bereichen überschreiten (hier: Internet-Telefonie), und wenn sich das technische Problem in beiden Bereichen in ähnlicher Weise stellt.28)

Mehrere Schritte

Es kann für erfinderische Tätigkeit sprechen, wenn der Fachmann mehrere Schritte, die im Stand der Technik keine Anregung gefunden haben, vollziehen musste, um den erfindungsgemäßen Gegenstand aufzufinden; maßgebend ist aber auch insoweit, ob es sich insgesamt um Routinearbeit gehandelt hat oder ob sich dem Fachmann Schwierigkeiten in den Weg gestellt haben, etwa weil zu einem oder mehreren Schritten Alternativen bestanden, die zu unterschiedlichen Ergebnissen führen.29)

Versuche des Fachmanns

Allein aus dem Bestreben des Fachmanns, erkannte Probleme bereits in ihrer Entstehung zu vermeiden und sie nicht, wenn sie aufgetreten sind, zu beseitigen, kann nicht hergeleitet werden, dass vom Fachmann Versuche in einer bestimmten Richtung zu erwarten sind.30)

Gesamtbetrachtung

Der Prüfung der Rechtsfrage, ob der Gegenstand der Erfindung durch den Stand der Technik nahegelegt war, ist der Gegenstand der Erfindung in der Gesamtheit seiner Lösungsmerkmale in ihrem technischen Zusammenhang zugrunde zu legen. Eine Untersuchung von einzelnen Merkmalen oder Merkmalsgruppen dahingehend, ob sie dem Fachmann durch den Stand der Technik je für sich nahegelegt waren, kann das Naheliegen des Gegenstands der Erfindung in seiner Gesamtheit nicht begründen.31)

Ein nach Maßgabe von „Teilaufgaben“ in einzelne Merkmalsgruppen aufgesplitterter Gegenstand der Erfindung kann nicht in der Weise der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit zugrunde gelegt werden, dass einzelne Merkmale oder Merkmalsgruppen daraufhin untersucht werden, ob sie dem Fachmann durch den Stand der Technik je für sich nahegelegt waren. Der Prüfung der Rechtsfrage, ob der Gegenstand der Erfindung am Prioritätstag des Streitpatents durch den Stand der Technik nahegelegt war, ist vielmehr der Gegenstand der Erfindung in der Gesamtheit seiner Lösungsmerkmale in ihrem technischen Zusammenhang zugrunde zu legen.32)

Beweisanzeichen

Die häufig als „Beweisanzeichen“ bezeichneten Hilfskriterien zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit oder des erfinderischen Schritts mögen zwar im Einzelfall einen Anhaltspunkt gegen das Naheliegen einer Lösung bieten können, können aber die inhaltliche Bewertung des Standes der Technik nicht ersetzen.33)

Nachteile oder Realisierungsschwierigkeiten der beanspruchten Lehre

Zur Bejahung der Patentfähigkeit reicht es nicht aus, dass die vom Streitpatent vorgeschlagene technische Lösung aus Sicht des Standes der Technik mit Nachteilen oder ihre Realisierung mit Schwierigkeiten verbunden ist, wenn die vom Erfinder vorgeschlagene Lösung diese Nachteile oder Schwierigkeiten in Kauf nimmt.34)

Mehrere alternative Lösungen

Kommen für den Fachmann zur Lösung eines Problems mehrere Alternativen in Betracht, können mehrere von ihnen naheliegend sein. Hierbei ist es grundsätzlich ohne Bedeutung, welche der Lösungsalternativen der Fachmann als erste in Betracht zöge.35)

Auswahlerfindung

"Einbahnstrassensituation"

Das Naheliegen einer Erfindung wird u.U. auch damit begründet, dass sich die Fachwelt in einer „Einbahnstraßensituation“ befunden habe, die keine anderen Möglichkeiten als die des Streitpatents zugelassen habe.36)

Lange Stagnation des Standes der Technik

Hat der Stand der Technik vor dem Prioritätstag einer neuen Erfindung über lange Zeit stagniert, ist es eine Frage der Umstände des Einzelfalls, ob dies darauf hindeutet, dass die neue Erfindung dem Fachmann durch den Stand der Technik nahegelegt war oder nicht.37))

Beispiele

Die Bereitstellung einer Kristallform eines polymorphen Stoffs, die der Fachmann zwangsläufig erhält, wenn er ein durch den Stand der Technik nahegelegtes Verfahren zur Herstellung des Stoffs anwendet, stellt das Ergebnis fachmännischen Handelns dar und beruht damit ihrerseits nicht auf erfinderischer Tätigkeit.38)

siehe auch

§ 4 Satz 1 PatG → Erfinderische Tätigkeit

1) BGH, Beschluss vom 20. Dezember 2011 - Installiereinrichtung II; m.V.a. Senatsurteil vom 7. März 2006 X ZR 213/01, BGHZ 166, 305 Vorausbezahlte Telefongespräche
2) , 3) BGH, Urt. v. 13. Dezember 2011 - X ZR 135/08; m.w.N.
4) , 6) , 7) , 10) , 11) , 12) BGH, Beschluss vom 20. Dezember 2011 - Installiereinrichtung II
5) BGH, Urteil vom 30. April 2009 Xa ZR 92/05, BGHZ 182, 1 Betrieb einer Sicherheitseinrichtung; Urteil vom 8. Dezember 2009 X ZR 65/05, GRUR 2010, 407 einteilige Öse
8) BGH, Urteil vom 8. Dezember 2009 - X ZR 65/05 - einteilige Öse
9) BGH, Urt. v. 30. April 2009 - Xa ZR 92/05
13) BGH, Urteil vom 10. Dezember 2013 - X ZR 4/11; m.V.a BGH, Urteil vom 1. März 2011 - X ZR 72/08, GRUR 2011, 607 Rn. 19 - Kosmetisches Sonnenschutzmittel III mwN
14) vgl. Asendorf/Schmidt in Benkard, PatG GebrMG, 10. Aufl. 2006, Rdn. 4 ff., 7 zu § 4 PatG
15) vgl. Lindenmaier, GRUR 1939, 153, 155
16) BGBl. 1976 II 658 ff.
17) , 18) BGH, Beschl. v. 20. Juni 2006 - X ZB 27/05 - Demonstrationsschrank
19) BGH, Urteil v. 6. März 2012 - X ZR 50/09; m.V.a. BGH, Urteil vom 7. Dezember 1999 X ZR 40/95, GRUR 2000, 591, 596 Inkrustierungsinhibitoren; vom 10. Dezember 2002 X ZR 68/99, GRUR 2003, 317, 320 kosmetisches Sonnenschutzmittel I
20) BGH, Urteil v. 6. März 2012 - X ZR 50/09: m.V.a. BGH, Urteil vom 18. Februar 1997 X ZR 25/95, bei Bausch, Nichtigkeitsrechtsprechung in Patentsachen, BGH 1994 bis 1998, 445 Zerstäubervorrichtung; vom 26. Juli 2001 X ZR 93/95, Mitt. 2002, 16 - Filtereinheit
21) BGH, Urteil v. 6. März 2012 - X ZR 50/09; m.V.a. BGH, Urteil vom 6. Mai 2003 X ZR 113/00 [Flachantenne], juris Rn. 47
22) BGH, Urteil vom 16. Februar 2016 - X ZR 5/14 - Anrufroutingverfahren
23) BGH, Urteil vom 26.09.2017 – X ZR 109/15 - Spinfrequenz; Fortführung von BGH, Urteil vom 11. März 2014 - X ZR 139/10 , GRUR 2014, 647 - Farbversorgungssystem
24) BGH, Urteil vom 27. April 2010 - X ZR 79/09 - Fugenglätter
25) BGH, Urteil vom 2. Dezember 2014 - X ZR 151/12 - Zwangsmischer
26) BGH, Urteil v. 3. Mai 2017 - X ZR 65/15; m.V.a. BGH, Urteil vom 12. Dezember 2012 - X ZR 134/11, GRUR 2013, 313, Rn. 27 - Polymerzusammensetzung
27) BPatG Beschl. v. 18.02.2003, 34 W (pat) 19/02
28) BGH, Urteil vom 15. April 2010 - Xa ZR 69/06
29) Leitsatz, BGH, Urt. v. 3. Mai 2006 - X ZR 24/03 - Mikrotom; m.V.a. BGH, Urt. v. 22.11.1984 - X ZR 40/84, GRUR 1985, 369, 370 - Körperstativ; Benkard/Jestaedt, EPÜ, Art. 56 EPÜ Rdn. 85 m.w.N. auch zur Rspr. des EPA
30) BGH, Urt. v. 11. April 2006 - X ZR 175/01 - Stretchfolienhaube
31) BGH, Urt. v. 13. Dezember 2011 - X ZR 135/08; m.V.a. BGH, Urteil vom 15. Mai 2007 X ZR 273/02, GRUR 2007, 1055 Papiermaschinengewebe, mwN
32) BGH, Urt. v. 15. Mai 2007 - X ZR 273/02 - Papiermaschinengewebe
33) BGH, Beschl. v. 11. September 2007 - X ZB 15/06 - Wellnessgerät; m.V.a. BGH, Urt. v. 18.9.1990 - X ZR 29/89, GRUR 1991, 120 - Elastische Bandage
34) BGH, Urteil vom 24. April 2018 - X ZR 50/16 - Gurtstraffer; Bestätigung von BGH, Urteil vom 4. Juni 1996 - X ZR 49/94, BGHZ 133, 57 - Rauchgasklappe
35) BGH, Urteil vom 24. April 2018 - X ZR 50/16 - Gurtstraffer; m.V.a. BGH, Urteile vom 16. Februar 2016 - X ZR 5/14, GRUR 2016, 1023 Rn. 19 - Anrufroutingverfahren; vom 6. März 2012 - X ZR 50/09, juris Rn. 19 mwN
36) abgelehnt im Fall BGH, Urt. v. 30. April 2009 - Xa ZR 92/05 - Betrieb einer Sicherheitseinrichtung; m.V.a EPA, Technische Beschwerdekammer, T 2/83 ABl. EPA 1984, 265 = GRUR Int. 1984, 527 - Simethicon-Tablette, Entscheidungsgründe unter 6; EPA, Technische Beschwerdekammer, T 192/82 ABl. EPA 1984, 415, 425 - Formmassen, Entscheidungsgründe unter 16; BGH, Urt. v. 8.7.2008 - X ZR 189/03, GRUR 2008, 885 - Schalungsteil, Tz. 29
37) BGH, Urteil vom 29. Juni 2010 - X ZR 49/09 - Bundespatentgericht; hier: zu verzeichnende lange Entwicklungszyklen auf dem betroffenen technischen Gebiet
38) BGH, Urteil vom 7. August 2018 - X ZR 110/16 - Rifaximin α; Bestätigung von BGH, Urteil vom 24. Juli 2012 - X ZR 126/09, GRUR 2012, 1130 - Leflunomid
patentrecht/beurteilung_der_erfinderischen_taetigkeit.txt · Zuletzt geändert: 2019/04/09 09:29 von mfreund