Das Kriterium des erfinderischen Schritts im Gebrauchsmusterrecht ist wie das der erfinderischen Tätigkeit im Patentrecht ein qualitatives und nicht etwa ein quantitatives. Ein „Maß“ für die erfinderische Leistung existiert nicht. Die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ist das Ergebnis einer Wertung.¹⁾

Bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit im Patentrecht handelt es sich dabei um eine Rechtsfrage, die mittels wertender Würdigung der tatsächlichen Umstände zu beurteilen ist, die unmittelbar oder mittelbar geeignet sind, etwas über die Voraussetzungen für das Auffinden der erfindungsgemäßen Lösung auszusagen.²⁾ (In Abkehr von der früheren Rechtsprechung, die die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit im wesentlichen als Tatfrage angesehen hat.³⁾)

Die Frage nach dem Vorliegen von erfinderischer Tätigkeit ist daher auch im Verfahren der zugelassenen Rechtsbeschwerde gegen eine Entscheidung im Patentnichtigkeitsverfahren nach revisionsrechtlichen Grundsätzen zu überprüfen, wobei, soweit sie auf tatrichterlichen Feststellungen beruht, diese für das Rechtsbeschwerdegericht grundsätzlich bindend sind.⁴⁾

Nach der Entscheidung EPA, Technische Beschwerdekammer T 0307/22 besteht kein zwingender Zusammenhang zwischen den Erfordernissen der Artikel 83 und 56 EPÜ. Auch im Rahmen fachmännischer Tätigkeit grundsätzlich technisch umsetzbare Alternativen können auf erfinderischer Tätigkeit beruhen, wenn ausgehend von einem bestimmten Stand der Technik die Umsetzung zur Lösung einer technischen Aufgabe nicht naheliegend ist. Mit anderen Worten kann wie beim klassischen Aufgabe-Lösung-Ansatz die bloße Machbarkeit einer technischen Änderung oder Maßnahme („could“) nicht die ebenfalls aufzuzeigende hinreichende Motivation dafür („would“) ersetzen. Eine technische Alternative kann damit zwar fachmännisch ausführbar, muss aber deswegen nicht zwingend naheliegend sein.⁵⁾

Schwierigkeiten, denen sich die Fachperson bei der Realisierung einer naheliegenden Maßnahme gegenübersieht, stellen deren Naheliegen nicht in Frage; etwaige Umsetzungsprobleme ändern nichts daran, dass eine Maßnahme aus rechtlicher Sicht als naheliegend zu bewerten bleibt.⁶⁾

§ 4 S. 1 PatG → erfinderische Tätigkeit