Der Begriff „angemessene Erfolgserwartung“ bezieht sich auf die Beurteilung, ob ein Fachmann zum Prioritätszeitpunkt der Anmeldung einer Erfindung aufgrund des vorhandenen Standes der Technik hinreichend erwarten konnte, dass ein bestimmter Lösungsweg zu dem angestrebten Erfolg führt. Diese Beurteilung ist ein wesentlicher Aspekt bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit (Art. 56 EPÜ, § 4 PatG).

Ob das Beschreiten eines Lösungswegs für den Fachmann naheliegt [§ 4 Satz 1 PatG → Erfinderische Tätigkeit], kann auch von der damit verbundenen Erfolgserwartung abhängen.¹⁾

Die Anforderungen an eine angemessene Erfolgserwartung lassen sich nicht allgemeingültig formulieren. Sie sind jeweils im Einzelfall unter Berücksichtigung des in Rede stehenden Fachgebiets, der Größe des Anreizes für den Fachmann, des erforderlichen Aufwands für das Beschreiten und Verfolgen eines bestimmten Ansatzes und der gegebenenfalls in Betracht kommenden Alternativen sowie ihrer jeweiligen Vor- und Nachteile zu bestimmen.²⁾

Die Beschreitung eines in Betracht kommenden Lösungswegs, dessen Resultate im Stand der Technik nicht sicher vorhersehbar waren, liegt nur nahe, wenn für diesen Ansatz eine angemessene Erfolgserwartung bestand; eine bloße Hoffnung auf Erfolg genügt nicht.³⁾

Ein Lösungsweg kann für die Verneinung der erfinderischen Tätigkeit nur herangezogen werden, wenn er mit dem am Anmelde- oder Prioritätstag verfügbaren Fachwissen tatsächlich gangbar war. Stellen sich beim Beschreiten eines nach dem Stand der Technik erfolgversprechenden Ansatzes Hindernisse oder Umstände ein, die aus fachlicher Sicht ein weiteres Vorgehen nicht mehr angeraten erscheinen lassen, fehlt es an einem solchen gangbaren Weg. Später gewonnene Erkenntnisse dürfen insoweit berücksichtigt werden, als sie erkennen lassen, welche Schwierigkeiten sich bei Befolgung des naheliegenden Ansatzes ergeben hätten; dies stellt keine unzulässige rückschauende Betrachtung dar, sondern dient der Beurteilung der Situation aus Sicht des Prioritätstags.⁴⁾

Bei der Entwicklung einer Formulierung für einen Humanarzneimittelwirkstoff ist in der Regel nicht maßgeblich, ob der Fachmann erwarten kann, ein für eine klinische Studie geeignetes Ergebnis zu finden. Eine angemessene Erfolgserwartung kann sich vielmehr schon aus der Möglichkeit ergeben, Wirksamkeit und Verträglichkeit einer Formulierung in einem Tierversuch mit hinreichendem Vorhersagewert für die therapeutische Verwendung beim Menschen zu verifizieren.⁵⁾

Die Tatsache, dass ein Arzneimittel Gegenstand einer angekündigten oder genehmigten klinischen Studie ist, begründet für sich genommen keine berechtigte Erfolgserwartung hinsichtlich des Erreichens eines bestimmten therapeutischen Effekts; ob eine vernünftige Erfolgserwartung vorliegt, ist stets anhand der konkreten Umstände des Einzelfalls und unter Würdigung aller positiven und negativen Hinweise im Stand der Technik zu beurteilen, ohne dass eine gesetzliche Vermutung zugunsten eines Studienerfolgs besteht.⁶⁾

Die Genehmigung einer klinischen Studie beruht auf einer Abwägung von Risiken und erwarteten Erkenntnisgewinnen, impliziert aber nicht zwangsläufig eine positive Prognose zum Studienerfolg; bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit darf die Fachperson nur auf veröffentlichte Tatsachen und nicht auf vertrauliche, der Öffentlichkeit nicht zugängliche Daten zurückgreifen.⁷⁾

Offensichtlichkeit eines synergistischen Effekts; ein synergistischer Effekt verdient keine Sonderstellung gegenüber anderen Effekten, auf die sich Patentanmelder oder Patentinhaber regelmäßig zur Begründung der erfinderischen Tätigkeit stützen; wie bei jedem anderen Effekt ist festzustellen, ob es in Anbetracht des Stands der Technik naheliegend war, einen synergistischen Effekt zu erzielen, wobei die Antwort von den Einzelheiten des Falls und dem Stand der Technik abhängt.⁸⁾

§ 4 Satz 1 PatG → Erfinderische Tätigkeit