Ob sich dem Fachmann ein bestimmter Stand der Technik als möglicher Ausgangspunkt seiner Bemühungen anbot, bestimmt sich nicht danach, ob es sich hierbei um den nächsten Stand der Technik handelt. Die Einordnung eines bestimmten Ausgangspunkts als - aus nachträglicher Sicht - nächstkommender Stand der Technik ist weder ausreichend noch erforderlich.¹⁾

Die Wahl des Ausgangspunkts bedarf stets einer Rechtfertigung. Diese liegt in der Regel in dem Bemühen des Fachmanns, für einen bestimmten Zweck eine bessere oder andere Lösung zu finden, als sie der Stand der Technik zur Verfügung stellt.²⁾

Bei der Beurteilung des Naheliegens eines patentgeschützten Gegenstands kann nicht stets der „nächstkommende“ Stand der Technik als alleiniger Ausgangspunkt zugrunde gelegt werden. Die Wahl eines Ausgangspunkts (oder auch mehrerer Ausgangspunkte) bedarf vielmehr einer besonderen Rechtfertigung, die in der Regel aus dem Bemühen des Fachmanns abzuleiten ist, für einen bestimmten Zweck eine bessere - oder auch nur eine andere - Lösung zu finden, als sie der Stand der Technik zur Verfügung stellt.³⁾

Für ein ausschließliches Abstellen auf einen „nächstkommenden“ Stand der Technik bietet auch das Übereinkommen über die Erteilung europäischer Patente (Europäisches Patentübereinkommen) vom 5. Oktober 1973 (BGBl. 1976 II 649) keine Grundlage.⁴⁾

Ob sich dem Fachmann ein bestimmter Stand der Technik als möglicher Ausgangspunkt seiner Bemühungen anbot, hängt nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs nicht davon ab, ob es sich hierbei um den nächstliegenden Stand der Technik handelt. Die Einordnung eines bestimmten Ausgangspunkts als - aus Ex-post-Sicht - nächstkommender Stand der Technik ist weder ausreichend⁵⁾ noch erforderlich⁶⁾.⁷⁾ Die Wahl des Ausgangspunkts bedarf daher der Rechtfertigung, die in der Regel in dem Bemühen des Fachmanns liegt, für einen bestimmten Zweck eine bessere oder andere Lösung zu finden, als sie der Stand der Technik zur Verfügung stellt.⁸⁾

Für die Beurteilung der Frage, ob sich dem Fachmann ein bestimmter Stand der Technik als möglicher Ausgangspunkt seiner Bemühungen anbot, ist die Einordnung eines bestimmten Ausgangspunkts als - aus der Sicht ex post - nächstkommender Stand der Technik weder ausreichend noch erforderlich.⁹⁾

Im Einzelfall kann Anlass bestehen, bildliche Darstellungen eines eingetragenen Designs als Ausgangspunkt für technische Überlegungen heranzuziehen.¹⁰⁾ Der Senat hat - ohne die Frage zu problematisieren - schon verschiedentlich Designpatente und Geschmacksmuster als möglichen Ausgangspunkt für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit herangezogen.¹¹⁾

Eine offenkundige Vorbenutzung kann als möglicher Ausgangspunkt für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit und damit als nächstliegender Stand der Technik herangezogen werden.¹²⁾

Fehlen bei einem Gegenstand einer offenkundigen Vorbenutzung sowohl der technische Kontext seiner Anwendung als auch hinreichende Angaben zum Herstellungsverfahren, liegen regelmäßig weder ausreichende Informationen über seine Eigenschaften und Wirkungen im vorgesehenen technischen Umfeld noch über die Möglichkeiten vor, das Herstellungsverfahren gezielt zu verändern; solche Umstände sprechen gegen die Eignung der Vorbenutzung als Ausgangspunkt für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit.¹³⁾

Der Fachmann kann gute Gründe haben, bestimmte Offenbarungen des Stands der Technik außer Betracht zu lassen, etwa wegen unzureichender damit verbundener Informationen; welche technische Lehre für ihn relevant ist, bestimmt sich stets nach den Umständen des Einzelfalls, wobei auch ein nicht reproduzierbares Produkt je nach Sachlage entweder den nächstliegenden Stand der Technik darstellen oder lediglich eine ergänzende technische Lehre liefern kann, die mit einem anderen Ausgangspunkt zu kombinieren ist.¹⁴⁾

Es ist nicht ausgeschlossen, dass auch ein nicht reproduzierbares Produkt als nächstliegender Stand der Technik ausgewählt wird; maßgeblich sind die konkreten Umstände des Einzelfalls.¹⁵⁾

Das Ausmaß, in dem ein nicht reproduzierbares Produkt verändert werden muss, um zum beanspruchten Gegenstand zu gelangen, sowie der hierfür erforderliche Kenntnisstand über dieses Produkt und seine Herstellung sind für die Auswahl des nächstliegenden Stands der Technik noch ohne Bedeutung und betreffen erst die späteren Stufen des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes, nämlich die Ermittlung der unterscheidenden Merkmale und die Beurteilung, ob der Fachmann ausgehend von diesem Produkt zur beanspruchten Lösung gelangen würde.¹⁶⁾

Ein Einwand, der sich auf das Fehlen einer erfinderischen Tätigkeit stützt, kann insbesondere damit begründet oder entkräftet werden, weshalb der in Betracht gezogene Fachmann einen bestimmten Stand der Technik als Ausgangspunkt seiner Bemühungen herangezogen hätte oder nicht oder was der Fachmann unter Berücksichtigung dieses Standes der Technik als naheliegend angesehen hätte oder nicht, wobei dies ohne Rückgriff auf den Inhalt der Anmeldung zu erfolgen hat.¹⁷⁾

§ 3 (1) S. 2 PatG → Stand der Technik