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markenrecht:rechtserhaltende_benutzung

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Rechtserhaltende Benutzung

§ 26 (1) MarkenG

Soweit die Geltendmachung von Ansprüchen aus einer eingetragenen Marke oder die Aufrechterhaltung der Eintragung davon abhängig ist, daß die Marke benutzt worden ist, muß sie von ihrem Inhaber für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, im Inland ernsthaft benutzt worden sein, es sei denn, daß berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen.

§ 26 (2) MarkenG → Fremdbenutzung
§ 26 (3) MarkenG → Benutzung einer Marke in abweichender Form
§ 26 (4) MarkenG → Rechtserhaltende Benutzung durch Ausfuhr
§ 26 (5) MarkenG → Verlängerung der Benutzungsschonfrist für die Dauer eines Widerspruchsverfahrens

§ 43 (1) S. 1 MarkenG → Nichtbenutzungseinrede
§ 49 (1) MarkenG → Verfall wegen Nichtbenutzung, Benutzungsschonfrist
§ 8 (2) Nr. 10 MarkenG → Bösgläubige Markenanmeldung

Benutzungszwang
Voraussetzungen der rechtserhaltenden Benutzung
Ernsthaftigkeit der Markenbenutzung
Berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung einer Marke
Benutzungsnachweis bei breiten Oberbegriffen im Warenverzeichnis
Erweiterte Minimallösung
Nachweis der rechtserhaltenden Benutzung
Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung
Fehlen eines ernsthaften Benutzungswillens
Nichtbenutzungseinrede
Rechtserhaltende Benutzung einer Gemeinschaftsmarke
Benutzung nach Erhebung der Nichtbenutzungseinrede
Rechtserhaltenden Benutzung einer Marke durch deren Verwendung als Zweitmarke
Ausschluss von Ansprüchen bei mangelnder Benutzung
Zwischenrechte
Benutzung einer Marke in abweichender Form
Rechtserhaltende Benutzung einer Dienstleistungsmarke

Durch die in § 26 Abs. 1 MarkenG vorgesehene Regelung über die Nichtbenutzung wird Art. 10 Abs. 1 MarkenRL umgesetzt, der seinerseits Art. 5 C Abs. 1 PVÜ Rechnung trägt. Nach dieser Vorschrift der PVÜ darf eine dem Benutzungszwang unterliegende eingetragene Marke nach Ablauf einer angemessenen Frist nur für ungültig erklärt werden, wenn der Beteiligte seine Untätigkeit nicht rechtfertigt.1)

Der Benutzungszwang findet seine Rechtfertigung in dem Zweck der Marke, der Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen nach ihrer Herkunft zu dienen [→Herkunftsfunktion], und in dem Interesse der Allgemeinheit daran, die Zeichenrolle von unbenutzten Zeichen freizumachen, um andere Gewerbetreibende in die Lage zu versetzen, diese oder ähnliche Zeichen selbst zu benutzen oder für sich eintragen zu lassen.2)

Eine ernsthafte rechtserhaltende Benutzung im Sinne des § 26 Abs. 1 MarkenG liegt vor, wenn die Marke in einer Weise verwendet wird, die im betreffenden Wirtschaftszweig als gerechtfertigt angesehen wird, Marktanteile für die betroffenen Waren oder Dienstleistungen gegenüber denjenigen anderer Unternehmer zu gewinnen oder zu behalten.3)

Eine rechtserhaltende Benutzung im Sinne von § 26 Abs. 1 MarkenG setzt voraus, dass die Marke entsprechend ihrer Hauptfunktion [→ Funktion der Marke], die Ursprungsidentität der Waren oder Dienstleistungen zu garantieren, für die sie geschützt ist, verwendet wird, um für diese Produkte einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern.4)

Dabei müssen die Benutzungshandlungen einen Inlandsbezug aufweisen.5)

Für international registrierte Marken gelten keine anderen Maßstäbe.6)

Die rechtserhaltende Benutzung einer Marke im Sinne von § 26 Abs. 1 MarkenG erfordert, dass die Marke in üblicher und sinnvoller Weise für die Ware verwendet wird, für die sie eingetragen ist.7)

Selbst eine geringfügige Benutzung kann als ernsthaft anzusehen sein, wenn sie mit Blick auf die Gewinnung oder Erhaltung von Marktanteilen wirtschaftlich gerechtfertigt ist; absolute Untergrenzen der ernsthaften Benutzung gibt es nicht.8)

Wird die Nichtbenutzungseinrede [§ 43 (1) S. 1 MarkenG → Nichtbenutzungseinrede] erhoben, so ist der Nachweis der rechtserhaltende Benutzung einer Marke Voraussetzung dafür, daß der Markeninhaber das Recht aus der Marke in einem Widerspruchs-, Löschungsverfahren oder Verletzungsverfahren erfolgreich geltend machen kann.

Der Benutzungswille muss sich nicht auf eine Verwendung der Marke durch den Markeninhaber selbst beziehen. Dabei reicht die Absicht aus, die Marke einer Benutzung durch Dritte zuzuführen.9) [§ 26 (2) MarkenG → Fremdbenutzung]

Fehlt dem Markeninhaber ein genereller Benutzungswille [ → Fehlen eines ernsthaften Benutzungswillens], so kann eine Anmeldung als bösgläubig angesehen werden.10) [§ 8 (2) Nr. 10 MarkenG → Bösgläubige Markenanmeldung]

Das Fehlen eines ernsthaften Benutzungswillens des Anmelders kann die Annahme nahelegen, er wolle die Marke zu dem Zweck verwenden, Dritte, die identische oder ähnliche Bezeichnungen verwenden, in rechtsmissbräuchlicher Weise mit Unterlassungs- und Schadensersatzansprüchen zu überziehen [→ Bösgläubige Markenanmeldung].11)

Nach § 26 Abs. 3 MarkenG [→ Benutzung einer Marke in abweichender Form] gilt als Benutzung einer Marke auch die Benutzung der Marke in einer Form, die von der Eintragung abweicht, soweit die Abweichungen den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändern.12)

Auch wenn eine Marke für alle in der Überschrift einer Klasse der amtlichen Klasseneinteilung genannten Waren-begriffe eingetragen ist, stellt ihre Verwendung für Waren, die zwar nach der Klassifikation von Nizza dieser Klasse zuzuordnen sind, aber unter keinen der in der Klassenüberschrift enthaltenen Begriffe zu subsumieren sind, nach der gefestigten deutschen Rechtsprechung, die durch die Entscheidung des EuGH „IP Translator“ vom 19. Juni 2012 (EuGH GRUR 2012, 822 – IP-Translator) in vollem Umfang bestätigt worden ist, keine Benutzung für eingetragene Waren dar.13)

Besteht eine Übung, zur Kennzeichnung einer Ware oder Dienstleistung mehrere Marken zu verwenden - etwa eine auf das Unternehmen hinweisende Hauptmarke und eine der Kennzeichnung der einzelnen Artikel dienende Zweitmarke -, können beide Marken für sich genommen rechtserhaltend benutzt werden.14)

Nach der Vorschrift des § 49 Abs. 1 Satz 1 MarkenG [→ Verfall wegen Nichtbenutzung] tritt Löschungsreife wegen Verfalls ein, wenn die Marke nach dem Tag der Eintragung innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren [→ Benutzungsschonfrist] nicht gemäß § 26 MarkenG benutzt worden ist.15)

§ 49 Abs. 1 Satz 1 MarkenG → Verfall wegen Nichtbenutzung, Benutzungsschonfrist

siehe auch

§ 49 MarkenG → Verfall wegen Nichtbenutzung

1) BGH, Beschl. v. 28. September 2006 - I ZB 100/05 - COHIBA
2) BGH, Beschl. v. 28. September 2006 - I ZB 100/05 - COHIBA; m.V.a. BGH, Beschl. v. 24.11.1999 - I ZB 17/97, GRUR 2000, 890, 891 = WRP 2000, 743 - IMMUNINE/IMUKIN
3) BGH, Beschl. v. 18. Mai 2017 - I ZR 178/16; m.V.a. EuGH, Urteil vom 11. März 2003 - C-40/01, Slg. 2003, I-2439 = GRUR 2003, 425 Rn. 43 - Ansul/Ajax; Urteil vom 15. Januar 2009 - C-495/07, Slg. 2009, I-137 = GRUR 2009, 410 Rn. 16 - Silberquelle/Maselli; BGH, Urteil vom 10. April 2008 - I ZR 167/05, GRUR 2009, 60 Rn. 37 ff. = WRP 2008, 1544 - LOTTOCARD; Urteil vom 9. Juni 2011 - I ZR 41/10, GRUR 2012, 180 Rn. 42 = WRP 2012, 980 - Werbegeschenke
4) BGH, Urteil vom 27. November 2014 - I ZR 91/13 - STAYER; m.V.a. EuGH, Urteil vom 11. März 2003 - C-40/01, Slg. 2003, I-2439 = GRUR 2003, 425 Rn. 43 - Ansul/Ajax; Urteil vom 15. Januar 2009 - C-495/07, Slg. 2009, I-137 = GRUR 2009, 410 Rn. 18 - Silberquelle/Maselli; BGH, Urteil vom 9. Juni 2011 - I ZR 41/10, GRUR 2012, 180 Rn. 42 = WRP 2012, 980 - Werbegeschenke, mwN; BGH, GRUR 2012, 1261 Rn. 12 - Orion
5) BGH, Urteil vom 27. November 2014 - I ZR 91/13 - STAYER; m.V.a. BGH, GRUR 2012, 1261 Rn. 13 - Orion; Ströbele in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl., § 26 Rn. 221; Lange, Marken- und Kennzeichenrecht, 2. Aufl. Rn. 1247; Schalk in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht, 3. Aufl., § 26 MarkenG Rn. 68; zur Notwendigkeit der Benutzung einer Gemeinschaftsmarke in der Europäischen Union EuGH, Urteil vom 19. Dezember 2012 - C-149/11, GRUR 2013, 182 Rn. 38 - Leno Merken/Hagelkruis [ONEL/OMEL]
6) BGH, Urteil vom 27. November 2014 - I ZR 91/13 - STAYER; m.V.a. Ströbele in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl., § 26 Rn. 175; Schalk in Büscher/Dittmer/Schiwyk, Gewerblicher Rechtsschutz Urhe-berrecht Medienrecht, 3. Aufl.,§ 26 MarkenG Rn. 68
7) BGH, Urteil vom 8. Januar 2014 - I ZR 38/13 - Probiotik; m.V.a. BGH, Urteil vom 21. Juli 2005 I ZR 293/02, GRUR 2005, 1047, 1049 = WRP 2005, 1527 OTTO; Urteil vom 18. Dezember 2008 I ZR 200/06, GRUR 2009, 772 Rn. 39 = WRP 2009, 971 Augsburger Puppenkiste; Urteil vom 14. April 2011 I ZR 41/08, GRUR 2011, 623 Rn. 23 = WRP 2011, 886 Peek & Cloppen-burg II; Urteil vom 5. Dezember 2012 I ZR 135/11, GRUR 2013, 725 Rn. 13 = WRP 2013, 1034 Duff Beer
8) BGH, Beschl. v. 18. Mai 2017 - I ZR 178/16; m.V.a. EuGH, GRUR 2006, 582 Rn. 72 - VITAFRUIT: Verkauf von ca. 300 Kisten mit je zwölf Flaschen Fruchtsaft an einen Kunden innerhalb eines Jahres mit einem Umsatz von ca. 4.800 €
9) , 10) BPatG, Entsch. v. 17. Juni 2008 - 33 W (pat) 82/06
11) BGH, Urteil v. 2. April 2009 - I ZB 9/06; m.V.a. BGH GRUR 2001, 242, 244 - Classe E
12) BGH, Urt. v. 18. Oktober 2007 - I ZR 162/04 - AKZENTA
13) BPatG, Urt. v. 15. Januar 2015 - 25 W (pat) 76/11 - Yosaja / YOSOI; m.V.a. Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 26 Rdn. 253; vgl. auch Bender, Erbeben in Alicante –Die Entwicklung der Gemeinschaftsmarke in Rechtsprechung und Praxis im Jahr 2012, MarkenR 2013, 1 ff.
14) BGH, Urt. u. Versäumnisurt. v. 8. Februar 2007 - I ZR 71/04 - bodo Blue Night
15) BGH, Urt. v. 10. April 2008 - I ZR 167/05 - LOTTOCARD; m.V.a. BGH, Urt. v. 17.5.2001 - I ZR 187/98, GRUR 2002, 59, 61 = WRP 2001, 1211 - ISCO; Urt. v. 10.10.2002 - I ZR 235/00, GRUR 2003, 428, 430 = WRP 2003, 647 - BIG BERTHA
markenrecht/rechtserhaltende_benutzung.txt · Zuletzt geändert: 2017/10/10 08:50 von mfreund