Der Verfall einer Marke wegen Nichtbenutzung nach § 49 (1) MarkenG kann im Löschungsverfahren geltend gemacht werden.

§ 49 (1) S. 2 MarkenG → Rechtserhaltende Benutzungsaufnahme
§ 49 (1) S. 3 und S. 4 MarkenG → Unlautere Benutzungsaufnahme

§ 49 (2) Nr. 1 MarkenG → Verfall wegen Umwandlung zur gebräuchlichen Bezeichnung
§ 49 (2) Nr. 2 MarkenG → Verfall wegen täuschender Benutzung
§ 49 (2) Nr. 3 MarkenG → Verfall wegen Wegfalls des Inhabers

§ 26 MarkenG → rechtserhaltende Benutzung
§ 22 MarkenG → Zwischenrechte

Nach der Vorschrift des § 49 Abs. 1 Satz 1 MarkenG tritt Löschungsreife wegen Verfalls ein, wenn die Marke nach dem Tag der Eintragung innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren [→ Benutzungsschonfrist] nicht gemäß § 26 MarkenG benutzt worden ist [→ rechtserhaltende Benutzung].

Die Marke ist wegen Verfall zu löschen, wenn die Voraussetzungen der Nichtbenutzung entweder

• zum Zeitpunkt der Antragsstellung bzw. Klageerhebung vorliegen (erster Benutzungszeitraum),
• oder zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Antrag bzw. die Klage (zweiter Benutzungszeitraum).¹⁾

Allerdings ist die Markeneintragung im Löschungsverfahren wegen Verfalls nach §§ 49, 55 MarkenG nicht auf die Waren oder Dienstleistungen zu beschränken, für die die Marke tatsächlich benutzt worden ist. Die gebotene wirtschaftliche Betrachtungsweise und das berechtigte Interesse des Zeicheninhabers, in seiner geschäftlichen Bewegungsfreiheit nicht über Gebühr eingeengt zu werden, rechtfertigen es vielmehr, darüber hinaus auch die Waren im Warenverzeichnis zu belassen, die nach der Verkehrsauffassung gemeinhin zum gleichen Warenbereich gehören. Dadurch wird ein sachgerechter Ausgleich erzielt zwischen dem Interesse des Markeninhabers,in seiner geschäftlichen Bewegungsfreiheit nicht über Gebühr eingeengt zu werden, und dem Interesse an der Freihaltung des Registers von Marken, die für einen Teil der Waren und Dienstleistungen nicht benutzt werden.²⁾

Zum gleichen Warenbereich in diesem Sinne gehören gemeinhin Waren, die in ihren Eigenschaften und ihrer Zweckbestimmung weitgehend übereinstimmen.³⁾

Jüngere Marken, die zu einem Zeitpunkt angemeldet wurden, zu dem die Voraussetzungen der Nichtbenutzung einer älteren Marke vorlagen (ein Löschungsantrag zu diesem Zeitpunkt demnach erfolg gehabt hätte), erstarken zum Zwischenrecht und genießen ein Koexistenzrecht neben der älteren Marke.

§ 22 MarkenG → Zwischenrechte

Da ihm ein subtantiiertes Vortragen zur mangelnden rechtserhaltenden Benutzung nicht zugemutet werden kann, muß der Markeninhaber zur rechtserhaltenden Benutzung vortragen, d.h. wann, in welcher Form und in welchem Umfang er benutzt hat. Die objektive Feststellungslast verbleibt jedoch beim Löschungskläger. Vgl. hierzu OLG Köln GRUR 87, 530 – Charles of the Ritz und Ingerl/Rohnke § 55 Rdn. 10)).

Die Löschungs(wider)klage wegen Verfall ist aber wegen der grundsätzlich anderen Beweislastverteilung mit größerem Risiko verbunden als die Einrede im Verletzungsverfahren, bei der der Kläger die Beweislast hat.

§§ 48 - 55 MarkenG → Verzicht, Verfall und Nichtigkeit, Löschungsverfahren
§§ 32 - 96 MarkenG (Teil 3) → Verfahren in Markenangelegenheiten
MarkenG → Markengesetz
Markenrecht

• Rechtserhaltende Benutzung
• Nichtbenutzungseinrede
• Zwischenrechte
• Markenlöschung