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patentrecht:unzulaessige_erweiterung_des_gegenstands_der_anmeldung

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Unzulässige Erweiterung des Gegenstands der Anmeldung

§ 38 S. 2 PatG

Aus Änderungen, die den Gegenstand der Anmeldung erweitern, können Rechte nicht hergeleitet werden.

§ 38 S. 1 PatG → Änderungen der Anmeldung
§ 21 (1) Nr. 4 PatG → Widerruf wegen unzulässiger Erweiterung

§ 21 (1) 2. Alt PatG → Unzulässige Erweiterung des Schutzbereichs

Offenbarungsgehalt der Patentanmeldung
Aufnahme einzelner Merkmale aus den Ausführungsbeispielen in die Patentansprüche
Nichtigkeitsgrund der unzulässigen Erweiterung
Disclaimer
Verallgemeinerungen ursprungsoffenbarter Ausführungsbeispiele

Der Gegenstand eines erteilten Patentanspruchs darf nicht über das hinausgehen, was den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen als zur angemeldeten Erfindung gehörend zu entnehmen ist. Dieser prüfende Vergleich bezieht sich nicht nur auf die in der Anmeldung formulierten Patentansprüche; entscheidend ist vielmehr, was der Fachmann des betreffenden Gebiets der Technik der Gesamtheit der ursprünglichen Unterlagen als zur Erfindung gehö- rend entnehmen kann.1)

Für die Beurteilung, ob der erteilte Patentanspruch über die ursprünglichen Anmeldungsunterlagen hinausgeht, gelten nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs und der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts die Grundsätze der Neuheitsprüfung. Danach ist erforderlich, dass der Fachmann die im Anspruch bezeichnete technische Lehre den Ursprungsunterlagen unmittelbar und eindeutig als mögliche Ausführungsform der Erfindung entnehmen kann.2)

Offenbarungsgehalt der Patentanmeldung

Änderungen der Patentansprüche dürfen weder zu einer Erweiterung des Gegenstands der Anmeldung noch dazu führen, dass an die Stelle der angemeldeten Erfindung eine andere gesetzt wird [→ aliud].3)

Der Gegenstand der Anmeldung kann im Erteilungsverfahren bei der Formulierung des Anspruchs anders gefasst werden [§ 38 PatG→ Änderungen der Anmeldung]. Eine solche Änderung darf aber nicht zu einer Erweiterung des Gegenstandes der Anmeldung führen.4)

Zur Feststellung einer unzulässigen Erweiterung ist der Gegenstand des erteilten Patents mit dem Inhalt der ursprünglichen Unterlagen [→ Ursprüngliche Offenbarung] zu vergleichen.5)

Der Patentanspruch darf nicht auf einen Gegenstand gerichtet werden, den die ursprüngliche Offenbarung aus Sicht des Fachmanns nicht zur Erfindung gehörend erkennen ließ.6)

Der Prüfung einer unzulässigen Erweiterung muss eine Auslegung des hierauf zu überprüfenden Patentanspruchs [→ Auslegung der Patentansprüche] vorausgehen, bei der dessen Sinngehalt und insbesondere der Beitrag, den ein streitiges Merkmal zum Leistungsergebnis der Erfindung liefert, zu bestimmen sind.7)

Von der Bestimmung des Erfindungsgegenstands kann nicht mit der Begründung abgesehen werden, ein Merkmal sei unbestimmt und (deshalb) zur Abgrenzung vom Stand der Technik ungeeignet.8)

Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs sind bei der Ausschöpfung des Offenbarungsgehalts allerdings auch Verallgemeinerungen ursprungsoffenbarter Ausführungsbeispiele zulässig. Dies gilt insbesondere dann, wenn von mehreren Merkmalen eines Ausführungsbeispiels, die zusammengenommen, aber auch für sich betrachtet dem erfindungsgemäßen Erfolg förderlich sind, nur eines oder nur einzelne in den Anspruch aufgenommen worden sind.9)Verallgemeinerungen ursprungsoffenbarter Ausführungsbeispiele

Selbst der Umstand, dass alle in einer Anmeldung geschilderten Ausführungsbeispiele ein bestimmtes Merkmal aufweisen, steht der Beanspruchung von Schutz für Ausführungsformen ohne dieses Merkmal nicht entgegen, wenn sich dem Inhalt der Anmeldung kein konkreter Bezug zwischen dem betreffenden Merkmal und den im Anspruch vorgesehenen Mitteln zur Lösung eines geschilderten technischen Problems entnehmen lässt.10)

siehe auch

§§ 34 bis 43 PatG → Anmeldeverfahren
§§ 34 bis 64 PatG → Verfahren vor dem Patentamt
PatG → Patentgesetz
Offenbarungsgehalt § 21 (1) Nr. 4 PatG → Widerruf wegen unzulässiger Erweiterung

1) st. Rspr., vgl. z.B. BGH, Urteil vom 17. Juli 2012 - X ZR 117/11, BGHZ 194, 107 Rn. 45 mwN - Polymerschaum I
2) BGH, Urt. vom 19. Juli 2016 - X ZR 36/14 ; m.V.a. BGH, Urteil vom 16. Dezember 2008 - X ZR 89/07, BGHZ 179, 168 Rn. 25 - Olanzapin; Urteil vom 8. Juli 2010 - Xa ZR 124/07, GRUR 2010, 910 - fälschungssicheres Dokument; Urteil vom 9. Juni 2015 - X ZR 51/13, GRUR 2015, 976 Rn. 45 - Einspritzventil; EPA (GrBK) Amtsbl. 2001, 413 = GRUR Int. 2002, 80; EPA GRUR Int. 2008, 511 - Traction sheave elevator/KONE
3) BGH, Urteil vom 16. Oktober 2007 - X ZR 226/02 - Sammelhefter II; BGHZ 66, 17, 29 - Alkylendiamine I; BGHZ 110, 123, 125 - Spleißkammer
4) BGH, Urteil vom 22. Dezember 2009 - X ZR 27/06 - Hubgliedertor I; m.V.a. BGHZ 110, 123, 125 f. - Spleißkammer
5) BGH, Urt. v. 13. Dezember 2011 - X ZR 135/08
6) BGH, Urteil vom 22. Dezember 2009 - X ZR 27/06 - Hubgliedertor I; m.V.a. BGH Urt. v. 5.7.2005 - X ZR 30/02, GRUR 2005, 1023, 1024 - Einkaufswagen II
7) BGH, Urteil vom 9. Juni 2015 - X ZR 101/13 - Polymerschaum II
8) BGH, Urteil vom 9. Juni 2015 - X ZR 101/13 - Polymerschaum II; im Anschluss an BGH, Urteil vom 31. März 2009 - X ZR 95/05, BGHZ 180, 215 - Straßenbaumaschine
9) BGH, Urteil v. 15. Februar 2018 - X ZR 35/16; m.V.a. BGH, Urteil vom 7. November 2017 - X ZR 63/15 Rn. 30, GRUR 2018, 175 - Digitales Buch
10) BGH, Urteil v. 15. Februar 2018 - X ZR 35/16; m.V.a. BGH, Urteil vom 7. November 2017 - X ZR 63/15 Rn. 30, GRUR 2018, 175 - Digitales Buch, Rn. 35
patentrecht/unzulaessige_erweiterung_des_gegenstands_der_anmeldung.txt · Zuletzt geändert: 2018/07/02 09:15 von mfreund