§ 21 (1) Nr. 4 PatG → Widerruf wegen unzulässiger Erweiterung
§ 38 Satz 2 PatG → Unzulässige Erweiterung des Gegenstands der Anmeldung

→ Aufnahme einzelner Merkmale aus den Ausführungsbeispielen in die Patentansprüche
→ Aliud

Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs gehört zum Offenbarungsgehalt einer Patentanmeldung nur das, was den ursprünglich eingereichten Unterlagen unmittelbar und eindeutig als zu der zum Patent angemeldeten Erfindung gehörend zu entnehmen ist, nicht hingegen eine weitergehende Erkenntnis, zu der der Fachmann auf Grund seines allgemeinen Fachwissens oder durch Abwandlung der offenbarten Lehre gelangen kann.¹⁾

Die bloße Annahme, dass der Fachmann bestimmte Ausgestaltungen in einer Entgegenhaltung mitliest, bedeutet keine unmittelbare und eindeutige Offenbarung; eine derartige ex post vorgenommene Betrachtung ist nach anerkannten Beurteilungsgrundsätzen unzulässig.²⁾

Der danach maßgebliche Inhalt der Anmeldung ist anhand der Gesamtheit der ursprünglich eingereichten Unterlagen zu ermitteln. Er ist nicht auf den Gegenstand der in der Anmeldung formulierten Patentansprüche beschränkt. Entscheidend ist vielmehr, was der mit durchschnittlichen Kenntnissen und Fähigkeiten ausgestattete Fachmann des betreffenden Gebiets der Technik den ursprünglichen Unterlagen als zur Erfindung gehörend entnehmen kann.³⁾

Bei der Prüfung, ob der erteilte Anspruch in den Anmeldungsunterlagen unmittelbar und eindeutig offenbart ist, ist zu berücksichtigen, dass die Feststellung, ob in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen aus fachmännischer Sicht abschließend lediglich ein ganz konkretes Ausführungsbeispiel offenbart ist oder ob sich darin eine Erfindung in abstrahierter Form zeigt, Ergebnis einer wertenden Betrachtung ist. Dabei ist auch zugrunde zu legen, dass der Anmelder den Offenbarungsgehalt seiner Anmeldung dabei unverkürzt erfasst sehen und er möglichst breiten Schutz erlangen und die Erfindung deshalb in möglichst allgemeiner Weise vorstellen und nicht auf aufgezeigte Anwendungsbeispiele beschränken möchte.⁴⁾

Das Erfordernis einer unmittelbaren und eindeutigen Offenbarung muss dabei in einer Weise angewendet werden, die berücksichtigt, dass die Ermittlung dessen, was dem Fachmann als Erfindung und was als Ausführungsbeispiel der Erfindung offenbart wird, wertenden Charakter hat, und eine unangemessene Beschränkung des Anmelders bei der Ausschöpfung des Offenbarungsgehalts der Voranmeldung vermeidet. Insoweit ist zugrunde zu legen, dass das Interesse des Anmelders regelmäßig erkennbar darauf gerichtet ist, möglichst breiten Schutz zu erlangen, also die Erfindung in möglichst allgemeiner Weise vorzustellen und nicht auf aufgezeigte Anwendungsbeispiele zu beschränken. Soweit in der Anmeldung bereits Ansprüche formuliert sind, haben diese vorläufigen Charakter. Erst im Verlauf des sich anschließenden Prüfungsverfahrens ist herauszuarbeiten, was unter Berücksichtigung des Standes der Technik schutzfähig ist und für welche Ansprüche der Anmelder Schutz begehrt. Erst mit der Erteilung des Patents mit bestimmten Ansprüchen erfolgt eine endgültige Festlegung des Schutzgegenstands.⁵⁾

Dieser Gesichtspunkt liegt der Rechtsprechung des Senats zugrunde, wonach bei der Ausschöpfung des Offenbarungsgehalts auch Verallgemeinerungen ursprungsoffenbarter Ausführungsbeispiele zugelassen werden. Danach ist ein „breit“ formulierter Anspruch unter dem Gesichtspunkt der unzulässigen Erweiterung jedenfalls dann unbedenklich, wenn sich ein in der Anmeldung beschriebenes Ausführungsbeispiel der Erfindung für den Fachmann als Ausgestaltung der im Anspruch umschriebenen allgemeineren technischen Lehre darstellt und diese Lehre in der beanspruchten Allgemeinheit für ihn bereits der Anmeldung - sei es in Gestalt eines in der Anmeldung formulierten Anspruchs, sei es nach dem Gesamtzusammenhang der Unterlagen - als zu der angemeldeten Erfindung gehörend entnehmbar ist⁶⁾. Solche Verallgemeinerungen sind vornehmlich dann zugelassen worden, wenn von mehreren Merkmalen eines Ausführungsbeispiels, die zusammengenommen, aber auch für sich betrachtet dem erfindungsgemäßen Erfolg förderlich sind, nur eines oder nur einzelne in den Anspruch aufgenommen worden sind.⁷⁾

Eine unzulässige Erweiterung liegt vor, wenn der Gegenstand des Patents sich für den Fachmann erst auf Grund eigener, von seinem Fachwissen getragener Überlegungen ergibt, nachdem er die ursprünglichen Unterlagen zur Kenntnis genommen hat.⁸⁾

Verallgemeinerungen sind in der Regel unbedenklich, wenn sich ein in der Anmeldung beschriebenes Ausführungsbeispiel der Erfindung für den Fachmann als Ausgestaltung der im Anspruch umschriebenen allgemeineren technischen Lehre darstellt und diese Lehre in der beanspruchten Allgemeinheit für ihn bereits der Anmeldung - sei es in Gestalt eines in der Anmeldung formulierten Anspruchs, sei es nach dem Gesamtzusammenhang der Unterlagen - als zu der angemeldeten Erfindung gehörend entnehmbar ist.⁹⁾

Patentansprüche, Beschreibung und Zeichnungen der Anmeldeunterlagen sind gleichwertige Offenbarungsmittel.¹⁰⁾

Zur Offenbarung eines Merkmals als zur Erfindung gehörend kann die Darstellung in einer Zeichnung genügen, auf die sich die Beschreibung oder die Patentansprüche der Anmeldeunterlagen beziehen. Maßgeblich ist, ob die merkmalsgemäße Ausgestaltung nach der Gesamtoffenbarung aus fachmännischer Sicht als mögliche Ausführungsform der zum Patent angemeldeten Erfindung erscheint.¹¹⁾

Eine Lehre zum technischen Handeln geht über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung hinaus, wenn die Gesamtheit der Anmeldungsunterlagen nicht erkennen läßt, daß sie als Gegenstand von dem mit der Anmeldung verfolgten Schutzbegehren umfaßt sein soll.¹²⁾ Entscheidend ist, ob die ursprüngliche Offenbarung aus der Sicht eines Fachmanns erkennen ließ, der von den ursprünglichen Unterlagen abweichende Lösungsvorschlag des Patents solle von vornherein vom Schutzbegehren umfasst werden¹³⁾, d.h. als zur Erfindung gehörend („gehörig“) offenbart sein¹⁴⁾.

Zur Beantwortung der Frage, ob der Gegenstand der Patentansprüche in der erteilten Fassung des Patents über den Inhalt der Anmeldung hinausgeht und deshalb der Nichtigkeitsgrund des § 21 I Nr. 4 bzw. Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatÜG i.V.m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. c EPÜ vorliegt, ist die durch die Patentansprüche definierte Lehre mit dem gesamten Offenbarungsgehalt der Patentanmeldung zu vergleichen. Entscheidend ist, ob die ursprüngliche Offenbarung in ihrer Gesamtheit das in den erteilten Patentansprüchen niedergelegte Schutzbegehren umfaßt. Den mit der Anmeldung ursprünglich formulierten Patentansprüchen kommt im Rahmen des Erteilungsverfahrens keine eine weitergehende Offenbarung in der Beschreibung einschränkende Bedeutung zu.¹⁵⁾

Eine unzulässige Erweiterung liegt vor, wenn der Gegenstand des Patents sich für den Fachmann erst aufgrund eigener, von seinem Fachwissen getragener Überlegungen ergab, nachdem er die ursprünglichen Unterlagen zur Kenntnis genommen hatte.¹⁶⁾

Eine Passage in der Beschreibung, die nicht Inhalt der ursprünglichen Unterlagen gewesen ist, kann nur dann den Nichtigkeitsgrund der unzulässigen Erweiterung begründen, wenn deren Berücksichtigung bei der Auslegung des Patentanspruchs des erteilten Patents zu einem veränderten Verständnis der darin verwendeten Begriffe oder des geschützten Gegenstands führt.¹⁷⁾

Dem Offenbarungsgehalt einer Patentschrift sind alle unmittelbar und eindeutig offenbarten Merkmale zu entnehmen; eine ausdrückliche Erwähnung jedes einzelnen Merkmalsteils ist nicht erforderlich.¹⁸⁾

Neue höchstrichterliche Bestätigung: Für die ursprüngliche Offenbarung eines beanspruchten Gegenstands ist erforderlich, dass die im Anspruch bezeichnete technische Lehre den Ursprungsunterlagen in ihrer Gesamtheit unmittelbar und eindeutig als mögliche Ausführungsform der Erfindung zu entnehmen ist.¹⁹⁾

Nach ständiger Rechtsprechung ist der Inhalt der Anmeldung anhand der Gesamtheit der ursprünglich eingereichten Unterlagen zu ermitteln; entscheidend ist, was der Fachmann diesen Unterlagen unmittelbar und eindeutig als zur Erfindung gehörend entnehmen kann. Der Senat bekräftigt zugleich die Zulässigkeit von Verallgemeinerungen, wenn die weggelassenen Merkmale nicht in untrennbarem Zusammenhang mit den verbleibenden stehen.²⁰⁾

Zur Feststellung, ob eine Änderung zu einer unzulässigen Erweiterung führt, ist maßgeblich, was die Fachperson der gesamten Anmeldung in der eingereichten Fassung unter Heranziehung ihres allgemeinen Fachwissens, aus objektiver Sicht und im Hinblick auf den Anmeldetag unmittelbar und eindeutig entnimmt; implizit offenbarter Gegenstand, das heißt Sachverhalte, die eine klare und eindeutige Folge des ausdrücklich Erwähnten sind, gehört zum Inhalt der Anmeldung.²¹⁾

Der bei der Prüfung unzulässiger Erweiterung maßgebliche Prüfungsmaßstab entspricht dem vom Europäischen Patentamt entwickelten Goldstandard zur Beurteilung von Änderungen nach Art. 123 (2) EPÜ und wird in gleicher Weise im Verfahren vor dem Einheitspatentgericht angewandt.²²⁾

Tatsächlich wird bei der Beurteilung, ob eine Änderung über den Inhalt der Anmeldung in der eingereichten Fassung hinausgeht, im System des Europäischen Patentübereinkommens und im Verfahren vor dem Einheitspatentgericht dasselbe Prinzip angewandt.²³⁾

Der Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung darf nicht als Reservoir angesehen werden, aus dem Merkmale, die zu verschiedenen Ausführungsformen gehören, entnommen und kombiniert werden, um ohne das Vorliegen eines Hinweises eine bestimmte Ausführungsform künstlich zu schaffen, bei der die Merkmale der getrennten Ausführungsformen miteinander kombiniert werden.²⁴⁾

Mehrfachauswahl auf verschiedenen Präferenzebenen; Beispiele der ursprünglich eingereichten Anmeldung sind kein Hinweis.²⁵⁾

Aus dem Umstand, dass in einem Patentanspruch eine Einzelheit oder ein Verfahrensschritt nicht genannt ist, kann nicht geschlossen werden, dass es für die Erfindung wesentlich ist, dass diese nicht vorhanden sind bzw. nicht durchgeführt werden. Vielmehr bleibt in einem solchen Fall offen, ob es weitere Bearbeitungsschritte gibt bzw. geben kann oder nicht. Anders dürfte dies für den Fall zu beurteilen sein, wenn das Fehlen ausdrücklich beansprucht ist oder sich zumindest durch Auslegung anhand der Beschreibung und der Zeichnungen ergibt, dass keine weiteren Teile vorhanden bzw. keine zusätzlichen Bearbeitungsschritte erforderlich sein dürfen. Hierbei ist es bei Mengenangaben, die sich nicht zahlenmäßig eindeutig bestimmen lassen, unbeachtlich, ob von punching of part at least of the pole portion of the rotor element (Teil von) oder von at least parts of the pole portions (Teile von) die Rede ist. Unabhängig davon, ob bei unbestimmten Teilmengen der Plural oder der Singular (Teile von oder ein Teil von) verwendet wird, verbindet die Fachperson damit jedenfalls keine Aussage über den tatsächlichen Anteil an der Gesamtmenge. Damit kann im patentrechtlichen Sinn weder eine unzulässige Änderung gegenüber den ursprünglichen Unterlagen noch eine Erweiterung des Schutzbereichs angenommen werden.²⁶⁾

§ 40 PatG → Prioritätsrecht
§ 38 Satz 2 PatG → Unzulässige Erweiterung des Gegenstands der Anmeldung
§ 34 (4) PatG → Offenbarung der Erfindung

→ Offenbarungsgehalt einer früheren Anmeldung
→ Offenbarungsgehalt einer Vorveröffentlichung