Eine Zwischenverallgemeinerung bezeichnet die Ableitung einer verallgemeinerten Anspruchsfassung aus einem konkret offenbarten Ausführungsbeispiel, die zwischen der speziellen Ausgestaltung und einer breit formulierten allgemeinen Lehre liegt. Sie ist zulässig, wenn die verallgemeinerte Lehre der Gesamtoffenbarung unmittelbar und eindeutig zu entnehmen ist; fehlt diese Stütze oder besteht ein untrennbarer technischer Zusammenhang zu weggelassenen Merkmalen, liegt eine unzulässige Erweiterung vor.

Zulässig ist eine Zwischenverallgemeinerung, wenn von mehreren Merkmalen eines Ausführungsbeispiels, die zusammengenommen, aber auch für sich dem erfindungsgemäßen Erfolg förderlich sind, nur eines oder einzelne in den Anspruch aufgenommen werden und die Ursprungsunterlagen keinen untrennbaren Zusammenhang der weggelassenen Merkmale mit den verbleibenden erkennen lassen.¹⁾

Die Übernahme von nur einzelnen Merkmalen aus einem Ausführungsbeispiel führt nicht ohne weiteres zu einer unzulässigen Erweiterung im Sinne einer Zwischenverallgemeinerung.²⁾

Ist ein Merkmal in einem bestimmten technischen Kontext in einem querverwiesenen Dokument offenbart, ist die Herauslösung dieses Merkmals nach demselben Maßstab wie bei Zwischenverallgemeinerungen nur gerechtfertigt, wenn ein klar erkennbarer funktioneller oder struktureller Zusammenhang zu den übrigen Merkmalen fehlt; dieser Maßstab gilt gleichermaßen für Merkmale, die aus einem querverwiesenen Dokument in eine Anmeldung übernommen werden sollen.³⁾

Für die Beurteilung einer Zwischenverallgemeinerung in einem geänderten Anspruch im Hinblick auf die Einhaltung von Artikel 123 (2) EPÜ ist festzustellen, ob der Gegenstand des Anspruchs aufgrund dieser Verallgemeinerung über das hinausgeht, was die Fachperson unter Heranziehung ihres allgemeinen Fachwissens der ursprünglich eingereichten Anmeldung ausdrücklich oder implizit, unmittelbar und eindeutig offenbart war; dies ist der Gold-Standard für die Beurteilung jeder Änderung im Hinblick auf ihre Vereinbarkeit mit Artikel 123 (2) EPÜ.⁴⁾

Umfasst ein geänderter Anspruch nur einige Merkmale einer ursprünglich offenbarten Merkmalskombination und würden die im Anspruch ausgelassenen Merkmale von der Fachperson als untrennbar mit den beanspruchten Merkmalen verknüpft verstanden, so enthält der Anspruch Gegenstand, der über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Anmeldung hinausgeht; dies ist insbesondere der Fall, wenn die Fachperson die ausgelassenen Merkmale als erforderlich für das Erreichen der mit den aufgenommenen Merkmalen verbundenen technischen Wirkung ansähe, weil der geänderte Anspruch dann die technische Lehre vermittelt, die Wirkung könne allein mit den beanspruchten Merkmalen erzielt werden, was über die ursprüngliche Offenbarung hinausgeht.⁵⁾

In Übereinstimmung mit der gefestigten Rechtsprechung zur Streichung von Bedeutungen aus mehreren Listen, die Variablen einer generischen Formel definieren, genügt es für die Vereinbarkeit einer Änderung mit Art. 76 (1) EPÜ und Art. 123 (2) EPÜ nicht, dass die verbleibende Anspruchsfassung weiterhin eine generisch definierte Gruppe von Verbindungen betrifft; vielmehr darf die Streichung nicht zu einer besonderen Kombination spezifischer Bedeutungen führen, die ursprünglich nicht offenbart war und damit eine andere Erfindung generiert, das heißt zu einer Kombination, die der ursprünglichen Anmeldung nicht zu entnehmen ist und deshalb potentiell geeignet wäre, einen technischen Beitrag zum ursprünglich offenbarten Gegenstand zu liefern, im Unterschied zu einer bloßen Beschränkung des begehrten Schutzes, die keine neue Unterklasse von Verbindungen definiert und deshalb nicht geeignet ist, einen solchen technischen Beitrag zu liefern.⁶⁾

Im Lichte des ausdrücklichen Hinweises darauf, dass die Rechtsprechung zu Herauslösungen von Verbindungen oder Unterklassen von Verbindungen und zu anderen Zwischenverallgemeinerungen, die in der ursprünglich eingereichten Anmeldung weder ausdrücklich erwähnt noch implizit offenbart sind, lediglich die Anwendung des Gold-Standards konkretisiert, sind Unterscheidungen zwischen einem verbleibenden generischen Verbindungskollektiv, das sich von der ursprünglichen Gruppe nur durch seine geringere Größe unterscheidet, und einem bislang nicht ausdrücklich erwähnten herausgegriffenen Untertyp sowie zwischen einer bloßen Beschränkung des begehrten Schutzes einerseits und der Generierung einer anderen Erfindung beziehungsweise eines potentiellen technischen Beitrags andererseits nicht als zusätzliche oder alternative Kriterien, sondern als aus dem Gold-Standard abgeleitete Hilfserwägungen zu verstehen, die das Ergebnis der Prüfung nach Art. 76 (1) EPÜ und Art. 123 (2) EPÜ bestätigen können.⁷⁾

Die bloße Bezugnahme auf ein Ausführungsbeispiel der ursprünglichen Offenbarung und die Feststellung, dass eine unzulässige Zwischenverallgemeinerung dieses Ausführungsbeispiels eingeführt worden sei, stellt keinen substantiierten Einwand der unzulässigen Erweiterung dar; ein Einwand gegen eine Zwischenverallgemeinerung in einem Anspruch erfordert die Benennung der Merkmale, die unzulässigerweise aus dem Anspruch weggelassen wurden, und die Erläuterung, weshalb dieses Weglassen zu einer unzulässigen Erweiterung führt, wobei darzulegen ist, dass die ausgelassenen Merkmale nach der ursprünglichen Offenbarung untrennbar mit (einigen der) beanspruchten Merkmalen verknüpft sind, damit der Einwand identifiziert und die ihm zugrunde liegende Begründung nachvollzogen werden kann.⁸⁾

→ Verallgemeinerungen ursprungsoffenbarter Ausführungsbeispiele