Artikel 123 (2) → Unzulässige Änderung der europäischen Patentanmeldung
Artikel 123 (3) → Unzulässige Erweiterung des Schutzbereichs des europäischen Patents

Regel 137 → Änderung der europäischen Patentanmeldung
Regel 161 → Änderungen der internationalen Anmeldung
Regel 139 → Berichtigung von Mängeln in den beim Europäischen Patentamt eingereichten Unterlagen

§ 6 (1) IntPatÜG → Nichtigkeit des europäischen Patents

→ Disclaimer

Jede Änderung an den die Offenbarung betreffenden Teilen einer europäischen Patentanmeldung oder eines europäischen Patents (der Beschreibung, der Patentansprüche und der Zeichnungen) unterliegt dem in Artikel 123 (2) EPÜ statuierten zwingenden Erweiterungsverbot und darf daher unabhängig vom Kontext der vorgenommenen Änderung nur im Rahmen dessen erfolgen, was der Fachmann der Gesamtheit dieser Unterlagen in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens – objektiv und bezogen auf den Anmeldetag – unmittelbar und eindeutig entnehmen kann.¹⁾

Wenn ein technischer Effekt als Zweck in einem Verwendungsanspruch beansprucht wird, ist dieser Effekt nach den in den Entscheidungen G 2/88 und G 6/88 entwickelten Grundsätzen als verwirklicht zu unterstellen; die bloße Tatsache, dass ein bestimmtes technisches Problem im Stand der Technik in bestimmter Weise beschrieben und von der Anmeldung thematisiert wird, stellt für sich genommen noch keine unmittelbare und eindeutige Offenbarung dafür dar, dass der beanspruchte Verwendungsanspruch dieses Problem über genau denselben Umfang löst.²⁾

Bei der Beurteilung der Vereinbarkeit einer europäischen Patentanmeldung mit Artikel 123(2) EPÜ ist festzustellen, ob die Anmeldung in der Weise geändert worden ist, dass sie einen Gegenstand enthält, der über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht. Entsprechen die mit dem Eintritt in die europäische Phase eingereichten Ansprüche nicht den Ansprüchen der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung, so bilden diese mit dem Eintritt in die europäische Phase eingereichten Ansprüche keine Grundlage für die Beurteilung der Vereinbarkeit von Änderungen mit Artikel 123(2) EPÜ.³⁾

Bundespatentgericht und Bundesgerichtshof wenden bei der Entscheidung über die Nichtigerklärung eines europäischen Patents, das mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilt worden ist, nicht Art. 123 Abs. 2 und 3 EPÜ an, sondern entscheiden auf der Grundlage von Art. II § 6 IntPatÜbkG. Mit der Schaffung dieser Norm hat der nationale Gesetzgeber von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, die Gründe für die Nichtigerklärung eines europäischen Patents für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland nach Maßgabe von Art. 138 EPÜ aufzuführen. Nach Art. 138 EPÜ kann ein europäisches Patent - vorbehaltlich des Art. 139 EPÜ - nur aus den dort abschließend aufgeführten Gründen für nichtig erklärt werden. Die Norm steht damit zwar einer Entscheidung des nationalen Gerichts entgegen, durch die ein europäisches Patent auch dann für nichtig erklärt wird, wenn keiner der in Art. 138 EPÜ aufgeführten Gründe vorliegt. Sie eröffnet aber die Möglichkeit, dass das nationale Gericht auch bei Vorliegen eines solchen Grundes von der Nichtigerklärung des Patents absieht, ohne sich damit in Widerspruch zu Art. 123 EPÜ zu setzen, wie er von der Großen Beschwerdekammer verstanden wird.⁴⁾

Ein europäisches Patent mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland ist für nichtig zu erklären, wenn sein Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht. Der maßgebliche Inhalt ist anhand der Gesamtheit der ursprünglich eingereichten Unterlagen zu ermitteln. Er ist nicht auf den Gegenstand der in der Anmeldung formulierten Patentansprüche beschränkt. Entscheidend ist vielmehr, was der Gesamtheit der ursprünglichen Unterlagen als zur angemeldeten Erfindung gehörend zu entnehmen ist (st. Rspr.: BGH, GRUR 2010, 513 Tz. 29 - Hubgliedertor II). Innerhalb dieses Rahmens können die Patentansprüche bis zur Erteilung weiter gefasst werden als in der Anmeldung. Die Änderung darf aber nicht dazu führen, dass der Gegenstand des Patents über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Unterlagen hinaus verallgemeinert oder zu einem Aliud abgewandelt wird.⁵⁾)

Es liegt eine unzulässige Erweiterung vor, wenn der erteilte Anspruch Gegenstände umfasst, die über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Anmeldung hinausgehen. Um festzustellen, ob es eine unzulässige Erweiterung gibt, muss das Gericht daher zunächst ermitteln, was der Fachmann, unter Zuhilfenahme seines allgemeinen Fachwissens, objektiv und auf den Anmeldetag bezogen, der gesamten Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung unmittelbar und eindeutig entnehmen würde; dabei gilt, dass auch implizit Offenbartes, d. h. Sachverhalte, die eine klare und eindeutige Konsequenz des ausdrücklich Erwähnten sind, als Teil ihres Inhalts angesehen werden.⁶⁾

Die Beurteilung der unzulässigen Erweiterung kann sich nicht allein auf die Teile der ursprünglichen Anmeldung beschränken, die der Patentinhaber als Grundlage für einen geänderten Anspruch während des Prüfungsverfahrens beim EPA angegeben hat, da ein korrektes Verständnis dieser Abschnitte auch eine Bewertung ihres Inhalts im Kontext der Offenbarung der Anmeldung als Ganzes erfordert. Es ist nicht erforderlich, dass ein Anspruch exakt dieselbe Formulierung wie in der ursprünglichen Anmeldung verwendet, solange der Fachmann die Kombination der Merkmale aus der gesamten Anmeldung ableiten würde.⁷⁾

Das Weglassen eines Merkmals aus einem offenbarten Ausführungsbeispiel kann zulässig sein, wenn dieses Merkmal nicht zum technischen Lehrgehalt der Erfindung in der ursprünglichen Anmeldung beiträgt und daher für das Erreichen des angestrebten Zwecks und der Wirkung der Erfindung nicht erforderlich ist.⁸⁾

Besteht zwischen den Merkmalen mehrerer Ausführungsformen kein untrennbarer Zusammenhang, so stellt das Nichtaufnehmen eines Merkmals in einen geänderten Anspruch keine unzulässige Zwischenverallgemeinerung dar.⁹⁾

Wenn das Weglassen eines Merkmals in der Anspruchssprache (in geänderter Fassung) keine neuen Informationen an den Fachmann im Vergleich zur ursprünglich eingereichten Anmeldung vermittelt, so stellt dieses Weglassen keine unzulässige Erweiterung dar.¹⁰⁾

Der Inhalt einer Anmeldung darf nicht als Reservoir betrachtet werden, aus dem Merkmale aus separaten Ausführungsbeispielen kombiniert werden können, um künstlich eine spezielle Ausführungsform zu schaffen, die so nicht in der Anmeldung offenbart wurde.¹¹⁾

Das Beanspruchen einer Kombination scheinbar einzeln offenbarter Merkmale, ohne dass die Anmeldung dem Fachmann eine Anleitung hierzu bietet, läuft darauf hinaus, künstlich eine Ausführungsform zu schaffen, die eine unzulässige Erweiterung darstellt.¹²⁾

Ein Beispiel ist eine Ausführungsform, die nicht mit der allgemeinen Beschreibung kombiniert werden darf, um eine neue, ursprünglich nicht offenbarte Merkmalskombination zu schaffen.¹³⁾

(Urteil, S. 38; vgl. G2/10)

Grundsätzlich darf ein Anspruch so weit verallgemeinert werden, wie es die Offenbarung der Erfindung und der Stand der Technik zulässt. Dabei ist eine Verallgemeinerung eines konkret beschriebenen Beispiels möglich, wenn dies nicht dazu führt, dass der Fachmann dadurch Angaben erhält, die aus dem Offenbarungsgehalt der Anmeldung in der ursprünglichen Fassung unter Berücksichtigung des Fachwissens nicht eindeutig hervorgehen.¹⁴⁾

Eine allgemeine Offenbarung in der Beschreibung kann in der Regel mit beanspruchten Ausführungsformen kombiniert werden, ohne dass dadurch ein Gegenstand entsteht, der über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht.¹⁵⁾

Der Fachmann entnimmt dem ursprünglichen Anspruch, dass „consisting essentially of“ in diesem Zusammenhang auf die aufgeführten Bestandteile und gegebenenfalls weitere Bestandteile beschränkt ist, die die wesentlichen Eigenschaften der Legierung nicht wesentlich beeinflussen. Daher ist die Änderung von „consisting essentially of“ zu „consisting of“ aus der ursprünglich eingereichten Anmeldung unmittelbar und eindeutig ableitbar.¹⁶⁾

Das Ersetzen oder Streichen eines Merkmals aus einem Anspruch verstößt nicht gegen Artikel 123 (2) EPÜ, sofern der Fachmann unmittelbar und eindeutig erkennen würde, daß 1. das Merkmal in der Offenbarung nicht als wesentlich hingestellt worden ist, 2. es als solches für die Funktion der Erfindung unter Berücksichtigung der technischen Aufgabe, die sie lösen soll, nicht unerläßlich ist und 3. das Ersetzen oder Streichen keine wesentliche Angleichung anderer Merkmale erfordert.¹⁷⁾

Nach Abschnitt H‑V, 3.1 der Richtlinien für die Prüfung im EPA sind die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ nur erfüllt, wenn der Ersatz oder das Weglassen eines Merkmals innerhalb dessen liegt, was der Fachmann der Gesamtheit der ursprünglich eingereichten Anmeldeunterlagen unter Heranziehung seines allgemeinen Fachwissens unmittelbar und eindeutig entnimmt; scheitert eine solche Änderung an einem der folgenden Kriterien, verstößt sie zwangsläufig gegen Artikel 123 (2) EPÜ: (i) das ersetzte oder gestrichene Merkmal ist in der ursprünglichen Offenbarung als wesentlich erläutert, (ii) der Fachmann würde nicht unmittelbar und eindeutig erkennen, dass das Merkmal für die Funktion der Erfindung im Lichte des technischen Problems, das die Erfindung lösen soll, nicht als solches unentbehrlich ist, und (iii) der Fachmann würde nicht erkennen, dass der Ersatz oder das Weglassen keine Änderung anderer Merkmale zur Kompensation erfordert; selbst wenn diese Kriterien erfüllt sind, ist zusätzlich zu prüfen, ob die Änderung den Goldstandard nach G 3/89 und G 11/91 einhält, und bei der Streichung mehrerer Merkmale muss der verbleibende Anspruchsgegenstand der Anmeldung als eigenständige, funktionsfähige Erfindung unmittelbar und eindeutig entnehmbar sein.¹⁸⁾

Die Streichung von Alternativen aus einer in der ursprünglich eingereichten Anmeldung offenbarten einzigen Liste von Möglichkeiten stellt eine Streichung in einer einzigen Liste dar, die für sich genommen nicht gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstößt.¹⁹⁾

Die bloße Tatsache, dass Merkmale in der Anmeldung in der eingereichten Fassung in Form von Listen mehr oder weniger konvergierender Alternativen beschrieben sind, verschafft dem Patentinhaber keine carte blanche, Merkmale, die aus einer ersten Liste ausgewählt wurden, frei mit Merkmalen zu kombinieren, die aus einer zweiten in der Anmeldung in der eingereichten Fassung offenbarten Liste ausgewählt wurden; jede derartige Änderung ist nur dann nach Artikel 123 (2) EPÜ zulässig, wenn sie dem in G 2/10 definierten Goldstandard entspricht.²⁰⁾

Bei Änderungen, die auf mehreren Auswahlen aus Listen konvergierender Alternativen beruhen, ist ein Anspruch nur dann mit Artikel 123 (2) EPÜ vereinbar, wenn die Anmeldung in der eingereichten Fassung einen Hinweis auf die durch die Mehrfachauswahlen resultierende Merkmalskombination enthält; die Rechtsprechung zu Listen konvergierender Alternativen bildet hiervon keine Ausnahme.²¹⁾

Die Beurteilung, ob der Goldstandard eingehalten ist, ist in hohem Maße vom Einzelfall abhängig; sie erfordert, dass die Lehre der Anmeldung in der eingereichten Fassung in ihrer Gesamtheit berücksichtigt und künstliche semantische Konstruktionen vermieden werden, wobei unter anderem die Zahl der in der Anmeldung offenbarten Alternativen, die Länge, Konvergenz und etwaige Hervorhebung von Listen aufgezählter Merkmale sowie das Vorliegen von Beispielen, die auf eine bestimmte Merkmalskombination hindeuten, als Faktoren eine Rolle spielen können, etwa wenn sich die in einer Reihe von Beispielen verwendeten Werte in bestimmten Bereichen ballen.²²⁾

Bei der Auslegung eines Anspruchs, in dem mehrere Alternativen in Listenform mit dem Verknüpfungswort oder verbunden sind, ist davon auszugehen, dass dieses Verknüpfungswort sämtliche Listenelemente miteinander verknüpft; wird das Verknüpfungswort an einer grammatikalisch fehlerhaften Stelle platziert und führt dies lediglich zu einem offensichtlichen Sprachfehler, betrifft dies die Klarheit des Anspruchs, nicht aber die Frage einer unzulässigen Erweiterung nach Artikel 123 (2) EPÜ oder eines Einspruchsgrunds nach Artikel 100 c) EPÜ.²³⁾

Wird ein in der Anmeldung ursprünglich offenbarter Zählwert, der eine Anzahl von Ereignissen erfasst, im geänderten Anspruch dadurch beschrieben, dass der Wert in einem Speicher nach jedem Ereignis aktualisiert oder gespeichert wird, ist dies einer Inkrementierung dieses Werts gleichzustellen und stellt für sich genommen keine unzulässige Erweiterung dar, auch wenn ein ausdrücklicher Inkrementierungsschritt gegenüber einem zuvor gespeicherten Wert im Anspruchswortlaut nicht erwähnt ist, sofern der geänderte Wortlaut dem Fachmann keine neue technische Information vermittelt.²⁴⁾

Artikel 113-126 EPÜ → Allgemeine Vorschriften für das Verfahren

Teil 7 EPÜ → Gemeinsame Vorschriften
EPÜ → Übereinkommen über die Erteilung europäischer Patente
→ Disclaimer