Regel 139 des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ) beschreibt die Berichtigung von Mängeln in den beim Europäischen Patentamt eingereichten Unterlagen.

Für die Berichtigung einer Beschreibung, eines Patentanspruchs oder einer Zeichnung nach Regel 139 EPÜ wird ein zweistufiger Prüfungsmaßstab angewendet: Zum einen muss für die Fachperson unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens objektiv erkennbar sein, dass ein Fehler in den eingereichten Unterlagen vorliegt; zum anderen muss die vorgeschlagene Berichtigung derart offensichtlich sein, dass unmittelbar einleuchtet, dass nichts anderes beabsichtigt gewesen sein kann als das, was als Berichtigung vorgeschlagen wird.¹⁾

Ein Hilfsantrag, der Ansprüche enthält, fällt unter Satz 2 der Regel 139 EPÜ und unterliegt damit den strengen Voraussetzungen an die Offensichtlichkeit der Berichtigung.²⁾

Regel 139 EPÜ findet allgemein Anwendung.³⁾

Nach einer einschränkenden Auffassung ist Regel 139 EPÜ jedoch nur anwendbar, wenn zum Zeitpunkt des Eingangs des Berichtigungsantrags ein anderes Verfahren vor dem Europäischen Patentamt zu einem anderen Zweck anhängig ist; geht ein Berichtigungsantrag ein, wenn kein solches Verfahren mehr anhängig ist, ist der Antrag unzulässig.⁴⁾

Die ausschließliche Stellung von Regel 139 EPÜ in den Ausführungsbestimmungen begründet die Vermutung, dass es sich um eine akzessorische Vorschrift handelt, die nur während der Anhängigkeit eines anderen Verfahrens vor dem Europäischen Patentamt Anwendung findet und keine originäre Zuständigkeit zur Vornahme von Berichtigungen nach Abschluss des Verfahrens verleiht; mit dem Ende der Anhängigkeit endet danach sowohl die Anwendbarkeit von Regel 139 EPÜ als auch die Zuständigkeit der Beschwerdekammern.⁵⁾

Aus systematischer und teleologischer Sicht stehen die in den Artikeln 112a und 122 EPÜ sowie den Regeln 104 bis 110 und 136 EPÜ geregelten außerordentlichen Rechtsbehelfe mit klaren Fristen, Gebührenpflichten und eng umschriebenen Voraussetzungen zur Wiederaufhebung abgeschlossener Verfahren als Ausdruck des Grundsatzes der Rechtssicherheit über der allgemeinen Berichtigungsregel des Regel 139 EPÜ, die diesen Grundsatz nicht durch eine unbeschränkte Korrekturmöglichkeit verdrängen kann.⁶⁾

Die in der Rechtsprechung entwickelten, vielfach auf den Schutz der Erwartungen Dritter gestützten Kriterienkataloge zur Berichtigung von Rücknahmeerklärungen – etwa zum Zeitpunkt und zur Art der Bekanntmachung der Rücknahme und zum tatsächlichen oder potentiellen Bekanntwerden bei Dritten – werden als unzureichend angesehen, um die Rechtssicherheit verlässlich zu gewährleisten; Ausnahmen vom Grundsatz der Bestandskraft müssen vielmehr in den Artikeln des EPÜ selbst präzise geregelt sein, gegebenenfalls mit Fristen und Gebührenpflicht.⁷⁾

Eine weitergehende Anwendung von Regel 139 EPÜ nur auf schriftlich, nicht aber auf mündlich erklärte Rücknahmen von Rechtsbehelfen wäre widersprüchlich, weil die Zurücknahme eines Rechtsbehelfs unabhängig von der Form der Erklärung das Verfahren sofort beendet und die Interessen sämtlicher Beteiligter gleichermaßen berührt.⁸⁾

Die in G 1/12 enthaltene Aussage zur Anwendbarkeit von Regel 139 EPÜ auf alle beim Europäischen Patentamt eingereichten Schriftstücke bezieht sich auf Fälle eines anhängigen Verfahrens und von Fehlern der Ausdrucksweise oder Übermittlungsfehlern in Erklärungen und erfasst nicht ohne Weiteres die Berichtigung einer eindeutigen und vorbehaltlosen Rücknahmeerklärung in einem bereits abgeschlossenen Beschwerdeverfahren.⁹⁾

Nach dieser einschränkenden Auffassung ist der Erfolg eines Berichtigungsantrags, mit dem die frühere eindeutige und vorbehaltlose Rücknahme einer Beschwerde nach Abschluss des Beschwerdeverfahrens zurückgenommen werden soll, von vornherein ausgeschlossen; ein solcher Berichtigungsantrag ist unzulässig und kann das abgeschlossene Beschwerdeverfahren nicht wiederaufleben lassen.¹⁰⁾

Die Berichtigung muss der ursprünglichen Absicht entsprechen. Beispielsweise kann sich ein Anmelder, der eine bei der ursprünglichen Anmeldung nicht beabsichtigte Benennung hinzufügen möchte, nicht auf Regel 139 EPÜ berufen.¹¹⁾

Die Möglichkeit der Berichtigung darf nicht dazu benutzt werden, einem Beteiligten, der seine Meinung geändert oder seine Pläne weiter ausgestaltet hat, die Durchsetzung seiner neuen Vorstellungen zu ermöglichen.¹²⁾

Zu berücksichtigen ist die wirkliche und nicht die mutmaßliche Absicht des Beteiligten.¹³⁾

Ist die ursprüngliche Absicht nicht sofort erkennbar, so trägt der Antragsteller die Beweislast, an die hohe Anforderungen gestellt werden müssen.¹⁴⁾

Der zu berichtigende Fehler kann eine unrichtige Angabe sein oder sich aus einer Auslassung ergeben.¹⁵⁾

Der Berichtigungsantrag muss unverzüglich gestellt werden.¹⁶⁾

Eine zulässige Berichtigung nach Regel 139 EPÜ ist rückwirkend.¹⁷⁾

Artikel 13 (2) VOBK 2020 steht der Berichtigung offensichtlicher Fehler nach Regel 139 EPÜ grundsätzlich nicht entgegen; eine solche Berichtigung ist jedoch nur zulässig, wenn sowohl das Vorliegen des Fehlers als auch die vorgesehene Korrektur für die Fachperson unmittelbar und eindeutig erkennbar sind und die Korrektur nichts anderes bewirkt, als die ohnehin aus den Unterlagen hervorgehende ursprüngliche Absicht klarzustellen, ohne den technischen Gegenstand zu verändern.¹⁸⁾

Aufgrund der rückwirkenden Wirkung einer nach Regel 139 EPÜ zulässigen Berichtigung sind berichtigte Anträge im Beschwerdeverfahren grundsätzlich so zu behandeln, als hätten sie von Anfang an vorgelegen; ihre Zulassung richtet sich daher im Beschwerdeverfahren im Regelfall nach Artikel 12 VOBK 2020 und nicht nach Artikel 13 VOBK 2020.¹⁹⁾

Das Unterlassen einer Verfahrenshandlung oder ein durch Fehlkommunikation zwischen Anmelder und Vertreter oder durch unzutreffende Erinnerung an Weisungen des Anmelders verursachter Irrtum stellt keinen berichtigungsfähigen Fehler im Sinne der Regel 139 EPÜ dar, sofern das beim Europäischen Patentamt eingereichte Schriftstück den Willen des Vertreters im Zeitpunkt der Einreichung wiedergibt; berichtigungsfähig sind nur Fehler in einem tatsächlich eingereichten Schriftstück, nicht Fehler im Vorfeld der Abgabe der Erklärung oder das Unterlassen einer Verfahrenshandlung.²⁰⁾

In Fällen vertretenen Beteiligten ist für die Anwendung von Regel 139 EPÜ grundsätzlich ein Fehler des handelnden Vertreters maßgeblich; der berichtigungsfähige Widerspruch besteht zwischen dem, was der Vertreter im Zeitpunkt der Einreichung beabsichtigte, beim Europäischen Patentamt einzureichen, und dem Inhalt des tatsächlich eingereichten Schriftstücks, nicht zwischen den Weisungen des Mandanten und deren Umsetzung, so dass Fehlkommunikation mit dem Mandanten oder eine unzutreffende Erinnerung an dessen Weisungen keine berichtigungsfähigen Fehler begründen.²¹⁾

Behauptet ein Beteiligter, er habe bei Einreichung eines Schriftstücks eine andere Erklärung abgeben wollen als aus dem Wortlaut hervorgeht, trifft ihn eine besonders hohe Beweislast dafür, dass im Zeitpunkt der Einreichung tatsächlich eine hiervon abweichende ursprüngliche Absicht bestand.²²⁾

Zum Schutz der Rechtssicherheit und der berechtigten Erwartungen Dritter setzt die Berichtigung einer Rücknahmeerklärung nach Regel 139 EPÜ voraus, dass ein Hinweis auf den Fehler bereits aus der Erklärung selbst ersichtlich ist, dass der Berichtigungsantrag unverzüglich nach Entdeckung des Fehlers gestellt wird und dass die Rücknahme noch nicht in einer für die Öffentlichkeit verlässlich zugänglichen Weise, insbesondere durch Eintragung im Europäischen Patentregister, bekannt gemacht worden ist; die Bekanntmachung im Europäischen Patentregister erfüllt insoweit dieselbe Funktion wie eine Veröffentlichung im Europäischen Patentblatt, so dass es unerheblich ist, ob tatsächlich jemand von der Information Kenntnis genommen hat.²³⁾

Regel 139 EPÜ ist auch dann anwendbar, wenn die Berichtigung einer bereits wirksam gewordenen Erklärung über die Rücknahme einer Beschwerde beantragt wird; ein solcher Berichtigungsantrag eröffnet das frühere Beschwerdeverfahren jedoch nicht bereits kraft seines Eingangs, sondern leitet ein akzessorisches Verfahren ein, in dem zunächst allein zu entscheiden ist, ob die Rücknahmeerklärung berichtigt und das Beschwerdeverfahren wiederaufgenommen werden soll, so dass die durch die Rücknahme eingetretene Rechtskraft nur durch eine neue gerichtliche Entscheidung, nicht aber durch den bloßen Antrag durchbrochen wird.²⁴⁾

Die strengen Voraussetzungen der Berichtigung nach Regel 139 EPÜ gelten gleichermaßen für die Rücknahme einer europäischen Patentanmeldung und für die Rücknahme einer Beschwerde gegen eine Widerrufs- oder Zurückweisungsentscheidung, weil in beiden Fällen gegenüber der Öffentlichkeit klargestellt wird, dass eine bestimmte Technik nicht mehr einem Monopolrecht unterliegt und die Korrektur nur unter Wahrung der Rechtssicherheit und der Interessen Dritter zugelassen werden kann.²⁵⁾

Das Protokoll über die mündliche Verhandlung ist kein beim Europäischen Patentamt eingereichtes Schriftstück im Sinne der Regel 139 EPÜ und kann daher nicht auf dieser Grundlage berichtigt werden.²⁶⁾

Nach gefestigter Rechtsprechung der Beschwerdekammern gilt der allgemeine Grundsatz, dass jede Partei die Beweislast für die von ihr behaupteten Tatsachen trägt; dies gilt nicht weniger für den besonderen Fall einer nach Regel 139 EPÜ beantragten Berichtigung, bei der die Partei diese Tatsachen zudem nach dem strengen Maßstab des Beweises jenseits vernünftigen Zweifels nachzuweisen hat.²⁷⁾

Bloße Unstimmigkeiten zwischen den Angaben im Antrag auf Erteilung eines europäischen Patents (EPA Form 1001) sowie zwischen einigen dieser Angaben und den ursprünglich eingereichten Anmeldungsunterlagen genügen nicht, um einen behaupteten offenbaren Fehler oder die Offensichtlichkeit einer nach Regel 139 EPÜ angebotenen Berichtigung nachzuweisen.²⁸⁾

Das Verbot von Berichtigungen nach Regel 139 EPÜ durch Ersetzung zumindest der vollständigen Beschreibung ist kategorisch.²⁹⁾

Das auf Artikel 123 (2) EPÜ gestützte und in der Entscheidung G 2/95 sowie unter anderem in J 5/06 und J 16/13 weiterentwickelte Verbot, eine nach Regel 139 EPÜ beantragte Berichtigung durch Austausch zumindest der vollständigen Beschreibung vorzunehmen, folgt aus dem in Regel 40 (1) (c) EPÜ verankerten Grundsatz, dass der zuerkannte Anmeldetag untrennbar mit der ursprünglich eingereichten Beschreibung verbunden ist.³⁰⁾

Die in der Rechtsprechung seit den Entscheidungen J 10/87 und J 25/03 entwickelten Grundsätze zur Berichtigung irrtümlicher Rücknahmen nach Regel 139 EPÜ beruhen auf einer Abwägung zwischen den Interessen der Allgemeinheit und denen des Anmelders.³¹⁾

Bis zu dem Zeitpunkt, in dem die Öffentlichkeit durch eine Veröffentlichung des Europäischen Patentamts über die Rücknahme einer Anmeldung offiziell unterrichtet ist, überwiegt regelmäßig das Interesse des Anmelders an der Berichtigung einer irrtümlichen Rücknahmeerklärung.³²⁾

Sobald die Öffentlichkeit durch einen Eintrag im Europäischen Patentregister oder durch einen Hinweis im Europäischen Patentblatt offiziell über eine ausdrückliche Rücknahmeerklärung informiert worden ist und die Akte keinen Hinweis darauf enthält, dass diese Erklärung irrtümlich abgegeben worden sein könnte, besteht kein Raum mehr für eine weitere Abwägung zwischen den Interessen der Allgemeinheit und denen des Anmelders.³³⁾

In einer solchen Konstellation sind weder die Schwere des Verlusts für den Anmelder noch die Frage, ob und in welchem Umfang Dritte tatsächlich auf die Richtigkeit des Registers vertraut haben, noch die Schnelligkeit der Reaktion des Anmelders nach Entdeckung des Fehlers entscheidungserheblich.³⁴⁾

Die Vorauszahlung einer Jahresgebühr begründet für sich genommen keinen hinreichenden Zweifel an der Ernsthaftigkeit einer späteren Rücknahmeerklärung, selbst wenn die Zahlung kurz vor der Rücknahme erfolgt ist.³⁵⁾

Berechtigte Erwartungen auf die Erteilung eines europäischen Patents stehen der Wirksamkeit einer Rücknahmeerklärung grundsätzlich nicht entgegen; dies gilt auch dann, wenn auf parallele Anmeldungen in anderen Staaten Patente erteilt worden sind.³⁶⁾

Der Umstand, dass eine irrtümliche Rücknahme ohne jedes Verschulden des Anmelders erfolgt ist, stellt keinen außergewöhnlichen Umstand dar, der eine Abweichung von der gefestigten Rechtsprechung zu Regel 139 EPÜ rechtfertigen könnte; vielmehr ist der Anmelder in der Praxis regelmäßig nicht persönlich für solche Fehler verantwortlich.³⁷⁾

Es besteht kein Anlass und keine Rechtsgrundlage, von der gefestigten Rechtsprechung zu Regel 139 EPÜ abzuweichen und die Interessen der Allgemeinheit und des Anmelders dahin gehend neu abzuwägen, dass der Verlust des Anmelders den Schutz der Allgemeinheit und ihr Vertrauen in die Bestandskraft einer ausdrücklich erklärten Rücknahme überwiegt.³⁸⁾

Allgemeine Kommunikationsschwierigkeiten infolge einer Pandemie können eine irrtümliche Rücknahmeerklärung nicht rechtfertigen, wenn der Vertreter ohne aktuelle Weisungen des Anmelders oder eines weiteren Vertreters aus eigenem Antrieb die Rücknahme erklärt; die Pandemie ist in einem solchen Fall nicht als Ursache der Rücknahme anzusehen.³⁹⁾

Das EPÜ enthält einerseits spezielle Vorschriften über die Folgen allgemeiner Störungen bei der Übermittlung oder Zustellung von Schriftstücken und über die Wiederherstellung von Rechten nach Versäumung von Fristen, insbesondere Regel 134 (2) EPÜ und Artikel 122 (5) EPÜ; diese dienen dem Schutz des Vertrauens der Öffentlichkeit in die Rechtsbeständigkeit veröffentlichter Rechtsverluste.⁴⁰⁾

Andererseits sieht das EPÜ keine besondere Regelung vor, die das berechtigte Vertrauen der Öffentlichkeit darauf schützt, dass eine im Namen von Anmeldern durch deren Vertreter abgegebene und vom Europäischen Patentamt veröffentlichte ausdrückliche Rücknahmeerklärung einer europäischen Patentanmeldung inhaltlich zutreffend ist.⁴¹⁾

Es ist zweifelhaft, ob im Recht internationaler Verträge überhaupt Raum für eine Analogie besteht; selbst wenn man dies bejahte, ließe sich Artikel 122 (5) EPÜ nicht analog auf die Berichtigung irrtümlicher Rücknahmeerklärungen nach Regel 139 EPÜ anwenden.⁴²⁾

Die Entscheidung des Gesetzgebers, keine der Regelung des Artikels 122 (5) EPÜ entsprechende Vorschrift für die Berichtigung unbeabsichtigter Erklärungen in Regel 139 EPÜ vorzusehen, ist hinzunehmen; in der Folge gibt die Rechtsprechung der Beschwerdekammern dem Schutz der Öffentlichkeit vor einer unbeschränkten Korrekturmöglichkeit irrtümlicher Rücknahmen Vorrang vor dem Interesse des betroffenen Anmelders.⁴³⁾

AO EPÜ, Teil 7, Kapitel VI → Änderungen und Berichtigungen
In diesem Kapitel werden die Vorschriften zur Änderung und Berichtigung von Unterlagen im Verfahren vor dem Europäischen Patentamt behandelt. Es umfasst die Änderung der europäischen Patentanmeldung, die Berichtigung von Mängeln und Fehlern sowie die Möglichkeit unterschiedlicher Patentansprüche für verschiedene Staaten.