Artikel 123 (2) → Unzulässige Änderung der europäischen Patentanmeldung

Regel 137 → Änderung der europäischen Patentanmeldung
Regel 161 → Änderungen der internationalen Anmeldung
Regel 139 → Berichtigung von Mängeln in den beim Europäischen Patentamt eingereichten Unterlagen

→ Unentrinnbare Falle
→ Änderung der Anspruchskategorie

Eine Änderung der Anspruchskategorie im Einspruchsverfahren ist nicht nach Artikel 123 (3) EPÜ zu beanstanden, wenn sie bei einer Auslegung der Ansprüche nach Artikel 69 EPÜ und dem dazu ergangenen Protokoll nicht zu einer Erweiterung des Schutzbereichs der Ansprüche insgesamt führt. In diesem Zusammenhang kann das nationale Verletzungsrecht der Vertragsstaaten außer Betracht bleiben.¹⁾

Werden erteilte Ansprüche, die auf „einen Stoff“ und „ein diesen Stoff enthaltendes Stoffgemisch“ gerichtet sind, so geändert, daß die geänderten Ansprüche auf die „Verwendung dieses Stoffes in einem Stoffgemisch“ für einen bestimmten Zweck gerichtet sind, so ist dies nach Artikel 123 (3) EPÜ nicht zu beanstanden.²⁾

Ein Anspruch, der auf die Verwendung eines bekannten Stoffes für einen bestimmten Zweck gerichtet ist, der auf einer in dem Patent beschriebenen technischen Wirkung beruht, ist dahingehend auszulegen, daß er diese technische Wirkung als funktionelles technisches Merkmal enthält; ein solcher Anspruch ist nach Artikel 54 (1) EPÜ dann nicht zu beanstanden, wenn dieses technische Merkmal nicht bereits früher der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist.³⁾

Für die Beurteilung nach Artikel 123 (3) EPÜ sind Artikel 69 (1) EPÜ und das Protokoll über die Auslegung des Artikels 69 EPÜ maßgeblich.⁴⁾

Änderungen der Beschreibung und der Zeichnungen können den Inhalt der Patentansprüche ändern und den Schutzbereich nach Artikel 69 (1) EPÜ erweitern, auch wenn der Wortlaut der Patentansprüche eindeutig ist und unverändert bleibt.⁵⁾

Eine Änderung an einer Figur des erteilten Patents kann den durch das Patent verliehene Schutzbereich erweitern, selbst wenn die Patentansprüche und die Beschreibung unverändert bleiben.⁶⁾

Die in der Rechtsprechung zu Artikel 123 (3) EPÜ 1973 entwickelten Grundsätze gelten auch für Artikel 123 (3) EPÜ in der aktuellen Fassung.⁷⁾

Für die Zwecke des Artikels 123 (3) EPÜ werden Beschreibung und Zeichnungen bei der Bestimmung des Schutzbereichs auch dann herangezogen, wenn die Patentansprüche klar und eindeutig sind; sie werden nicht nur konsultiert, um etwaige Lücken zu füllen.⁸⁾

Für die Anwendung des Artikels 123 (3) EPÜ ist es grundsätzlich unerheblich, ob eine unzulässige Hinzufügung die Patentansprüche, die Beschreibung oder die Zeichnungen betrifft, da der Schutzbereich durch alle diese Elemente gemäß Artikel 69 EPÜ und dem Auslegungsprotokoll zu bestimmen ist, wobei die Patentansprüche allerdings das wichtigste Element darstellen.⁹⁾

Die Auslegung und Bestimmung des Gegenstands eines Patentanspruchs ist in einem Einspruchs- oder Einspruchsbeschwerdeverfahren für alle Einspruchsgründe einheitlich vorzunehmen; derselbe nach Artikel 69 EPÜ ermittelte technische Gegenstand ist sowohl für die Prüfung nach Artikel 123 Absatz 2 als auch nach Artikel 123 Absatz 3 EPÜ maßgeblich.¹⁰⁾

The claimed subject-matter should be interpreted in a uniform and consistent manner. It cannot be that claims are interpreted differently when assessing patentability under Articles 52 to 57 EPC on the one hand, and when assessing compliance with any of the remaining requirements of the EPC on the other hand.¹¹⁾

Bei der Auslegung eines erteilten Patentanspruchs ist eine in der Beschreibung enthaltene Begriffsdefinition in all ihren Aspekten zu berücksichtigen; es ist unzulässig, nur die den Schutzbereich erweiternden Elemente einer Definition heranzuziehen und einschränkende Elemente außer Acht zu lassen.¹²⁾

Ein Einwand nach Artikel 123 (3) EPÜ ist nicht hinreichend substantiiert, wenn lediglich Änderungen gegenüber der ursprünglich eingereichten Fassung beanstandet werden, ohne darzulegen, inwiefern die geänderte Fassung den Schutzbereich gegenüber dem erteilten Patent erweitert.¹³⁾

Bei der Prüfung, ob eine Änderung gegen Artikel 123 (3) EPÜ verstößt, ist stets zu berücksichtigen, dass sich der Schutzbereich eines Verfahrensanspruchs nach Artikel 64 (2) EPÜ auch auf die durch das Verfahren unmittelbar hergestellten Erzeugnisse erstreckt und sich daher durch eine Änderung des Verfahrens auch der Umfang des Produktschutzes ändern kann.¹⁴⁾

Die durch Artikel 64 (2) EPÜ vermittelte Produkterstreckung ist ein vom Verfahrensschutz verschiedener, zusätzlicher Schutz; erweitert eine Anspruchsänderung im Hinblick auf die nach Artikel 64 (2) EPÜ geschützten unmittelbar hergestellten Erzeugnisse den Schutzbereich, liegt ein Verstoß gegen Artikel 123 (3) EPÜ vor, auch wenn der Verfahrensanspruch als solcher zugleich eingeschränkt wird; dies ist einem aliud vergleichbar, das den Schutzbereich teilweise erweitert und teilweise beschränkt.¹⁵⁾

Definiert ein erteilter Anspruch ein computerimplementiertes Verfahren zur Konfiguration eines physischen Gegenstands, dessen Ausführung lediglich zu Daten führt, die diesen Gegenstand repräsentieren, nicht aber zu dem physischen Gegenstand selbst, so führt die nachträgliche Aufnahme eines zusätzlichen Herstellungsschritts für den so konfigurierten Gegenstand zwangsläufig dazu, dass sich der nach Artikel 64 (2) EPÜ vermittelte Produktschutz auf den hergestellten Gegenstand erstreckt und der Schutzbereich im Sinne von Artikel 123 (3) EPÜ unzulässig erweitert wird.¹⁶⁾

Artikel 113-126 EPÜ → Allgemeine Vorschriften für das Verfahren

Teil 7 EPÜ → Gemeinsame Vorschriften
EPÜ → Übereinkommen über die Erteilung europäischer Patente