§ 84 (2) S. 2 1. HS des Patentgesetzes (PatG) regelt die Anwendung der Vorschriften der Zivilprozessordnung über die Prozesskosten.

→ Streitwert des Nichtigkeitsverfahrens
→ Klagegebühr im Nichtigkeitsverfahren
→ Doppelvertretung im Patentnichtigkeitsverfahren
→ Kostenauferlegung bei Rücknahme der Nichtigkeitsklage
→ Kostentragungspflicht bei Verzicht auf das Streitpatent
→ Kostenregelung für die streitgenössische Nebenintervention

Die Kostenvorschriften der ZPO (§ 91 ff ZPO ) sind anzuwenden (§ 84 II S. 2 PatG). Gegebenenfalls kann aus Billigkeitsgründen auch von der Regelungen der ZPO abgewichen werden (§ 84 II S.1, zweiter Halbsatz PatG).

Nach § 91 Abs. 1 ZPO hat die unterliegende Partei die Kosten des Rechtsstreits zu tragen, insbesondere die dem Gegner erwachsenen Kosten zu erstatten, soweit sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig waren.

Die Beurteilung, ob Kosten im Sinne des § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG in Verbindung mit § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO für die zweckentsprechende Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig waren, hat sich danach auszurichten, ob eine verständige und wirtschaftlich vernünftig denkende Partei die die Kosten auslösende Maßnahme im damaligen Zeitpunkt (ex ante) als sachdienlich ansehen durfte.

Die Partei darf zwar ihr berechtigtes Interesse verfolgen und die zur vollen Wahrnehmung ihrer Belange erforderlichen Schritte tun; sie trifft aber im Hinblick auf die Erstattungsfähigkeit ihrer Prozessführungskosten die Obliegenheit, diese möglichst niedrig zu halten und unter mehreren gleichgearteten Maßnahmen die kostengünstigere auszuwählen.¹⁾

So sind etwa die durch einen Testkauf verursachten Kosten erstattungsfähig, wenn die Partei beim Erwerb sparsam und wirtschaftlich vorgegangen ist und wenn der Kauf der Führung eines Rechtsstreits dient.

Die Kosten eines zulässigen Kaufs sind als prozessualer Kosterstattungsanspruch festsetzungsfähig, wobei grundsätzlich eine Erstattung Zug um Zug gegen Herausgabe des Kaufgegenstandes erfolgt, wenn nach Beendigung des Rechtsstreits der Kaufgegenstand als wirtschaftlicher Wert noch vorhanden ist und sofern der Beklagte sein Zurückbehaltungsrecht gemäß § 273 BGB geltend macht.

Die Kosten eines unzulässigen Kaufs sind nicht zu erstatten.²⁾

Bei den für den Kauf eines Vorbenutzungsgegenstandes entstehenden Kosten kann es sich um notwendige Kosten der Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung handeln, wenn sich die Partei auf ein Vorbenutzungsrecht beruft und damit rechnen muss, dass sie den betreffenden Gegenstand im Rahmen eines anhängigen Rechtstreits zum Zwecke der Besichtigung präsentieren muss.

Dabei ist nicht entscheidend, ob es tatsächlich zu einer Besichtigung oder Vorführung des Vorbenutzungsgegenstandes kommt oder ob eine solche zum Zeitpunkt des Kaufs sicher zu erwarten war; die Partei darf mit dem Kauf den sichersten Weg gehen.

Besteht hingegen keine konkrete Gefahr, dass die Besichtigung des Vorbenutzungsgegenstands scheitern könnte, etwa weil eine Weiterveräußerung oder ein Ortswechsel regelmäßig nicht zu erwarten ist und demnach die Besichtigung uneingeschränkt bei einem Dritten erfolgen kann, muss die für die Vorbenutzung darlegungs- und beweisbelastete Partei unter mehreren gleichartigen Maßnahmen die kostengünstigste wählen.

Ist weder vorgetragen noch ersichtlich, weshalb eine Besichtigung oder Vorführung des Vorbenutzungsgegenstandes, insbesondere eines Gegenstandes wie den vorliegenden Maschinen, bei denen die Besichtigung auch bei einem Dritten erfolgen kann, scheitern könnte, ist die Obliegenheit, unter mehreren gleichgearteten Maßnahmen die kostengünstigere auszuwählen, nicht beachtet worden.³⁾

Die Kostenquote entspricht dem Anteil des Obsiegens und Unterliegens der Parteien.⁴⁾)

§ 84 Abs. 2 Satz 2 PatG ermöglicht auch im Falle der nach Rücknahme der Nichtigkeitsklage entsprechend § 269 Abs. 3 Satz 2 ZPO auf Antrag zu treffenden isolierten Kostenentscheidung die Einbeziehung materiell-rechtlicher Billigkeitserwägungen.⁵⁾

Gemäß §§ 84 Abs. 2, 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 91a ZPO ist die Entscheidung unter Berücksichtigung des bisherigen Sach- und Streitstandes nach billigem Ermessen zu treffen, wobei der auch im Nichtigkeitsverfahren anzuwendende Rechtsgedanke des § 93 ZPO zu berücksichtigen ist.⁶⁾

Nachdem die Parteien den Rechtsstreit übereinstimmend in der Hauptsache für erledigt erklärt haben, ist gemäß § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG in Verbindung mit § 91a Abs. 1 ZPO nach billigem Ermessen unter Berücksichtigung des bisherigen Parteivorbringens nur noch über die Kosten des Rechtsstreits zu entscheiden.⁷⁾

Es ist nicht ersichtlich, dass eine Billigkeitsentscheidung nach § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG und nach § 91a ZPO inhaltlich nach unterschiedlichen Kriterien zu treffen wäre. In jedem Fall sind die Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen; im Rahmen der nach § 91a Abs. 1 ZPO zu treffenden Billigkeitsentscheidung sind dabei über den Sach- und Streitstand hinaus auch alle weiteren Umstände des Einzelfalls einzubeziehen.⁸⁾)

Im Fall einer übereinstimmenden Erledigungserklärung ist nach den Grundsätzen des § 91a ZPO zu entscheiden.⁹⁾)

Die Kostenentscheidung nach § 91a ZPO hat auf der Grundlage des bis zur übereinstimmenden Erledigungserklärung von den Parteien vorgebrachten Prozessstoffs sowie der bis dahin erhobenen Beweise zu erfolgen; auf der Grundlage einer summarischen Prüfung sind die Kosten derjenigen Partei aufzuerlegen, die absehbar unterlegen wäre.¹⁰⁾

Grundsätzlich trägt der Patentinhaber die Kosten eines zweiten Nichtigkeitsverfahrens, wenn dasselbe Patent in einem ersten Nichtigkeitsverfahren für nichtig erklärt worden ist.¹¹⁾

Eine Pflicht des Klägers, die Kosten des Verfahrens zu tragen, kommt trotz sachlich begründeter Klage in Betracht, wenn die Klage mutwillig erhoben worden ist. Mutwilligkeit liegt vor, wenn bereits bei Erhebung der Klage mit hinreichender Sicherheit feststeht, dass sich der Rechtsstreit vorzeitig erledigen wird, oder wenn eine unter dem Einfluss des Klägers stehende Person in einem anderen Verfahren dasselbe Rechtsschutzziel verfolgt und bei Erhebung der weiteren Klage eine Entscheidung in diesem anderen Verfahren, die möglicherweise zur Erledigung des zweiten Rechtsstreits führt, unmittelbar bevorsteht.¹²⁾

Allein der Umstand, dass ein parallel befasstes Gericht über die Frage des Rechtsbestands des Streitpatents voraussichtlich schneller entscheiden wird, rechtfertigt es nicht, dem Nichtigkeitskläger die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.¹³⁾)

Im Rahmen der Ermessensentscheidung nach § 91a ZPO kann der Rechtsgedanke des § 93 ZPO zur Anwendung kommen; dies setzt voraus, dass der Beklagte durch sein Verhalten zur Erhebung der Klage keinen Anlass gegeben hat und den Anspruch sofort anerkennt.¹⁴⁾

Das Prozessgericht hat den Wert [→ Streitwert des Nichtigkeitsverfahrens] für die zu erhebenden Gebühren festzusetzen, sobald eine Entscheidung über den gesamten Streitgegenstand ergeht (§ 63 Abs. 2 Satz 1 GKG).¹⁵⁾

Wird die Nichtigkeitsklage aufgrund einer ausschließlich zwischen den Hauptparteien getroffenen vergleichsweisen Vereinbarung unter Verzicht auf Kostenerstattungsansprüche des Beklagten gegenüber der Klägerin zurückgenommen, so ist der gegen die streitgenössische Nebenintervenientin gerichtete Kostenantrag auf anteilige Erstattung der außergerichtlichen Kosten zurückzuweisen.¹⁶⁾

§ 84 (2) PatG → Kostenentscheidung im Urteil
Regelt, dass im Urteil auch über die Kosten des Verfahrens entschieden wird und die Vorschriften der Zivilprozessordnung entsprechend angewendet werden.