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markenrecht:nachtraegliche_feststellung_der_ungueltigkeit_einer_marke

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Nachtraegliche Feststellung der Ungueltigkeit einer Marke

§ 125c (1) MarkenG

Ist für eine angemeldete oder eingetragene Gemeinschaftsmarke der Zeitrang einer im Register des Patentamts eingetragenen Marke nach Artikel 34 oder 35 der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke in Anspruch genommen worden und ist die im Register des Patentamts eingetragene Marke wegen Nichtverlängerung der Schutzdauer nach § 47 Abs. 6 [→ Verlängerung der Schutzdauer] oder wegen Verzichts nach § 48 Abs. 1 [→ Verzicht] gelöscht worden, so kann auf Antrag nachträglich die Ungültigkeit dieser Marke wegen Verfalls oder wegen Nichtigkeit festgestellt werden.

Ist für eine angemeldete oder eingetragene Gemeinschaftsmarke der Zeitrang einer im Register des Deutschen Patent- und Markenamts eingetragenen Marke nach Art. 34 oder 35 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 in Anspruch genommen worden und ist die im Register des Deutschen Patent- und Markenamts eingetragene Marke wegen Nichtverlängerung der Schutzdauer nach § 47 Abs. 6 MarkenG oder wegen Verzichts nach § 48 Abs. 1 MarkenG gelöscht worden, so kann gemäß § 125c Abs. 1 MarkenG auf Antrag nachträglich die Ungültigkeit dieser Marke wegen Verfalls oder wegen Nichtigkeit festgestellt werden.1)

§ 125c (2) MarkenG

Die Feststellung der Ungültigkeit erfolgt unter den gleichen Voraussetzungen wie eine Löschung wegen Verfalls oder wegen Nichtigkeit. Jedoch kann die Ungültigkeit einer Marke wegen Verfalls nach § 49 Abs. 1 nur festgestellt werden, wenn die Voraussetzungen für die Löschung nach dieser Vorschrift auch schon in dem Zeitpunkt gegeben waren, in dem die Marke wegen Nichtverlängerung der Schutzdauer oder wegen Verzichts gelöscht worden ist.

Die Feststellung der Ungültigkeit erfolgt gemäß § 125c Abs. 2 Satz 1 MarkenG unter den gleichen Voraussetzungen wie eine Löschung wegen Verfalls oder wegen Nichtigkeit. Jedoch kann nach § 125c Abs. 2 Satz 2 MarkenG die Ungültigkeit einer Marke wegen Verfalls nach § 49 Abs. 1 MarkenG nur festgestellt werden, wenn die Voraussetzungen für die Löschung nach dieser Vorschrift auch schon zu dem Zeitpunkt gegeben waren, in dem die Marke wegen Nichtverlängerung der Schutzdauer oder wegen Verzichts gelöscht worden ist.2)

Aus dem Umstand, dass die Feststellung der Ungültigkeit einer Marke nach der amtlichen Überschrift und dem ersten Absatz des § 125c MarkenG das Ziel hat, eine „nachträgliche“ Feststellung der Ungültigkeit der Marke herbeizuführen, lässt sich allerdings für diese Frage nichts ableiten. Mit der Verwendung des Wortes „nachträglich“ ist lediglich gemeint, dass die Voraussetzungen des Verfalls zum Zeitpunkt des Verzichts und damit vor einer gerichtlichen Entscheidung vorgelegen haben müssen.3)

Aus dem Wortlaut von § 125c Abs. 2 Satz 1 und 2 MarkenG ergibt sich jedoch, dass die Voraussetzungen des Verfalls zu zwei Zeitpunkten vorliegen müssen. Die Vorschrift des § 125c Abs. 2 Satz 1 MarkenG verweist auf die Löschungsgründe wegen Verfalls (§ 49 MarkenG) und wegen Nichtigkeit (§§ 50, 51 MarkenG). Für die Entscheidung nach § 49 Abs. 1 MarkenG ist auf den Zeitpunkt der Entscheidung über die Feststellungsklage abzustellen. Nach § 125c Abs. 2 Satz 2 MarkenG kann die Ungültigkeit der Marke nur festgestellt werden, wenn die Voraussetzungen für die Löschung nach § 49 Abs. 1 MarkenG „auch schon“ zu dem Zeitpunkt gegeben waren, in dem die Marke wegen Nichtverlängerung der Schutzdauer oder wegen Verzichts gelöscht worden ist. Daraus ergibt sich, dass die Voraussetzungen des Verfalls nicht nur zu dem Zeitpunkt vorliegen müssen, in dem auf die Marke verzichtet worden ist, sondern auch zu dem Zeitpunkt der Entscheidung über die Feststellung der Ungültigkeit.4)

Für diese Auslegung spricht weiterhin die Entstehungsgeschichte der Vorschrift. Der Gesetzgeber wollte eine Feststellung der auf mangelnde Benutzung gestützten Ungültigkeit einer Marke wegen Verfalls nicht schon dann ermöglichen, wenn die Voraussetzungen des § 49 Abs. 1 MarkenG im Zeitpunkt der Entscheidung über den Feststellungsantrag vorliegen. Vielmehr sollte zusätzlich erforderlich sein, dass die nationale Marke schon im Zeitpunkt ihrer Löschung im Register erfolgreich mit einem Löschungsantrag wegen mangelnder Benutzung hätte angegriffen werden können (Begründung zum Regierungsentwurf eines Markenrechtsänderungsgesetzes 1996, BT-Drs. 13/3841, S. 13). Danach erfordert die Feststellung der Ungültigkeit einer Marke, für die eine identische Unionsmarke die Seniorität beansprucht, eine Prüfung der Voraussetzungen des Verfalls zu zwei unterschiedlichen Zeitpunkten. Dementsprechend gelten für den Erfolg einer Klage auf Feststellung der Ungültigkeit einer gelöschten nationalen Marke, deren Seniorität eine Unionsmarke in Anspruch nimmt, höhere Anforderungen als für den Erfolg der Klage auf Löschung nach § 49 Abs. 1 MarkenG.5)

Es erscheint jedoch fraglich, ob diese Auslegung von § 125c MarkenG mit Art. 14 der Richtlinie 2008/95/EG vereinbar ist. Hierauf zielt die erste Vorlagefrage:

Ist es mit Art. 14 der Richtlinie 2008/95/EG vereinbar, wenn die Ungültigkeit oder der Verfall einer nationalen Marke, die die Grundlage für die Beanspruchung des Zeitrangs einer Unionsmarke bildet und Gegenstand eines Verzichts gewesen oder erloschen ist, nachträglich nur dann festgestellt werden kann, wenn die Voraussetzungen für die Ungültigkeit oder den Verfall nicht nur zum Zeitpunkt des Verzichts auf die Marke oder ihres Erlö- schens, sondern auch zum Zeitpunkt der gerichtlichen Entscheidung über die Feststellung vorliegen?6)

§ 125c (3) MarkenG

Das Verfahren zur Feststellung der Ungültigkeit richtet sich nach den Vorschriften, die für das Verfahren zur Löschung einer eingetragenen Marke gelten, mit der Maßgabe, daß an die Stelle der Löschung der Eintragung der Marke die Feststellung ihrer Ungültigkeit tritt.

siehe auch

1) , 2) , 3) , 4) , 6) BGH, Beschluss vom 23. Februar 2017 - I ZR 126/15 - PUC
5) BGH, Beschluss vom 23. Februar 2017 - I ZR 126/15 - PUC; m.V:a. Fuchs-Wissemann in Ekey/Bender/Fuchs-Wissemann, Markenrecht, 3. Aufl., § 125c MarkenG Rn. 3; Reinartz, GRUR Int. 2012, 493, 495; kritisch hierzu Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Aufl., § 125c Rn. 13 f.
markenrecht/nachtraegliche_feststellung_der_ungueltigkeit_einer_marke.txt · Zuletzt geändert: 2017/03/30 08:00 von mfreund