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markenrecht:markenmaessige_benutzung

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Markenmässige Benutzung

Funktionen der Marke
Benutzung im geschäftlichen Verkehr
Markenmässige Benutzung im Revisionsverfahren

Markenmäßige Benutzung von Adwords
Markenmäßige Benutzung von Metatags
Keyword-Advertising
Markenmäßige Verwendung einer Farbe
Benutzung einer Marke durch einen Werbenden in einer vergleichenden Werbung
Kennzeichenverletzung durch Anmeldung und Eintragung einer Marke
Kennzeichenverletzung durch Registrierung eines Domainnamens
Kennzeichenverletzung durch Beeinflussung des Auswahlverfahrens einer Internetsuchmaschine
Markenmäßige Benutzung durch firmenmäßigen Gebrauch

Eine Verletzungshandlung nach § 14 Abs. 2 MarkenG kann grundsätzlich nur angenommen werden, wenn die angegriffene Bezeichnung oder Gestaltungsform markenmäßig verwendet wird, also im Rahmen des Produktabsatzes jedenfalls auch der Unterscheidung der Ware eines Unternehmens von denen anderer dient [→ Funktion der Marke, Herkunftsfunktion].1)

Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union kann der Inhaber einer Marke der Benutzung eines mit dieser Marke identischen Zeichens nur widersprechen, wenn diese Benutzung eine der Funktionen der Marke beeinträchtigen kann.

Eine beeinträchtigende Benutzung des Zeichens liegt vor, wenn es durch den Dritten markenmäßig oder - was dem entspricht - als Marke verwendet wird und diese Verwendung die Funktionen der Marke und insbesondere ihre wesentliche Funktion, den Verbrauchern die Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu garantieren [→ Herkunftsfunktion], beeinträchtigt oder beeinträchtigen kann.2)

Eine Verkehrsdurchsetzung als Herkunftshinweis setzt grundsätzlich eine Verwendung der Kennzeichnung als Marke, also eine markenmäßige und damit nicht lediglich eine beschreibende Verwendung voraus.3)

Maßgeblich für die Prüfung einer markenmäßigen Verwendung eines Zeichens sind stets die konkreten Umstände des Einzelfalls und insbesondere die Kennzeichnungsgewohnheiten auf dem betroffenen Waren- oder Dienstleistungssektor, anhand derer die Funktion der benutzten Farbe zu bestimmen ist.4)

Liegen die Voraussetzungen einer markenmäßigen Benutzung nicht vor, so spricht man auch von einer Markennennung.

Ein Zeichen wird im geschäftlichen Verkehr benutzt, wenn die Verwendung im Zusammenhang mit einer auf einen wirtschaftlichen Vorteil gerichteten gewerblichen Tätigkeit und nicht im privaten Bereich erfolgt.5)

Die Rechte aus der Marke nach der eine Verwechslungsgefahr voraussetzenden Vorschrift des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind daher auf diejenigen Fälle beschränkt, in denen die Benutzung des Zeichens durch einen Dritten die Hauptfunktion der Marke, das heißt die Gewährleistung der Herkunft der Ware oder Dienstleistung gegenüber dem Verbraucher, beeinträchtigt oder immerhin beeinträchtigen könnte.6)

Für die markenmäßige Benutzung ist es nicht erforderlich, dass der Verkehr annimmt, die beworbene Ware stamme von dem Markeninhaber; ausreichend ist es, dass der Verkehr die Gestaltung des angegriffenen Zeichens mit den verteidigten Marken gedanklich verknüpft Die Anforderungen an eine markenmäßige Benutzung sind insoweit in Nr. 3 des § 14 Abs. 2 MarkenG geringer als in der Bestimmung der Nr. 2.7)

Eine kennzeichenmäßige Benutzung ist immer schon dann anzunehmen, wenn zu erwarten ist, dass ein nicht unerheblicher Teil der Verkehrskreise in der Bezeichnung ein Unterscheidungsmerkmal gegenüber anderen Waren oder Dienstleistungen erblickt.8) Es genügt insoweit bereits die Möglichkeit eines solchen Verkehrsverständnisses.9)

Fasst der Durchschnittsverbraucher ein Bildmotiv nur als dekoratives Element auf, ergibt sich eine markenmäßige Verwendung dieses Motivs nicht daraus, dass ein kleiner Teil des angesprochenen Publikums das Bildmotiv als Marke erkennt und der fraglichen Abbildung deshalb einen Herkunftshinweis entnimmt.10)

Die Frage der markenmäßigen Verwendung der angegriffenen Ausführungsform kann davon abhängen, ob und in welchem Umfang Bestandteile des Klagezeichens, die über eine gesteigerte Kennzeichnungskraft verfügen, von der Beklagten in ihrer Gestaltung verwendet werden.11)

Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union und des Senats muss ein Zeichen für eine markenmäßige Verwendung nicht notwendig in Alleinstellung benutzt werden. Eine Marke kann vielmehr infolge ihrer Benutzung als Teil einer komplexen Kennzeichnung oder in Verbindung mit anderen Marken Unterscheidungskraft erlangen.12)

Dreidimensionalen Marken

Auch bei einer dreidimensionalen Marke richtet sich der Schutz des Markenrechts vor allem gegen die Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion der Marke, nicht gegen die Übernahme technischer Lösungen, von Gebrauchseigenschaften oder ästhetischer Gestaltungsgedanken durch Mitbewerber für deren Waren.13)

Ausstellen eines Erzeugnisses auf einer Messe

Stellt ein Unternehmen ein Erzeugnis im Inland auf einer Messe aus, liegt eine Benutzung der Produktform im geschäftlichen Verkehr im Inland zu Werbezwecken vor, ohne dass es darauf ankommt, ob das Produkt in verpacktem oder unverpacktem Zustand ausgestellt wird.14)

Durch ein solches Ausstellen im Inland wird noch keine Vermutung für ein Anbieten oder Inverkehrbringen dieses Produktes im Inland begründet.15)

Benutzung im Stadium des Verbrauchs

Für eine rechtsverletzende Benutzungshandlung ist es unerheblich, ob das verletzende Zeichen in körperlicher oder aber in elektronischer Form mit der Ware verbunden ist. Zudem liegt eine Markenverletzung auch dann vor, wenn das die Marke verletzende Zeichen erst nach dem Kauf der Ware wahrgenommen wird.16)

Die Marke entfaltet zwar ihre Hauptfunktion, die Herkunft der Ware gegenüber dem Verbraucher zu gewährleisten, vor allem dann, wenn die mit der Marke versehene Ware beim Verkauf in den Verkehr gebracht wird. Aber auch gegenüber denen, die das gekennzeichnete Produkt bestimmungsgemäß verwenden, kann die Marke herkunftshinweisend wirken.17)

Das aus der Eintragung folgende Markenrecht kann deshalb auch gegen verwechslungsfähige Zeichen, die erst im Stadium des Verbrauchs der Ware wahrgenommen werden, zu schützen sein.18)

Bei der Frage, ob die Beklagte die angegriffene Pralinenform markenmäßig benutzt, zutreffend auf das Verständnis des Durchschnittsverbrauchers abzustellen.19)

Bei seiner Beurteilung der markenmäßigen Benutzung ist auch zu prüfen, welche Kennzeichnungskraft die Klagemarke erreicht hat. Denn der Grad der Kennzeichnungskraft einer dreidimensionalen Marke hat Auswirkungen darauf, ob der Verkehr dieser Form einen Herkunftshinweis entnimmt, wenn er ihr als Form einer Ware begegnet.20)

Die Annahme, eine angegriffene Gestaltung werde markenmäßig benutzt, folgt nicht schon aus der Bindung des Verletzungsrichters an die Eintragung der Klagemarke. Durch die Eintragung der Klagemarke ist es dem Tatrichter lediglich verwehrt, vom Vorliegen von Eintragungshindernissen auszugehen und der Klagemarke jeden Schutz zu versagen. Die Markeneintragung hat nicht zur Folge, dass das Zeichen in jedweder Verwendungsform die Funktion eines Herkunftshinweises erfüllt. Deshalb ist es im Kollisionsfall Aufgabe des Verletzungsrichters zu prüfen, ob gerade die beanstandete Verwendungsform herkunftshinweisend ist.21)

siehe auch

1) BGH, Urt. v. 25. Januar 2007 - I ZR 22/04 - Pralinenform vgl. EuGH GRUR 2003, 55 Tz 51 ff. - Arsenal Football Club; BGHZ 153, 131, 138 - Abschlussstück; BGH, Urt. v. 3.2.2005 - I ZR 45/03, GRUR 2005, 414, 415 = WRP 2005, 610 - Russisches Schaumgebäck
2) vgl. BGH, Urteil vom 14. April 2011 - I ZR 33/10, GRUR 2011, 1135 Rn. 11 = WRP 2011, 1602 - GROSSE INSPEKTION FÜR ALLE; Urteil vom 10. November 2016 - I ZR 191/15, GRUR 2017, 730 Rn. 21 = WRP 2017, 811 - Sierpinski-Dreieck
3) BGH, Beschluss vom 23. Oktober 2014 - I ZB 61/13 - Langenscheidt-Gelb
4) BGH, Beschluss vom 23. Oktober 2014 - I ZB 61/13 - Langenscheidt-Gelb; zu § 14 MarkenG BGH, Versäumnisurteil vom 22. Juli 2004 I ZR 204/01, GRUR 2004, 865, 866 = WRP 2004, 1281 - Mustang; Urteil vom 14. Januar 2010 - I ZR 92/08, GRUR 2010, 838 Rn. 20 = WRP 2010, 1043 DDR-Logo; Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht, 3. Aufl., § 14 MarkenG Rn. 137 f.
5) BGH, Urteil vom 22. April 2010 - I ZR 17/05 - Pralinenform II; m.V.a. EuGH, Urt. v. 23.3.2010 - C-236-238/08, GRUR 2010, 445 Tz. 50 - Google/Vuitton; BGH, Urt. v. 4.12.2008 - I ZR 3/06, GRUR 2009, 871 Tz. 23 = WRP 2009, 967 - Ohrclips
6) BGH, Urteil vom 4. Februar 2010 - I ZR 51/08 - POWER BALL; zu Art. 5 Abs. 1 lit. b MarkenRL EuGH, Urt. v. 12.6.2008 - C-533/06, Slg. 2008, I-4231 = GRUR 2008, 698 Tz. 57 - O2/Hutchison; zu § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG BGHZ 171, 89 Tz. 22 - Pralinenform; BGH, Urt. v. 5.2.2009 - I ZR 167/06, GRUR 2009, 484 Tz. 60 = WRP 2009, 616 - METROBUS
7) OLG Köln, Urt. v. 06.02.2009 - 6 U 147/08 - Deutschland sucht den Superstar; m.V.a. BGH GRUR 2005, 583, 584 – Lila Postkarte; BGH, wie vor, S. 584 sub II 1 b aa, letzter Absatz
8) BGH GRUR 81, 592, 593 - Championne du Monde
9) BGH GRUR 90, 274, 275 - Klettverschluss
10) BGH, Urteil vom 24. November 2011 - Medusa
11) BGH, Urt. v. 26. Oktober 2006 - I ZR 37/04 - Goldhase; vgl. BGH GRUR 2005, 427, 428 f. - Lila-Schokolade
12) BGH, Beschluss vom 23. Oktober 2014 - I ZB 61/13 - Langenscheidt-Gelb; m.V.a. EuGH, Urteil vom 7. Juli 2005 C-353/03, Slg. 2005, I-6135 = GRUR 2005, 763 Rn. 27 und 30 Nestlé/Mars; Urteil vom 18. April 2013 C-12/12, GRUR 2013, 722 Rn. 27 = WRP 2013, 761 Colloseum/Levi Strauss; Urteil vom 18. Juli 2013 C-252/13, GRUR 2013, 922 Rn. 23 = WRP 2013, 1314 Specsavers/Asda; BGH, GRUR 2008, 710 Rn. 38 VISAGE; BGH, Beschluss vom 2. April 2009 - I ZB 94/06, GRUR 2009, 954 Rn. 19 und 22 = WRP 2009, 1250 Kinder III; Beschluss vom 10. Juni 2010 I ZB 39/09, GRUR 2011, 65 Rn. 23 = WRP 2011, 65 Buchstabe T mit Strich
13) BGH, Urt. v. 25. Januar 2007 - I ZR 22/04 - Pralinenform; m.V.a. EuGH, Urt. v. 18.6.2002 - C-299/99, Slg. 2002, I-5475 = GRUR 2002, 804 Tz 78 = WRP 2002, 924 - Philips; BGHZ 153, 131, 144 - Abschlussstück
14) , 15) BGH, Urteil vom 22. April 2010 - I ZR 17/05 - Pralinenform II
16) BGH, Urteil vom 2. März 2017 - I ZR 273/14 - Videospiel-Konsolen III; m.V.a. EuGH, Urteil vom 12. November 2002 - C-206/01, Slg. 2002, I-10273 = GRUR 2003, 55 Rn. 57 - Arsenal; Urteil vom 16. November 2004 - C-245/02, Slg. 2004, I-10989 = GRUR 2005, 153 Rn. 60 - Anheuser Busch/Budvar; BGH, Urteil vom 30. April 2008 - I ZR 123/05, GRUR 2008, 793 Rn. 21 = WRP 2008, 1196 - Rillenkoffer I, jeweils mwN
17) BGH, Urt. v. 25. Januar 2007 - I ZR 22/04 - Pralinenform ; m.V.a. EuGH, Urt. v. 22.6.2006 - C-24/05 P, GRUR Int. 2006, 842 Tz 71 f. = MarkenR 2006, 322 - Storck; BGHZ 158, 236, 250 - Inter-net-Versteigerung I; BGH, Urt. v. 16.3.2006 - I ZR 51/03, GRUR 2006, 763 Tz 13 = WRP 2006, 1025 - Seifenspender
18) BGH, Urt. v. 25. Januar 2007 - I ZR 22/04 - Pralinenform; m.V.a. EuGH GRUR 2003, 55 Tz 57 - Arsenal Football Club; EuGH, Urt. v. 12.1.2006 - C-361/04 P, Slg. 2006, I-643 = GRUR 2006, 237 Tz 46 = Mar-kenR 2006, 67 - PICASSO/PICARO; BGHZ 164, 139, 147 f. - Dentale Abform-masse; BGH GRUR 2006, 763 Tz 13 - Seifenspender
19) BGH, Urt. v. 25. Januar 2007 - I ZR 22/04 - Pralinenform ; vgl. BGHZ 153, 131, 139 - Ab-schlussstück; BGH, Urt. v. 1.4.2004 - I ZR 23/02, GRUR 2004, 947, 948 = WRP 2004, 1364 - Gazoz, m.w.N.
20) BGH, Urt. v. 25. Januar 2007 - I ZR 22/04 - Pralinenform; vgl. dazu auch BGHZ 156, 126, 137 f. - Farbmarkenverletzung I; BGH, Urt. v. 7.10.2004 - I ZR 91/02, GRUR 2005, 427, 428 f. = WRP 2005, 616 - Lila-Schokolade
21) BGH, Urteil vom 21. Oktober 2015 - I ZR 23/14 - Bounty; m.V.a. BGHZ 171, 89 Rn. 24 - Pralinenform I; BGH, GRUR 2010, 1103 Rn. 28 - Pralinenform II
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