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markenrecht:markenmaessige_benutzung

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Markenmässige Benutzung

Funktionen der Marke
Benutzung im geschäftlichen Verkehr
Markenmässige Benutzung im Revisionsverfahren

Herkunftshinweise im Modebereich
Markenmäßige Benutzung von Adwords
Markenmäßige Benutzung von Metatags
Keyword-Advertising
Markenmäßige Verwendung einer Farbe
Benutzung einer Marke durch einen Werbenden in einer vergleichenden Werbung
Kennzeichenverletzung durch Anmeldung und Eintragung einer Marke
Kennzeichenverletzung durch Registrierung eines Domainnamens
Kennzeichenverletzung durch Beeinflussung des Auswahlverfahrens einer Internetsuchmaschine
Markenmäßige Benutzung durch firmenmäßigen Gebrauch

Eine Verletzungshandlung nach § 14 Abs. 2 MarkenG kann grundsätzlich nur angenommen werden, wenn die angegriffene Bezeichnung oder Gestaltungsform markenmäßig verwendet wird, also im Rahmen des Produktabsatzes jedenfalls auch der Unterscheidung der Ware eines Unternehmens von denen anderer dient [→ Funktion der Marke, Herkunftsfunktion].1)

Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union kann der Inhaber einer Marke der Benutzung eines mit dieser Marke identischen Zeichens nur widersprechen, wenn diese Benutzung eine der Funktionen der Marke beeinträchtigen kann.

Bei der Beurteilung, ob der Verkehr eine Bezeichnung als Herkunftshinweis versteht und in der konkret in Rede stehenden Verwendung eines Zeichens einen Herkunftshinweis sieht, ist auf die Kennzeichnungsgewohnheiten in dem maßgeblichen Warensektor abzustellen.2)

Eine beeinträchtigende Benutzung des Zeichens liegt vor, wenn es durch den Dritten markenmäßig oder - was dem entspricht - als Marke verwendet wird und diese Verwendung die Funktionen der Marke und insbesondere ihre wesentliche Funktion, den Verbrauchern die Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu garantieren [→ Herkunftsfunktion], beeinträchtigt oder beeinträchtigen kann.3)

Von einer kennzeichenmäßigen Verwendung ist auszugehen, wenn ein nicht unerheblicher Teil des angesprochenen Verkehrs in einem Zeichen den Hinweis auf die Herkunft einer Ware oder Dienstleistung aus einem bestimmten Unternehmen sieht.4)

Diese Beurteilung obliegt im Wesentlichen dem Tatrichter. Im Revisionsverfahren ist daher nur zu prüfen, ob der Tatrichter den Rechtsbegriff zutreffend erfasst und ohne Widerspruch zu Denkgesetzen und Erfahrungssätzen geurteilt hat und ob das gewonnene Ergebnis von den getroffenen Feststellungen getragen wird.5)

Nach der noch zum Warenzeichenrecht ergangenen Rechtsprechung des Senats kommt es für die Frage der zeichenmäßigen Benutzung eines Zeichens nicht auf dessen Zweckbestimmung durch den Verwender, sondern allein darauf an, ob der angesprochene Verkehr das Zeichen auch als Hinweis auf die Herkunft der Ware aus einem bestimmten Betrieb versteht 6). Ob dies der Fall ist, ist nach den Umständen des Einzelfalls zu beurteilen7). Diese Grundsätze gelten weiterhin.8)

Dabei wird die Verkehrsauffassung auch durch die konkrete Aufmachung bestimmt, in der die angegriffene Bezeichnung dem Publikum entgegentritt.9)

Abzustellen ist auf die Kennzeichnungsgewohnheiten in dem maßgeblichen Warensektor, insbesondere die Art und Weise, in der Kennzeichnungsmittel bei den betreffenden Waren üblicherweise verwendet werden. Im Bekleidungssektor gibt es verschiedene Kennzeichnungsgewohnheiten. Ob der Verkehr ein auf einem Bekleidungsstück angebrachtes Zeichen als Hinweis auf die Herkunft des Bekleidungsstücks oder als bloßes dekoratives Element auffasst, kann nach der Art und der Platzierung des Zeichens variieren. Dagegen wird der Verkehr in Zeichen, die sich auf eingenähten Etiketten auf der Innenseite von Bekleidungsstücken befinden, regelmäßig einen Herkunftshinweis sehen.10)

Wird ein Zeichen auf der Verpackung oder in der Werbung für Bekleidungsstücke verwendet, kann seine blickfangmäßige Herausstellung für eine markenmäßige Verwendung sprechen.11)

Erforderlich ist jedoch in jedem Einzelfall die Feststellung, dass der angesprochene Verkehr in der konkret in Rede stehenden Art der Verwendung einen Hinweis auf einen bestimmten Hersteller des in Rede stehenden Kleidungsstücks erblickt.12)

Eine Verkehrsdurchsetzung als Herkunftshinweis setzt grundsätzlich eine Verwendung der Kennzeichnung als Marke, also eine markenmäßige und damit nicht lediglich eine beschreibende Verwendung voraus.13)

Liegen die Voraussetzungen einer markenmäßigen Benutzung nicht vor, so spricht man auch von einer Markennennung.

Ein Zeichen wird im geschäftlichen Verkehr benutzt, wenn die Verwendung im Zusammenhang mit einer auf einen wirtschaftlichen Vorteil gerichteten gewerblichen Tätigkeit und nicht im privaten Bereich erfolgt.14)

Die Rechte aus der Marke nach der eine Verwechslungsgefahr voraussetzenden Vorschrift des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind daher auf diejenigen Fälle beschränkt, in denen die Benutzung des Zeichens durch einen Dritten die Hauptfunktion der Marke, das heißt die Gewährleistung der Herkunft der Ware oder Dienstleistung gegenüber dem Verbraucher, beeinträchtigt oder immerhin beeinträchtigen könnte.15)

Für die markenmäßige Benutzung ist es nicht erforderlich, dass der Verkehr annimmt, die beworbene Ware stamme von dem Markeninhaber; ausreichend ist es, dass der Verkehr die Gestaltung des angegriffenen Zeichens mit den verteidigten Marken gedanklich verknüpft Die Anforderungen an eine markenmäßige Benutzung sind insoweit in Nr. 3 des § 14 Abs. 2 MarkenG geringer als in der Bestimmung der Nr. 2.16)

Eine kennzeichenmäßige Benutzung ist immer schon dann anzunehmen, wenn zu erwarten ist, dass ein nicht unerheblicher Teil der Verkehrskreise in der Bezeichnung ein Unterscheidungsmerkmal gegenüber anderen Waren oder Dienstleistungen erblickt.17) Es genügt insoweit bereits die Möglichkeit eines solchen Verkehrsverständnisses.18)

Fasst der Durchschnittsverbraucher ein Bildmotiv nur als dekoratives Element auf, ergibt sich eine markenmäßige Verwendung dieses Motivs nicht daraus, dass ein kleiner Teil des angesprochenen Publikums das Bildmotiv als Marke erkennt und der fraglichen Abbildung deshalb einen Herkunftshinweis entnimmt.19)

Die Frage der markenmäßigen Verwendung der angegriffenen Ausführungsform kann davon abhängen, ob und in welchem Umfang Bestandteile des Klagezeichens, die über eine gesteigerte Kennzeichnungskraft verfügen, von der Beklagten in ihrer Gestaltung verwendet werden.20)

Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union und des Senats muss ein Zeichen für eine markenmäßige Verwendung nicht notwendig in Alleinstellung benutzt werden. Eine Marke kann vielmehr infolge ihrer Benutzung als Teil einer komplexen Kennzeichnung oder in Verbindung mit anderen Marken Unterscheidungskraft erlangen.21)

Dreidimensionalen Marken

Auch bei einer dreidimensionalen Marke richtet sich der Schutz des Markenrechts vor allem gegen die Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion der Marke, nicht gegen die Übernahme technischer Lösungen, von Gebrauchseigenschaften oder ästhetischer Gestaltungsgedanken durch Mitbewerber für deren Waren.22)

Ausstellen eines Erzeugnisses auf einer Messe

Stellt ein Unternehmen ein Erzeugnis im Inland auf einer Messe aus, liegt eine Benutzung der Produktform im geschäftlichen Verkehr im Inland zu Werbezwecken vor, ohne dass es darauf ankommt, ob das Produkt in verpacktem oder unverpacktem Zustand ausgestellt wird.23)

Durch ein solches Ausstellen im Inland wird noch keine Vermutung für ein Anbieten oder Inverkehrbringen dieses Produktes im Inland begründet.24)

Benutzung im Stadium des Verbrauchs

Für eine rechtsverletzende Benutzungshandlung ist es unerheblich, ob das verletzende Zeichen in körperlicher oder aber in elektronischer Form mit der Ware verbunden ist. Zudem liegt eine Markenverletzung auch dann vor, wenn das die Marke verletzende Zeichen erst nach dem Kauf der Ware wahrgenommen wird.25)

Die Marke entfaltet zwar ihre Hauptfunktion, die Herkunft der Ware gegenüber dem Verbraucher zu gewährleisten, vor allem dann, wenn die mit der Marke versehene Ware beim Verkauf in den Verkehr gebracht wird. Aber auch gegenüber denen, die das gekennzeichnete Produkt bestimmungsgemäß verwenden, kann die Marke herkunftshinweisend wirken.26)

Das aus der Eintragung folgende Markenrecht kann deshalb auch gegen verwechslungsfähige Zeichen, die erst im Stadium des Verbrauchs der Ware wahrgenommen werden, zu schützen sein.27)

Bei der Frage, ob die Beklagte die angegriffene Pralinenform markenmäßig benutzt, zutreffend auf das Verständnis des Durchschnittsverbrauchers abzustellen.28)

Bei seiner Beurteilung der markenmäßigen Benutzung ist auch zu prüfen, welche Kennzeichnungskraft die Klagemarke erreicht hat. Denn der Grad der Kennzeichnungskraft einer dreidimensionalen Marke hat Auswirkungen darauf, ob der Verkehr dieser Form einen Herkunftshinweis entnimmt, wenn er ihr als Form einer Ware begegnet.29)

Die Annahme, eine angegriffene Gestaltung werde markenmäßig benutzt, folgt nicht schon aus der Bindung des Verletzungsrichters an die Eintragung der Klagemarke. Durch die Eintragung der Klagemarke ist es dem Tatrichter lediglich verwehrt, vom Vorliegen von Eintragungshindernissen auszugehen und der Klagemarke jeden Schutz zu versagen. Die Markeneintragung hat nicht zur Folge, dass das Zeichen in jedweder Verwendungsform die Funktion eines Herkunftshinweises erfüllt. Deshalb ist es im Kollisionsfall Aufgabe des Verletzungsrichters zu prüfen, ob gerade die beanstandete Verwendungsform herkunftshinweisend ist.30)

siehe auch

1) BGH, Urt. v. 25. Januar 2007 - I ZR 22/04 - Pralinenform vgl. EuGH GRUR 2003, 55 Tz 51 ff. - Arsenal Football Club; BGHZ 153, 131, 138 - Abschlussstück; BGH, Urt. v. 3.2.2005 - I ZR 45/03, GRUR 2005, 414, 415 = WRP 2005, 610 - Russisches Schaumgebäck
2) BGH, Urteil v. 11. April 2019 - I ZR 108/18; vgl. BGH, Urteil vom 22. Juli 2004 - I ZR 204/01, GRUR 2004, 865, 866 [juris Rn. 33] = WRP 2004, 1281 - Mustang
3) vgl. BGH, Urteil vom 14. April 2011 - I ZR 33/10, GRUR 2011, 1135 Rn. 11 = WRP 2011, 1602 - GROSSE INSPEKTION FÜR ALLE; Urteil vom 10. November 2016 - I ZR 191/15, GRUR 2017, 730 Rn. 21 = WRP 2017, 811 - Sierpinski-Dreieck
4) BGH, Urteil v. 11. April 2019 - I ZR 108/18; m.V.a. BGH, Urteil vom 5. Februar 2009 - I ZR 167/06, GRUR 2009, 484 Rn. 61 = WRP 2009, 616 - METROBUS
5) st. Rspr.; vgl. nur BGH, Urteil v. 11. April 2019 - I ZR 108/18; BGH, Urteil vom 21. Oktober 2015 - I ZR 23/14, GRUR 2016, 197 Rn. 28 = WRP 2016, 199 - Bounty; Urteil vom 28. April 2016 - I ZR 254/14, GRUR 2016, 1301 Rn. 36 = WRP 2016, 1510 - Kinderstube; Urteil vom 10. November 2016 - I ZR 191/15, GRUR 2017, 730 Rn. 23 = WRP 2017, 811 - Sierpinski-Dreieck
6) BGH, Urteil vom 19. Dezember 1960 - I ZR 39/59, GRUR 1961, 280, 281 [juris Rn. 8] - Tosca
7) BGH, Urteil vom 26. November 1987 - I ZR 123/85, GRUR 1988, 307 [juris Rn. 16] - Gaby
8) , 12) BGH, Urteil v. 11. April 2019 - I ZR 108/18
9) BGH, Urteil v. 11. April 2019 - I ZR 108/18; m.V.a. EuGH, Urteil vom 12. Juni 2008 - C-533/06, Slg. 2008, I-4231 = GRUR 2008, 698 Rn. 64 - O2/Hutchison; BGH, Urteil vom 20. Dezember 2001 - I ZR 60/99, GRUR 2002, 809, 811 [juris Rn. 37 bis 39] = WRP 2002, 982 - FRÜHSTÜCKS-DRINK I; Urteil vom 14. Januar 2010 - I ZR 92/08, GRUR 2010, 838 Rn. 20 = WRP 2010, 1043 - DDRLogo; Urteil vom 9. Februar 2012 - I ZR 100/10, GRUR 2012, 1040 Rn. 19 = WRP 2012, 1241 - pjur/pure; Urteil vom 3. November 2016 - I ZR 101/15, GRUR 2017, 520 Rn. 26 = WRP 2017, 555 - MICRO COTTON
10) BGH, Urteil v. 11. April 2019 - I ZR 108/18; m.V.a. BGH, Beschluss vom 21. Juni 2018 - I ZB 61/17, GRUR 2018, 932 Rn. 18 = WRP 2018, 1196 - #darferdas?
11) BGH, Urteil v. 11. April 2019 - I ZR 108/18; m.V.a. BGH, GRUR 2012, 1040 Rn. 19 - pjur/pure; GRUR 2017, 520 Rn. 26 - MICRO COTTON
13) BGH, Beschluss vom 23. Oktober 2014 - I ZB 61/13 - Langenscheidt-Gelb
14) BGH, Urteil vom 22. April 2010 - I ZR 17/05 - Pralinenform II; m.V.a. EuGH, Urt. v. 23.3.2010 - C-236-238/08, GRUR 2010, 445 Tz. 50 - Google/Vuitton; BGH, Urt. v. 4.12.2008 - I ZR 3/06, GRUR 2009, 871 Tz. 23 = WRP 2009, 967 - Ohrclips
15) BGH, Urteil vom 4. Februar 2010 - I ZR 51/08 - POWER BALL; zu Art. 5 Abs. 1 lit. b MarkenRL EuGH, Urt. v. 12.6.2008 - C-533/06, Slg. 2008, I-4231 = GRUR 2008, 698 Tz. 57 - O2/Hutchison; zu § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG BGHZ 171, 89 Tz. 22 - Pralinenform; BGH, Urt. v. 5.2.2009 - I ZR 167/06, GRUR 2009, 484 Tz. 60 = WRP 2009, 616 - METROBUS
16) OLG Köln, Urt. v. 06.02.2009 - 6 U 147/08 - Deutschland sucht den Superstar; m.V.a. BGH GRUR 2005, 583, 584 – Lila Postkarte; BGH, wie vor, S. 584 sub II 1 b aa, letzter Absatz
17) BGH GRUR 81, 592, 593 - Championne du Monde
18) BGH GRUR 90, 274, 275 - Klettverschluss
19) BGH, Urteil vom 24. November 2011 - Medusa
20) BGH, Urt. v. 26. Oktober 2006 - I ZR 37/04 - Goldhase; vgl. BGH GRUR 2005, 427, 428 f. - Lila-Schokolade
21) BGH, Beschluss vom 23. Oktober 2014 - I ZB 61/13 - Langenscheidt-Gelb; m.V.a. EuGH, Urteil vom 7. Juli 2005 C-353/03, Slg. 2005, I-6135 = GRUR 2005, 763 Rn. 27 und 30 Nestlé/Mars; Urteil vom 18. April 2013 C-12/12, GRUR 2013, 722 Rn. 27 = WRP 2013, 761 Colloseum/Levi Strauss; Urteil vom 18. Juli 2013 C-252/13, GRUR 2013, 922 Rn. 23 = WRP 2013, 1314 Specsavers/Asda; BGH, GRUR 2008, 710 Rn. 38 VISAGE; BGH, Beschluss vom 2. April 2009 - I ZB 94/06, GRUR 2009, 954 Rn. 19 und 22 = WRP 2009, 1250 Kinder III; Beschluss vom 10. Juni 2010 I ZB 39/09, GRUR 2011, 65 Rn. 23 = WRP 2011, 65 Buchstabe T mit Strich
22) BGH, Urt. v. 25. Januar 2007 - I ZR 22/04 - Pralinenform; m.V.a. EuGH, Urt. v. 18.6.2002 - C-299/99, Slg. 2002, I-5475 = GRUR 2002, 804 Tz 78 = WRP 2002, 924 - Philips; BGHZ 153, 131, 144 - Abschlussstück
23) , 24) BGH, Urteil vom 22. April 2010 - I ZR 17/05 - Pralinenform II
25) BGH, Urteil vom 2. März 2017 - I ZR 273/14 - Videospiel-Konsolen III; m.V.a. EuGH, Urteil vom 12. November 2002 - C-206/01, Slg. 2002, I-10273 = GRUR 2003, 55 Rn. 57 - Arsenal; Urteil vom 16. November 2004 - C-245/02, Slg. 2004, I-10989 = GRUR 2005, 153 Rn. 60 - Anheuser Busch/Budvar; BGH, Urteil vom 30. April 2008 - I ZR 123/05, GRUR 2008, 793 Rn. 21 = WRP 2008, 1196 - Rillenkoffer I, jeweils mwN
26) BGH, Urt. v. 25. Januar 2007 - I ZR 22/04 - Pralinenform ; m.V.a. EuGH, Urt. v. 22.6.2006 - C-24/05 P, GRUR Int. 2006, 842 Tz 71 f. = MarkenR 2006, 322 - Storck; BGHZ 158, 236, 250 - Inter-net-Versteigerung I; BGH, Urt. v. 16.3.2006 - I ZR 51/03, GRUR 2006, 763 Tz 13 = WRP 2006, 1025 - Seifenspender
27) BGH, Urt. v. 25. Januar 2007 - I ZR 22/04 - Pralinenform; m.V.a. EuGH GRUR 2003, 55 Tz 57 - Arsenal Football Club; EuGH, Urt. v. 12.1.2006 - C-361/04 P, Slg. 2006, I-643 = GRUR 2006, 237 Tz 46 = Mar-kenR 2006, 67 - PICASSO/PICARO; BGHZ 164, 139, 147 f. - Dentale Abform-masse; BGH GRUR 2006, 763 Tz 13 - Seifenspender
28) BGH, Urt. v. 25. Januar 2007 - I ZR 22/04 - Pralinenform ; vgl. BGHZ 153, 131, 139 - Ab-schlussstück; BGH, Urt. v. 1.4.2004 - I ZR 23/02, GRUR 2004, 947, 948 = WRP 2004, 1364 - Gazoz, m.w.N.
29) BGH, Urt. v. 25. Januar 2007 - I ZR 22/04 - Pralinenform; vgl. dazu auch BGHZ 156, 126, 137 f. - Farbmarkenverletzung I; BGH, Urt. v. 7.10.2004 - I ZR 91/02, GRUR 2005, 427, 428 f. = WRP 2005, 616 - Lila-Schokolade
30) BGH, Urteil vom 21. Oktober 2015 - I ZR 23/14 - Bounty; m.V.a. BGHZ 171, 89 Rn. 24 - Pralinenform I; BGH, GRUR 2010, 1103 Rn. 28 - Pralinenform II
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