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markenrecht:kosten_eines_mitwirkenden_patentanwalts

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Kosten des mitwirkenden Patentanwalts

§ 140 (3) MarkenG

Von den Kosten, die durch die Mitwirkung eines Patentanwalts in einer Kennzeichenstreitsache entstehen, sind die Gebühren nach § 13 des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes und außerdem die notwendigen Auslagen des Patentanwalts zu erstatten.

§ 140 (1) MarkenG → Kennzeichenstreitsachen
§ 140 (2) MarkenG → Markenstreitkammern

Gemäß § 140 Abs. 3 MarkenG sind von den Kosten, die durch die Mitwirkung eines Patentanwalts in einer Kennzeichenstreitsache entstehen, die Gebühren nach § 13 RVG und außerdem die notwendigen Auslagen des Patentanwalts zu erstatten.1)

Die Regelung des § 140 Abs. 3 MarkenG gilt unmittelbar nur für Kosten, die durch die Mitwirkung eines Patentanwalts in einem Rechtsstreit entstanden sind und nicht für Kosten, die - wie z.B. die Abmahnkosten - durch die Mitwirkung eines Patentanwalts außerhalb eines Rechtsstreits angefallen sind.2)

Die Vorschrift gibt - in Ergänzung zu § 91 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 1 ZPO - lediglich einen prozessualen und keinen materiell-rechtlichen Kostenerstattungsanspruch.3)

Die Kosten für die Mitwirkung eines Patentanwalts in einer Kennzeichenstreitsache sind nach § 140 Abs. 3 MarkenG ohne Prüfung der Erforderlichkeit stets zu erstatten. Es ist nicht zu prüfen, ob die Mitwirkung des Patentanwalts zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung im Sinne des § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO notwendig war. Es kommt auch nicht darauf an, ob der Patentanwalt gegenüber dem Rechtsanwalt eine „Mehrleistung“ erbracht hat.4)

Verfahren der einstweiligen Verfügung

Die im Verfahren der einstweiligen Verfügung entstandenen Kosten sind nach der be-reits unmittelbar anwendbaren Regelung des § 140 Abs. 3 MarkenG ohne Prü-fung der Erforderlichkeit zu erstatten.5)

Außergerichtliche Patentanwaltskosten

Hat neben einem Rechtsanwalt auch ein Patentanwalt an der Abmahnung wegen einer Markenverletzung mitgewirkt, kann die Erstattung der durch die Mitwirkung des Patentanwalts entstandenen Kosten nach §§ 677, 683 Satz 1, § 670 BGB [→ Geschäftsführung ohne Auftrag] oder § 14 Abs. 6 Satz 1 MarkenG [→ Schadensersatzanspruch] nur beansprucht werden, wenn der Anspruchsteller darlegt und nachweist, dass die Mitwirkung des Patentanwalts erforderlich war.6)

§ 677 BGB → Pflichten des Geschäftsführers
§ 683, 670 BGB → Ersatz von Aufwendungen

Der Schädiger hat nicht alle durch das Schadensereignis adäquat verursachten Rechtsverfolgungskosten des Geschädigten zu ersetzen, sondern nur solche Kosten, die aus der Sicht des Geschädigten zur Wahrnehmung seiner Rechte erforderlich waren.7)

Diese Voraussetzung ist regelmäßig nur dann erfüllt, wenn der Patentanwalt dabei Aufgaben übernommen hat, die - wie etwa Recherchen zum Registerstand oder zur Benutzungslage - zum typischen Arbeitsgebiet eines Patentanwalts gehören.8)

Allein der nicht weiter substantiierte Vortrag, der Patentanwalt habe eine Markenrecherche durchgeführt, ist nicht dazu geeignet, die Erforderlichkeit der Mitwirkung eines Patentanwalts an der Abmahnung eine Markenverletzung neben einem Rechtsanwalt mit Erfahrung im Markenrecht darzulegen und einen Anspruch auf Erstattung der durch die Mitwirkung des Patentanwalts entstandenen Kosten nach §§ 677, 683 Satz 1, § 670 BGB oder § 14 Abs. 6 Satz 1 MarkenG zu begründen.9)

Der Regelung des § 140 Abs. 3 MarkenG läßt sich nicht die Wertung des Gesetzes entnehmen, dass die Kosten für die außergerichtliche Mitwirkung eines Patentanwalts in einer kennzeichenrechtlichen Angelegenheit ebenfalls ohne Prüfung der Erforderlichkeit stets zu erstatten sind.10)

Die Kosten, die durch die außergerichtliche Tätigkeit eines Rechtsanwalts in einer Kennzeichenstreitsache entstehen, sind nur zu erstatten, soweit sie erforderlich waren. Dabei ist es Sache des Anspruchstellers, darzulegen und nachzuweisen, dass es erforderlich war, einen Rechtsanwalt mit der außergerichtlichen Rechtsverfolgung zu beauftragen. Es gibt keinen Grund dafür, die außergerichtlichen Patentanwaltskosten anders als die außergerichtlichen Rechtsanwaltskosten ohne Prüfung ihrer Erforderlichkeit zu ersetzen. Insbesondere kann dies nicht damit begründet werden, dass auch die gerichtlichen Patentanwaltskosten unter leichteren Voraussetzungen als die gerichtlichen Rechtsanwaltskosten zu erstatten sind. Die Kosten für die gerichtliche Tätigkeit eines Rechtsanwalts sind in Kennzeichenstreitsachen - wie die Kosten für die gerichtliche Mitwirkung eines Patentanwalts - stets zu erstatten. Sie sind immer zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig im Sinne des § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO. Abgesehen davon, dass die Tätigkeit eines Rechtsanwalts im Gerichtsverfahren grundsätzlich stets als notwendig anzusehen ist, folgt die Notwendigkeit der Tätigkeit eines Rechtsanwalts in einer Kennzeichenstreitsache auch daraus, dass für Kennzeichenstreitsachen die Landgerichte ohne Rücksicht auf den Streitwert ausschließlich zuständig sind (§ 140 Abs. 1 MarkenG) und sich die Parteien vor den Landgerichten durch einen Rechtsanwalt vertreten lassen müssen (§ 78 Abs. 1 Satz 1 ZPO).11)

Die Kosten für die außergerichtliche Mitwirkung eines Patentanwalts in einer Kennzeichenstreitsache sind auch dann nicht ohne Prüfung ihrer Erforderlichkeit zu erstatten, wenn die Kosten für die außergerichtliche Tätigkeit eines Rechtsanwalts in dieser Kennzeichenstreitsache als erforderlich anzusehen und daher zu ersetzen sind.12)

Aus dem Umstand, dass es in einem konkreten Fall erforderlich ist, einen Rechtsanwalt mit der Abmahnung einer Kennzeichenverletzung zu betrauen, folgt nicht ohne Weiteres, dass es notwendig ist, daneben auch noch einen Patentanwalt mit dieser Abmahnung zu beauftragen. Ist ein Rechtsanwalt nach seinen kennzeichenrechtlichen Fähigkeiten allein dazu imstande, den Fall rechtlich zu beurteilen und den Verletzer abzumahnen, ist es nicht nötig, zusätzlich noch einen Patentanwalt einzuschalten. Es bedarf daher grundsätzlich einer gesonderten Prüfung, ob es notwendig war, zur außergerichtlichen Verfolgung einer Markenverletzung neben einem Rechtsanwalt auch noch einen Patentanwalt zu beauftragen.13)

Der Gesetzgeber hat mit der Regelung des § 140 Abs. 3 MarkenG zum Ausdruck gebracht, dass er von einer besonderen Sachkunde des Patentanwalts im Kennzeichenrecht ausgeht.14) Allein deswegen ist es aber nicht erforderlich, bei einer Markenverletzung mit der Abmahnung des Verletzers zusätzlich zu einem Rechtsanwalt auch noch einen Patentanwalt zu beauftragen.15)

Bei Kennzeichenstreitsachen geht es nicht um naturwissenschaftliche oder technische Sachverhalte und die sich daraus ergebenden Rechtsfragen, die es regelmäßig nahelegen, neben einem Rechtsanwalt auch noch einen Patentanwalt einzuschalten. In Kennzeichenstreitsachen wird es vielmehr oft entbehrlich sein, zusätzlich zu einem Rechtsanwalt auch noch einen Patentanwalt zu beauftragen. Es gibt zahlreiche Rechtsanwälte, die über besondere Sachkunde im Kennzeichenrecht verfügen und in der Lage sind, Mandanten ohne Hinzuziehung eines Patentanwalts in kennzeichenrechtlichen Angelegenheiten umfassend zu beraten. Insbesondere wird ein Rechtsanwalt mit Erfahrung im Markenrecht ohne Mitwirkung eines Patentanwalts dazu imstande sein, eine Abmahnung wegen einer Markenverletzung zu verfassen.( (BGH, Urteil vom 24. Februar 2011 - I ZR 181/09 - Kosten des Patentanwalts II; m.V.a. LG Mannheim, Urteil vom 24. März 2009 - 2 O 62/09, juris Rn. 34; Fezer/Hirsch aaO Rn. 85; Tyra, WRP 2007, 1059, 1063; Günther/Pfaff, WRP 2010, 708, 710))

Unter diesen Umständen hat derjenige, der die Erstattung der Kosten eines Patentanwalts beansprucht, der bei der Abmahnung einer Markenverletzung neben einem Rechtsanwalt mitgewirkt hat, darzulegen und nachzuweisen, dass die Mitwirkung des Patentanwalts erforderlich war. Zur Beurteilung der Erforderlichkeit können, wie das Berufungsgericht zutreffend angenommen hat, die Grundsätze herangezogen werden, nach denen zu beurteilen ist, ob die Beauftragung eines Patentanwalts in einer Wettbewerbssache im Sinne des § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO notwendig war (vgl. dazu OLG Köln, GRUR-RR 2006, 350, 352; Köhler in Köhler/Bornkamm, UWG, 29. Aufl., § 12 Rn. 2.121 mwN). Danach wird die Mitwirkung eines Patentanwalts regelmäßig nur dann als erforderlich anzusehen sein, wenn er Aufgaben übernommen hat, die zum typischen Arbeitsgebiet eines Patentanwalts gehören.16)

Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist zwar für die Prüfung der Erforderlichkeit einer anwaltlichen Tätigkeit auf die maßgebliche Sicht des Geschädigten abzustellen.17)

Die Notwendigkeit der außergerichtlichen Mitwirkung eines Patentanwalts neben einem Rechtsanwalt kann nicht im Wege einer typisierenden Betrachtungsweise für komplexe oder bedeutsame Angelegenheiten generell bejaht werden.18)

siehe auch

ZPO → Kosten des Patentanwalts §§ 140 - 142 MarkenG (Teil 7) → Verfahren in Kennzeichenstreitsachen
MarkenG → Markengesetz
Markenrecht

1) BGH, Urteil vom 24. Februar 2011 - I ZR 181/09 - Kosten des Patentanwalts II, BGH, Urteil vom 21. Dezember 2011 - I ZR 196/10 - Kosten des Patentanwalts III
2) , 11) , 13) , 15) , 16) BGH, Urteil vom 24. Februar 2011 - I ZR 181/09 - Kosten des Patentanwalts II
3) BGH, Urteil vom 24. Februar 2011 - I ZR 181/09 - Kosten des Patentanwalts II; m.V.a. OLG Düsseldorf, Mitt. 2008, 561, 562; Omsels, MarkenR 2009, 27, 31
4) BGH, Urteil vom 21. Dezember 2011 - I ZR 196/10 - Kosten des Patentanwalts III; BGH, Urteil vom 3. April 2003 - I ZB 37/02, GRUR 2003, 639, 640 = WRP 2003, 755 - Kosten des Patentanwalts I; BGH, Urteil vom 24. Februar 2011 - I ZR 181/09, GRUR 2011, 754 Rn. 17 = WRP 2011, 1057 - Kosten des Patentanwalts II
5) , 18) BGH, Urteil vom 21. Dezember 2011 - I ZR 196/10 - Kosten des Patentanwalts III
6) , 8) BGH, Urteil vom 24. Februar 2011 - I ZR 181/09 - Kosten des Patentanwalts II; mwN
7) BGH, Urteil vom 21. Dezember 2011 - I ZR 196/10 - Kosten des Patentanwalts III; m.V.a. BGH, Urteil vom 8. November 1994 - VI ZR 3/94, BGHZ 127, 348, 352; Urteil vom 6. Mai 2004 - I ZR 2/03, GRUR 2004, 789 f. = WRP 2004, 903 - Selbstauftrag
9) BGH, Urteil vom 10. Mai 2012 - I ZR 70/11; m.V.a. Fortführung von BGH, Urteil vom 24. Februar 2011 - I ZR 181/09, GRUR 2011, 754 = WRP 2011, 1057 - Kosten des Patentanwalts II
10) BGH, Urteil vom 24. Februar 2011 - I ZR 181/09 - Kosten des Patentanwalts II; m.w.N.
12) BGH, Urteil vom 24. Februar 2011 - I ZR 181/09 - Kosten des Patentanwalts II; m.V.a. OLG Düsseldorf, Mitt. 2008, 561, 562; LG Mannheim, Urteil vom 24. März 2009 - 2 O 62/09, juris Rn. 32
14) BGH, Urteil vom 24. Februar 2011 - I ZR 181/09 - Kosten des Patentanwalts II; m.V.a. LG Mannheim, Urteil vom 24. März 2009 - 2 O 62/09, juris Rn. 33; Omsels, WRP 2009, 27, 33; Günther/ Pfaff, WRP 2010, 708, 710; aA Tyra, WRP 2007, 1059, 1063 f.
17) BGH, Urteil vom 24. Februar 2011 - I ZR 181/09 - Kosten des Patentanwalts II; m.V.a. BGH, Urteil vom 24. Februar 2011 - I ZR 181/09 - Kosten des Patentanwalts II) Die Bestimmung des § 140 Abs. 3 MarkenG kann auch nicht in entsprechender Anwendung als Grundlage für einen Anspruch auf Erstattung der Kosten für die außergerichtliche Tätigkeit eines Patentanwalts herangezogen werden. Voraussetzung für die entsprechende Anwendung einer Vorschrift ist das Bestehen einer planwidrigen Regelungslücke und einer vergleichbaren Interessenlage. Hier liegt schon keine Regelungslücke vor. Die materiellrechtlichen Anspruchsgrundlagen - hier §§ 677, 683 Satz 1, § 670 BGB und § 14 Abs. 6 Satz 1 MarkenG - regeln abschließend, unter welchen Voraussetzungen ein Anspruch auf Erstattung außergerichtlicher Kosten der Rechtsverfolgung besteht.((BGH, Urteil vom 24. Februar 2011 - I ZR 181/09 - Kosten des Patentanwalts II; m.V.a.a BGH, Urteil vom 12. Dezember 2006 - VI ZR 224/05, NJW 2007, 1458 Rn. 22; aA Omsels, MarkenR 2009, 27, 32
markenrecht/kosten_eines_mitwirkenden_patentanwalts.txt · Zuletzt geändert: 2017/01/24 14:09 (Externe Bearbeitung)