Das Europäischen Patentamt führt das Konzept des nächstliegenden Stands der Technik im Rahmen des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes systematisch in seinen Prüfungsrichtlinien ein (G‑VII, 5 ff.). Dabei versteht es unter dem nächstliegenden Stand der Technik eine in einer einzigen Quelle offenbarte Kombination von Merkmalen, die den erfolgversprechendsten Ausgangspunkt für eine Entwicklung zur beanspruchten Erfindung darstellt. Die Auswahl erfolgt vorrangig anhand der Ähnlichkeit des Zwecks oder der Wirkung zur Erfindung sowie der Nähe im technischen Gebiet. Maßgeblich ist ferner, dass möglichst geringe strukturelle und funktionelle Änderungen erforderlich sind, um von diesem Stand der Technik zur beanspruchten Erfindung zu gelangen.

Die Bestimmung des nächstliegenden Stands der Technik bildet nach der Herangehensweise des Europäischen Patentamts die erste Phase des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes, der im Europäischen Patentamt als objektiv angelegte und nachvollziehbare Methodik zur Prüfung der erfinderischen Tätigkeit etabliert ist.

Unter dem nächstliegenden Stand der Technik ist die in einer einzigen Quelle offenbarte Kombination von Merkmalen zu verstehen, die den erfolgversprechendsten Ausgangspunkt für eine Entwicklung darstellt, die zur beanspruchten Erfindung führt.¹⁾

Im Interesse einer objektiven und nachvollziehbaren Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit wird der so genannte „Aufgabe-Lösungs-Ansatz“ angewendet.²⁾

Die Bestimmung des nächstliegenden Stands der Technik wird in der Rechtsprechung unterschiedlich gehandhabt, je nachdem, ob es sich um Entscheidungen des Einheitspatentgerichts (UPC), des Europäischen Patentamts (EPA) oder des Bundesgerichtshofs (BGH) handelt.

Im Gegensatz zur etablierten Praxis des EPA, das im Rahmen des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes regelmäßig die Bestimmung des „nächstliegenden Stands der Technik“ als erfolgversprechendsten Ausgangspunkt verlangt, verfolgt das Einheitliche Patentgericht (EPG) eine flexiblere Herangehensweise.

In der Entscheidung UPC_CFI_230/2024 (Zentralkammer Paris, Beschluss vom 21. Mai 2025) betont das Gericht, dass es nicht erforderlich sei, den „vielversprechendsten“ Ausgangspunkt zu identifizieren. Vielmehr genüge es, einen oder mehrere „realistische Ausgangspunkte“ aus dem Stand der Technik zu bestimmen – also solche, die für eine Fachperson zum Prioritätszeitpunkt relevant gewesen wären, um ein ähnliches technisches Problem zu lösen.

Diese Herangehensweise steht im Einklang mit der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH), der ebenfalls keine schematische Suche nach dem „nächstkommenden“ Stand der Technik fordert, sondern eine nachvollziehbare, zweckorientierte Auswahlentscheidung durch die Fachperson verlangt [→ Nächstliegender Stand der technik].

Um zu beurteilen, ob eine beanspruchte Erfindung einen erfinderischen Schritt vermissen lässt oder nicht, ist es zunächst erforderlich, einen oder mehrere realistische Ausgangspunkte im Stand der Technik zu bestimmen, die für eine Fachperson von Interesse wären, die am Prioritätsdatum des Klagepatents bestrebt war, ein Produkt oder Verfahren zu entwickeln, das dem im Stand der Technik offenbarten ähnlich ist. Insbesondere sind realistische Ausgangspunkte die Dokumente, die die maßgeblichen Merkmale offenbaren, die im angefochtenen Patent offenbart sind oder die dasselbe oder ein ähnliches zugrunde liegendes Problem behandeln.³⁾

Um zu beurteilen, ob eine beanspruchte Erfindung für einen Fachmann naheliegend war oder nicht, ist es zunächst notwendig, einen Ausgangspunkt im Stand der Technik zu bestimmen.⁴⁾

Es muss eine Begründung dafür geben, warum der Fachmann einen bestimmten Teil des Standes der Technik als realistischen Ausgangspunkt betrachten würde.⁵⁾

Ein Ausgangspunkt ist realistisch, wenn seine Lehre für einen Fachmann von Interesse gewesen wäre, der zum Prioritätszeitpunkt des Streitpatents ein ähnliches Produkt oder Verfahren wie das im Stand der Technik offenbarte entwickeln wollte, das somit ein ähnliches zugrunde liegendes Problem wie die beanspruchte Erfindung aufweist.⁶⁾

Es kann mehrere realistische Ausgangspunkte geben.⁷⁾

Es ist nicht notwendig, einen „vielversprechendsten“ Ausgangspunkt zu identifizieren.⁸⁾

Ob sich dem Fachmann ein bestimmter Stand der Technik als möglicher Ausgangspunkt seiner Bemühungen anbot, bestimmt sich nicht danach, ob es sich hierbei um den nächsten Stand der Technik handelt. Die Einordnung eines bestimmten Ausgangspunkts als - aus nachträglicher Sicht - nächstkommender Stand der Technik ist weder ausreichend noch erforderlich.⁹⁾

Die Wahl des Ausgangspunkts bedarf stets einer Rechtfertigung. Diese liegt in der Regel in dem Bemühen des Fachmanns, für einen bestimmten Zweck eine bessere oder andere Lösung zu finden, als sie der Stand der Technik zur Verfügung stellt.¹⁰⁾

Gibt es mehrere Dokumente des Stands der Technik, von denen jede als Ausgangspunkt für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit infrage kommt, so ist die erfinderische Tätigkeit nach ständiger Rechtsprechung gegenüber all diesen Dokumenten zu prüfen, bevor eine die erfinderische Tätigkeit bestätigende Entscheidung getroffen wird.¹¹⁾

Die Bestimmung des nächstliegenden Stands der Technik bildet unabhängig davon, ob ein einziges oder mehrere Dokumente als Ausgangspunkt bzw. als erfolgversprechendstes Sprungbrett zur Erfindung herangezogen werden, den ersten Schritt des mehrstufigen Aufgabe-Lösungs-Ansatzes und gehört zur Anwendung des materiellen Rechts.¹²⁾

Die Ermittlung des nächstliegenden Stands der Technik ist kein subjektiver, sondern ein objektiver Vorgang. Sie beruht auf einem objektiven Vergleich von Gegenstand, Zielsetzung und Merkmalen der verschiedenen Teile des Stands der Technik durch die Durchschnittsfachperson und führt dazu, dass einer dieser Teile als nächstliegender Stand der Technik ermittelt wird. Nicht Teil dieser Prüfung ist es, Schlussfolgerungen oder Meinungen – etwa in Form von Vorurteilen – über den Stand der Technik im Allgemeinen zu berücksichtigen; solche Erwägungen können erst auf einer späteren Stufe der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit eine Rolle spielen.¹³⁾

Die Zuordenbarkeit des zu bestimmenden nächstliegenden Stands der Technik zu demselben Gebiet der Technik wie die beanspruchte Erfindung stellt nur eines von vielen Kriterien zur Feststellung des nächstliegenden Stands der Technik dar.¹⁴⁾

Bei Verneinung der erfinderischen Tätigkeit bedarf es im Prinzip keiner besonderen Begründung für die Vorauswahl von Entgegenhaltungen bedarf, auch wenn dem Fachmann mehrere gangbare Lösungswege zur Verfügung stehen. Vielmehr geht es allein darum, aufzuzeigen, dass sich die Erfindung für den Fachmann in Bezug auf mindestens einen dieser Lösungswege in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt.¹⁵⁾

Der nächstliegende Stand der Technik bezieht sich auf eine in einer einzigen Quelle offenbarte Kombination von Merkmalen, die den vielversprechendsten Ausgangspunkt für die Entwicklung zur beanspruchten Erfindung darstellt. Dabei ist wesentlich, dass der nächstliegende Stand der Technik einen ähnlichen Zweck oder eine ähnliche Wirkung wie die Erfindung verfolgt oder zumindest demselben oder einem eng verwandten technischen Gebiet zuzuordnen ist. In der Regel erfordert er die geringsten strukturellen und funktionellen Änderungen, um zur Erfindung zu gelangen ¹⁶⁾.

Bei der Bestimmung des nächstliegenden Stands der Technik ist es ebenso wie bei der Neuheitsprüfung grundsätzlich unzulässig, unterschiedliche Gegenstände des Stands der Technik zu kombinieren; der Vergleich setzt voraus, dass als Stand der Technik ein bestimmter, einheitlicher Gegenstand aufgrund der der Öffentlichkeit zugänglichen Informationen identifiziert wird.¹⁷⁾ Ausnahmsweise dürfen zwei Dokumente zur Bestimmung des nächstliegenden Stands der Technik miteinander verbunden gelesen werden, wenn sie demselben Patentinhaber gehören, im Wesentlichen von denselben Erfindern stammen und sich erkennbar auf dieselbe Untersuchungsreihe beziehen.¹⁸⁾

Auch die erwiesene offenkundige Vorbenutzung gehört zum Stand der Technik; sie als nächstliegenden Stand der Technik heranzuziehen, steht grundsätzlich nichts entgegen. Die verschiedenen Mittel, mit denen der Stand der Technik der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird, sind gleichrangig: Es besteht kein Grund, die durch eine Vorbenutzung öffentlich gemachte Information anders zu behandeln als auf anderem Wege öffentlich Gemachtes.¹⁹⁾ Auch ein notorisch, das heißt allgemein bekannter Stand der Technik kann als Ausgangspunkt herangezogen werden; er ist so allgemein bekannt, dass es keines schriftlichen Nachweises bedarf, um ihn zu belegen.²⁰⁾

Ein Prioritätsdokument gehört, sobald es der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde, wie jedes andere zugängliche Dokument zum Stand der Technik im Sinne des Artikels 54 (1) und (2) EPÜ; die Anmeldeunterlagen einerseits und ein Prioritätsdokument andererseits sind eigenständige Dokumente, selbst wenn Letzteres erst durch die Veröffentlichung der Anmeldung zugänglich wird. Dass eine Nachanmeldung regelmäßig eine ausführlichere Beschreibung als das Prioritätsdokument enthält, rechtfertigt es für sich genommen nicht, bei der Wahl des nächstliegenden Stands der Technik das Prioritätsdokument zugunsten der Nachanmeldung außer Betracht zu lassen.²¹⁾

Es können mehrere gleichwertige Ausgangspunkte existieren, wenn mehrere Lösungswege zur Erfindung führen. In solchen Fällen ist der Aufgabe-Lösungs-Ansatz für alle gleichwertigen Ausgangspunkte durchzuführen. Diese Gleichwertigkeit muss jedoch überzeugend nachgewiesen werden, insbesondere in Einspruchsverfahren, wo nicht beliebig viele Angriffe auf die erfinderische Tätigkeit erlaubt sind ²²⁾.

Ein Ausgangspunkt setzt weder voraus, dass die betreffende Offenbarung im Stand der Technik als Ausführungsbeispiel dargestellt ist, noch dass der Stand der Technik einen Hinweis, eine Anregung oder einen Anreiz enthält, gerade diese Ausführungsform für die Weiterentwicklung auszuwählen; solche Erfordernisse kennt die Rechtsprechung nicht. Hat die Fachperson die Wahl zwischen mehreren gangbaren Wegen, die zur Erfindung führen können, ist die Erfindung gegenüber jedem dieser Wege zu prüfen, bevor die erfinderische Tätigkeit bejaht werden kann; wird sie verneint, bedarf die Wahl des Ausgangspunkts dagegen keiner besonderen Rechtfertigung, weil die beanspruchte Erfindung gegenüber jedem in Betracht gezogenen Stand der Technik nicht naheliegend sein darf.²³⁾

Auch eine Offenbarung, die nur einem der beanspruchten Erfindung ähnlichen statt demselben Zweck dient, kann als gleichwertiger oder sogar besserer nächstliegender Stand der Technik gewählt werden, wenn für die Fachperson ohne Weiteres ersichtlich ist, dass sich das Offenbarte allein mit allgemeinem Fachwissen auf den Zweck der beanspruchten Erfindung übertragen lässt.²⁴⁾

Für eine Zurückweisung oder einen Widerruf genügt es, ausgehend von einem relevanten Stand der Technik nachzuweisen, dass dem Anspruchsgegenstand die erfinderische Tätigkeit fehlt. Es ist nicht entscheidend, welches Dokument der beanspruchten Erfindung „am nächsten“ kommt, sondern ob das gewählte Dokument ein geeigneter Ausgangspunkt ist ²⁵⁾. Argumente, dass ein alternativer Ausgangspunkt vielversprechender sei, entkräften nicht, dass eine Erfindung ausgehend vom gewählten Stand der Technik naheliegend erscheint ²⁶⁾.

Zur Bewertung der erfinderischen Tätigkeit sollte als nächstliegender Stand der Technik in der Regel ein Dokument des Stands der Technik herangezogen werden, das einen Gegenstand offenbart, der zum gleichen Zweck oder mit demselben Ziel entwickelt wurde wie die beanspruchte Erfindung. Dabei kommt es nicht lediglich auf eine Höchstzahl identischer technischer Merkmale an, sondern vorrangig auf den Zweck, die angestrebten Wirkungen und die beabsichtigte Verwendung; maßgeblich ist, dass der nächstliegende Stand der Technik die wichtigsten technischen Merkmale mit der beanspruchten Erfindung gemein hat und möglichst geringe strukturelle Änderungen erfordert. Als nächstliegender Stand der Technik soll derjenige Ausgangspunkt gewählt werden, den die Fachperson realistischerweise im Hinblick auf die Umstände der beanspruchten Erfindung herangezogen hätte, wobei Aspekten wie der Bezeichnung des Gegenstands der Erfindung, der ursprünglichen Aufgabenformulierung, der beabsichtigten Verwendung und den zu erzielenden Wirkungen generell mehr Gewicht zukommt als einer bloßen Merkmalszählung.²⁷⁾

Ein Dokument sollte nicht allein deshalb als möglicher Ausgangspunkt für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit verworfen werden, weil es das der Erfindung zugrunde liegende technische Problem nicht ausdrücklich anspricht; als nächstliegender Stand der Technik scheidet ein Dokument erst dann aus, wenn sein technischer Kontext so weit von dem der Erfindung entfernt ist, dass die Fachperson es nur unter Rückgriff auf eine rückschauende Betrachtungsweise als Ausgangspunkt in Betracht ziehen würde.²⁸⁾

Ob eine Entgegenhaltung sachlich nah genug an der Erfindung liegt, um als Ausgangspunkt zu taugen, bemisst die Rechtsprechung nicht vorrangig an der Zahl übereinstimmender technischer Merkmale, sondern an zwei eng verknüpften Kriterien: der Übereinstimmung von Zweck oder Wirkung des beanspruchten Gegenstands als Ganzem und der Ähnlichkeit der ihm zugrunde liegenden technischen Aufgabe.

Das Erfordernis, dass der nächstliegende Stand der Technik auf denselben Zweck oder dieselbe Wirkung wie die Erfindung gerichtet sein muss, bezieht sich auf den Zweck bzw. die Wirkung des beanspruchten Gegenstands als Ganzem, nicht auf den Zweck oder die Wirkung der Unterscheidungsmerkmale gegenüber diesem Stand der Technik. Müsste der nächstliegende Stand der Technik auch den Zweck oder die Wirkung der Unterscheidungsmerkmale offenbaren, käme als Ausgangspunkt nur noch ein Dokument in Betracht, das bereits eine Lehre in Richtung der Unterscheidungsmerkmale enthält; das setzt der Aufgabe-Lösungs-Ansatz nicht voraus, weil diese Lehre ebenso gut aus einem anderen Stand der Technik oder aus dem allgemeinen Fachwissen der Fachperson stammen kann.²⁹⁾

Ist der mit der Erfindung verfolgte Zweck nicht ausdrücklich angegeben und lässt er sich den Ansprüchen auch nicht entnehmen, kommt es darauf an, was nach der Anmeldung oder dem Patent als Ganzem mit der beanspruchten Erfindung erzielt werden soll; ein Dokument, das diesen Zweck nicht verfolgt, scheidet als nächstliegender Stand der Technik aus.³⁰⁾

Nächstliegender Stand der Technik ist derjenige, der für den erfindungsgemäß angestrebten Zweck am geeignetsten ist; bloße äußerliche, erst im Nachhinein feststellbare Ähnlichkeiten mit der beanspruchten Lösung machen ein Dokument dagegen nicht zum nächstliegenden Stand der Technik.³¹⁾ Ebenso wenig qualifiziert sich ein Dokument allein aufgrund der bloßen Ähnlichkeit in der stofflichen Zusammensetzung der Produkte als nächstliegender Stand der Technik; auch dessen Eignung für den erfindungsgemäß angestrebten Zweck muss beschrieben sein.³²⁾ Aus demselben Grund genügen auch minimale strukturelle Änderungen zwischen einem Dokument und der beanspruchten Erfindung für sich genommen nicht, wenn das Dokument keinerlei Bezug zum technischen Gebiet der Erfindung aufweist.³³⁾

Idealerweise sollte der von der Erfindung verfolgte Zweck bereits im Dokument des Stands der Technik selbst als anzustrebendes Ziel genannt sein; maßgeblich ist dabei ein technisch realistischer Ausgangspunkt, der sich mit derselben technischen Aufgabe wie die beanspruchte Erfindung befasst, und nicht die bloße Zahl der mit ihr gemeinsamen Merkmale.³⁴⁾

Eine Entgegenhaltung ist nicht bereits deshalb von vornherein als möglicher Ausgangspunkt ausgeschlossen, weil sie einen von der Erfindung abweichenden Zweck verfolgt oder im Vergleich zu einer anderen, näherliegenden Entgegenhaltung weniger technische Merkmale mit ihr gemein hat; je nachdem, wie die Kriterien „ähnlicher Zweck„ und „gemeinsame Merkmale“ gegeneinander abgewogen werden, bieten sich häufig mehrere vernünftige Ausgangspunkte an, von denen unterschiedliche Lösungswege ohne rückschauende Betrachtung zur Erfindung führen können.³⁵⁾

Bei Ansprüchen auf medizinische Verwendungen ist der nächstliegende Stand der Technik in der Regel ein Dokument, das dieselbe therapeutische Indikation offenbart; ein Dokument zu einer anderen Erkrankung, das zu dieser Indikation keine Lehre enthält, kommt als nächstliegender Stand der Technik nicht in Betracht.³⁶⁾

Das Kriterium des gleichen Zwecks schließt bei der Wahl des nächstliegenden Stands der Technik auch ein, dass Patent und Entgegenhaltung dasselbe Erzeugnis betreffen; ein Dokument zu einem anderen Erzeugnis scheidet regelmäßig aus, selbst wenn es einem verwandten Anwendungsgebiet zuzuordnen ist.³⁷⁾

Ist Ziel der Erfindung, einen im Stand der Technik bereits offenbarten Wirkstoff so weiterzuentwickeln, dass er eine unerwünschte Nebenwirkung nicht mehr in nennenswertem Umfang zeigt, ist das den Wirkstoff offenbarende Dokument der natürliche Ausgangspunkt für die Erfindung, auch wenn ein anderes Dokument bereits Anregungen zur Lösung selbst liefert.³⁸⁾

Als weiterer Aspekt derselben Frage tritt die Ähnlichkeit der zugrunde liegenden technischen Aufgabe hinzu: Der nächstliegende Stand der Technik sollte einen für denselben Zweck konzipierten oder auf dasselbe Ziel gerichteten Gegenstand offenbaren, einer ähnlichen Verwendung entsprechen oder sich auf dieselbe oder eine ähnliche technische Aufgabe beziehen, zumindest aber demselben oder einem eng verwandten technischen Gebiet zuzuordnen sein.³⁹⁾ Die Ähnlichkeit der zu lösenden technischen Aufgabe bildet dabei ein weiteres Kriterium für die Wahl des erfolgversprechendsten Ausgangspunkts, das neben die Zahl der mit der Erfindung übereinstimmenden technischen Merkmale tritt.⁴⁰⁾ Auch wenn die Wahl des Ausgangspunkts grundsätzlich frei ist, erscheint es danach zweckmäßig, den nächstliegenden Stand der Technik in Beziehung zu der bereits im Patent angegebenen Aufgabe zu setzen.⁴¹⁾

Eine Entgegenhaltung, die keine mit der aus der Patentschrift ableitbaren Aufgabe zumindest verwandte technische Aufgabe nennt, kommt unabhängig davon, wie viele technische Merkmale sie mit dem Anspruchsgegenstand gemeinsam haben mag, in der Regel nicht als nächstliegender Stand der Technik in Betracht, auf dessen Grundlage die erfinderische Tätigkeit zu beurteilen ist; bei seiner Bestimmung sind rückschauende Erwägungen zu vermeiden.⁴²⁾ Die Wahl eines solchen, für den Anspruchsgegenstand irrelevanten Ausgangspunkts ist ein schwerwiegender Mangel: Ohne unzulässige rückschauende Betrachtung bleibt jeder Versuch, eine logische Gedankenkette aufzubauen, die zur beanspruchten Erfindung führen könnte, mangels eines erkennbaren relevanten Ziels von vornherein stecken; lässt sich die maßgebliche Aufgabe nicht herleiten, sind erst recht die Maßnahmen zu ihrer Lösung nicht herleitbar, sodass die Erfindung gegenüber einem solchen Stand der Technik nicht naheliegend ist.⁴³⁾ Ebenso ist die technische Aufgabe, die sich aus einer für den Anspruchsgegenstand irrelevanten Entgegenhaltung des nächstliegenden Stands der Technik ergibt, so beschaffen, dass ihre Lösung praktisch nie naheliegend sein kann, weil jeder Versuch der Fachperson, eine in naheliegender Weise zum Anspruchsgegenstand führende Gedankenkette aufzustellen, von vornherein stecken bleibt.⁴⁴⁾

Von diesem Erfordernis einer zumindest verwandten Aufgabe zu unterscheiden ist die Frage, ob der nächstliegende Stand der Technik die objektive technische Aufgabe selbst offenbaren muss: Das ist nicht der Fall. Die objektive technische Aufgabe wird erst im zweiten Schritt des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes anhand der technischen Wirkung der Merkmale ermittelt, durch die sich die beanspruchte Erfindung vom nächstliegenden Stand der Technik unterscheidet; dieser muss deshalb nicht alle von der beanspruchten Erfindung gelösten Aufgaben offenbaren.⁴⁵⁾ Erweist sich die so gebildete objektive technische Aufgabe allerdings als der Offenbarung und den Zielen der gewählten Entgegenhaltung gänzlich wesensfremd, kann das im Zweifelsfall als Indiz dafür dienen, dass die Auswahl dieser Entgegenhaltung von der Kenntnis der Erfindung beeinflusst, also rückschauend war.⁴⁶⁾

Dass der gewählte Ausgangspunkt die so formulierte objektive technische Aufgabe selbst bereits adressiert, ist umgekehrt keine Voraussetzung für die Bejahung des Naheliegens; tut er es doch, kann das die Lösung nur noch naheliegender erscheinen lassen. Enthält der Ausgangspunkt dagegen einen von der Erfindung wegweisenden Hinweis, kann das für erfinderische Tätigkeit sprechen.⁴⁷⁾

Ein Stand der Technik kann hinsichtlich des angestrebten Zwecks oder anderweitig so weit von der beanspruchten Erfindung entfernt liegen, dass es undenkbar erscheint, dass die Fachperson ihn durch Modifikation zur beanspruchten Erfindung weiterentwickelt hätte; ein solcher Stand der Technik kann als ungeeignet bezeichnet werden. Das schließt es aber nicht aus, bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit von einem Stand der Technik mit abweichendem Zweck auszugehen: Andernfalls könnten Elemente des Stands der Technik, die sich zum angestrebten Zweck nicht äußern – wie die meisten offenkundigen Vorbenutzungen –, niemals einen gültigen Ausgangspunkt bilden, was der ständigen Praxis des Amts widerspräche.⁴⁸⁾ Dass ein Stand der Technik dieselbe technische Wirkung wie die Erfindung anstrebt, erscheint zwar von vornherein als vielversprechend, ist dafür aber keine notwendige Bedingung.⁴⁹⁾ Ebenso wenig genügt für sich genommen die bloße Anzahl der mit der Erfindung übereinstimmenden Merkmale, um einen Stand der Technik als Ausgangspunkt auszuschließen: Ob eine größere oder eine kleinere Änderung eher naheliegt, hängt davon ab, welche Hinweise die zur Kombination herangezogenen Schriften jeweils liefern, sodass auch eine umfangreichere Änderung näherliegend sein kann als eine geringfügigere.⁵⁰⁾

Wendet man im Rahmen des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes Informationen an, die im gewählten Ausgangsdokument nicht offenbart sind, um die Unterscheidungsmerkmale, die daraus resultierende technische Wirkung und die objektive technische Aufgabe zu bestimmen, so schließt das Fehlen einer Offenbarung der beanspruchten Umsetzung im Ausgangsdokument dieses nicht als Ausgangspunkt für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit aus; die Lehre zu den Unterscheidungsmerkmalen kann aus einem anderen Dokument des Stands der Technik oder aus dem allgemeinen Fachwissen der Fachperson stammen.⁵¹⁾

Ein gattungsmäßig anderes Dokument kann demgegenüber normalerweise nicht als realistischer Ausgangspunkt herangezogen werden.⁵²⁾ Nach der Wahl eines Ausgangspunkts muss dessen technische Realität bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit gewahrt bleiben; es darf insbesondere nur von einer klar und eindeutig offenbarten Ausführungsform ausgegangen werden.⁵³⁾

Auch ein Dokument, das thematisch nahe an der Erfindung liegt, taugt nicht als Ausgangspunkt, wenn seine Offenbarung selbst bestimmten Mindestanforderungen nicht genügt.

Ein Dokument, das offensichtlich mangelhaft ist – was für die Fachperson, die seine Offenbarung nacharbeiten möchte, sofort ersichtlich wäre –, kann nicht als erfolgversprechendster und damit geeigneter Ausgangspunkt für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit gewählt werden. Das gilt erst recht, wenn ein anderer, in seiner Offenbarung nicht angezweifelter Stand der Technik vorliegt, der auf denselben Zweck oder dieselbe Wirkung gerichtet ist wie das Streitpatent; dann wäre es künstlich, gerade die mangelhafte Offenbarung als Ausgangspunkt zu wählen.⁵⁴⁾) Mangelhaft in diesem Sinne ist eine Offenbarung erst, wenn das im Dokument beschriebene Verfahren nachweislich – etwa durch unbestrittene Nacharbeitung – überhaupt nicht zu dem behaupteten Ergebnis führt. Fehlen in einem Ausführungsbeispiel dagegen nur einzelne Angaben, die die Fachperson im Rahmen ihres allgemeinen Fachwissens ergänzen kann, und lässt sich das Beispiel trotz dieser Lücken nacharbeiten, so begründet dies keine mangelnde oder nicht ausführbare Offenbarung und schließt das Dokument nicht als nächstliegenden Stand der Technik aus.⁵⁵⁾)

Als Ausgangspunkt kommt ferner nur ein am Prioritätstag der Öffentlichkeit zugänglicher Stand der Technik in Betracht, nicht ein nur innerhalb des Unternehmens der Erfinder bekannter firmeninterner Stand der Technik. Eine in der Anmeldung selbst als Ausgangslage geschilderte Offenbarung, die sich als nicht öffentlich zugänglich erweist, kann daher ebenso wenig den Ausgangspunkt für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit bilden wie eine von der Prüfungsabteilung angenommene, aber nicht objektiv nachgewiesene betriebliche Praxis.⁵⁶⁾

Schließlich kann der spekulative Charakter einer Entgegenhaltung sie als Ausgangspunkt ausschließen. Beschreibt ein Dokument keine konkrete Realisierung eines tatsächlich ausgereiften Gegenstands, sondern nur eine spekulative Betrachtung dessen, was in Zukunft potenziell machbar sein könnte, kann es schon aus diesem Grund nicht objektiv als realistischer Ausgangspunkt oder als das vielversprechendste Sprungbrett zur beanspruchten Erfindung angesehen werden.⁵⁷⁾ Nicht jeder in die Zukunft gerichtete Ausblick ist jedoch reine Spekulation in diesem Sinne: Stützt er sich auf zum Veröffentlichungszeitpunkt bereits verfügbare Daten, wird die Fachperson ihn nicht als reine Spekulation abtun, sondern darin den ernsthaften Versuch einer Interpretation des bestehenden Stands der Technik sehen, und sein Inhalt qualifiziert sich als nächstliegender Stand der Technik.⁵⁸⁾) Ebenso wenig ist die öffentliche Absichtserklärung eines Unternehmens bloße Spekulation, wenn sie von dessen Geschäftsleitung und Forschungsleitung stammt und ein bereits laufendes Vorhaben beschreibt; ein solches Dokument kommt einem konkreten Plan zur Entwicklung eines kommerziell verwertbaren Produkts gleich, und die Fachperson behandelt es als vielversprechenden Ansatz, auch wenn es selbst noch keine ausführbare Zusammensetzung offenbart. Die von der beanspruchten Erfindung zu lösende Aufgabe besteht dann darin, die angekündigte Lehre erst in die Praxis umzusetzen.⁵⁹⁾)

Art. 54 (2) EPÜ bestimmt den Stand der Technik ohne jede zeitliche Einschränkung; er umfasst alles, was der Öffentlichkeit vor dem Anmeldetag zugänglich gemacht worden ist. Ein Dokument, das sich weder auf eine veraltete, in der Industrie nicht mehr gebräuchliche Technologie bezieht noch eine am Anmeldetag von der Fachwelt verworfene Lehre enthält, bleibt deshalb als nächstliegender Stand der Technik heranziehbar, auch wenn es rund 20 Jahre vor dem Anmeldetag veröffentlicht wurde; das Alter eines Dokuments als solches ist kein Grund, es als nächstliegenden Stand der Technik und Ausgangspunkt für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit auszuschließen.⁶⁰⁾) Im EPÜ gibt es dafür auch keine Rechtsgrundlage: Ein bestimmter Stand der Technik darf bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht allein deshalb außer Betracht bleiben, weil er einige Jahre früher als ein anderer veröffentlicht worden ist.⁶¹⁾ Auch das Aufgreifen einer sehr alten Lehre mit einer naheliegenden Veränderung macht einen bekannten Gegenstand nicht erfinderisch.⁶²⁾

Ein alter Stand der Technik scheidet als Ausgangspunkt allerdings aus, wenn seine Nachteile am Prioritätstag so offenkundig und bekannt waren, dass die Fachperson nicht versucht hätte, ein so altes Verfahren zu verbessern und weiterzuentwickeln; als nächstliegender Stand der Technik kommt dann nur ein Dokument in Betracht, für dessen Wahl als Grundlage der Weiterentwicklung die Fachperson gute Gründe gehabt hätte.⁶³⁾ So verwarf eine Kammer ein rund 30 Jahre altes Verfahren, dessen Nachteile – Korrosionsprobleme sowie Schwierigkeiten bei der Abtrennung von Mercaptan-Cokatalysator, nicht umgesetztem Phenol und nicht umgesetztem Carbonylreagenz infolge der verwendeten mineralischen Säurekatalysatoren – so bekannt waren, dass die Fachperson dieses alte Verfahren nicht weiterentwickelt hätte.⁶⁴⁾) Ebenso wurde ein seit 1932 bekannter Katalysatoraufbau, der trotz Kenntnis wegen des dafür nötigen hohen elektrischen Energieaufwands und nur geringer zu erwartender Verbesserungen nicht weiterverfolgt worden war, als Ausgangspunkt verworfen und stattdessen ein moderneres, von der Fachwelt nicht abgelehntes Dokument gewählt.⁶⁵⁾ Aus denselben Gründen ist es unrealistisch, anzunehmen, eine Durchschnittsfachperson hätte ohne nachträgliche Erkenntnisse beabsichtigt, eine Technik zu verbessern, die 65 Jahre lang nicht beachtet und deren Lehre niemals gewerblich genutzt worden war.⁶⁶⁾)

Liegt keiner dieser Ausnahmefälle vor, bleibt das Alter eines Dokuments allenfalls ein subsidiärer Anhaltspunkt für erfinderische Tätigkeit, der nur zum Tragen kommt, wenn sich das Naheliegen nicht bereits aus anderen Gründen ergibt; es begründet für sich genommen keine erfinderische Tätigkeit.⁶⁷⁾

Betrifft die Erfindung die Verbesserung eines Herstellungsverfahrens für eine bekannte chemische Verbindung, sind bei der Ermittlung des nächstliegenden Stands der Technik nur solche Dokumente zu berücksichtigen, die diese Verbindung und deren Herstellung beschreiben. Allein ein Vergleich mit diesen Dokumenten erlaubt es festzustellen, ob eine Verbesserung bei der Herstellung der Zielverbindung erreicht wurde, die bei der Formulierung der erfindungsgemäß zu lösenden Aufgabe berücksichtigt werden kann.⁶⁸⁾ Dies spiegelt zutreffend und in objektiver Weise die tatsächliche Situation wider, in der sich die Fachperson am Prioritätstag des Streitpatents befand.⁶⁹⁾

Dieselbe Beschränkung des heranzuziehenden Dokumentenkreises gilt für verwandte Fallgestaltungen: Betrifft die Erfindung ein spezielles Verfahren zur Anwendung auf einen bestimmten chemischen Stoff mit notwendigerweise spezifischen Charakteristika, sind in erster Linie nur solche Druckschriften zu berücksichtigen, die ein gattungsgemäßes Anwendungsverfahren eben dieses Stoffes mit seinen spezifischen Charakteristika beschreiben.⁷⁰⁾ Betrifft die Erfindung stattdessen ein Herstellungsverfahren eines chemischen Stoffes ausgehend von bestimmten Ausgangsstoffen, sind entsprechend in erster Linie solche Druckschriften zu berücksichtigen, die ein gattungsgemäßes Herstellungsverfahren ausgehend von eben diesen Ausgangsstoffen beschreiben.⁷¹⁾

Die Kammer sieht keinen Grund, warum diese Überlegungen zum nächstliegenden Stand der Technik nicht auch für Herstellungsverfahren eines anderen Gegenstands als einer chemischen Verbindung gelten sollten; auch bei der Verbesserung des Herstellungsverfahrens für ein bekanntes Erzeugnis sind daher nur Druckschriften heranzuziehen, die dieses Erzeugnis und seine Herstellung beschreiben.⁷²⁾

Innerhalb des so bestimmten, verengten Dokumentenkreises bedarf es für eine naheliegende Ausgestaltung keiner besonderen Motivation der Fachperson, wenn die zu lösende Aufgabe lediglich in der Bereitstellung eines weiteren Verfahrens besteht: Die Fachperson zieht dann ohne Weiteres Variationen der aus dem nächstliegenden Stand der Technik bekannten Verfahrensparameter in Erwägung, die sich zur Ausführung eines alternativen Verfahrens eignen könnten, sofern das allgemeine Fachwissen und der übrige Stand der Technik solche Variationen nahelegen.⁷³⁾

Die Beschränkung des Dokumentenkreises gilt jedoch nur für Erfindungen, die die Verbesserung eines Verfahrens zur Herstellung einer bekannten chemischen Verbindung zum Gegenstand haben. Richtet sich die Erfindung stattdessen auf die Herstellung einer Zusammensetzung, etwa einer Mischung mehrerer Stoffe, ist der Kreis der als nächstliegender Stand der Technik infrage kommenden Dokumente nicht auf solche beschränkt, die genau diese Zusammensetzung und ihre Herstellung offenbaren.⁷⁴⁾

Ist die Fachperson bestrebt, eine einfache Konstruktion zu erreichen, ist es unwahrscheinlich, dass sie dabei von einem Stand der Technik ausgeht, der eine außergewöhnliche Ausführung mit einer komplizierten Einrichtung betrifft, nur um diese komplizierte Einrichtung wegzulassen, wenn bereits Lösungen bekannt sind, die ohne diese Einrichtung auskommen; die Wahl einer solchen Konzeption als Ausgangspunkt, um sie anschließend durch eine grundlegende Änderung in die nicht gewählte, bereits bekannte einfachere Konzeption umzuwandeln, beruht auf einer rückschauenden Betrachtungsweise.⁷⁵⁾

Wählt ein Einwand mangelnder erfinderischer Tätigkeit als Ausgangspunkt gezielt die unter mehreren vergleichbaren Offenbarungen desselben Dokuments ungünstigste Ausführungsform – etwa diejenige mit dem schlechtesten Messwert –, ohne dass etwas anderes als die Kenntnis der beanspruchten Erfindung diese Auswahl erklären könnte, ist dieser Einwand notwendig durch eine rückschauende Betrachtungsweise belastet.⁷⁶⁾ Ebenso stellt ein ausdrücklich als Vergleichsbeispiel gekennzeichnetes Ausführungsbeispiel, das schon nach der Lehre des Ausgangsdokuments selbst der Verbesserung bedarf, regelmäßig kein erfolgversprechendes Sprungbrett zur beanspruchten Erfindung dar.⁷⁷⁾

Das schließt es jedoch nicht aus, ein Vergleichsbeispiel als Ausgangspunkt heranzuziehen: Der nächstliegende Stand der Technik muss jeglichen Stand der Technik repräsentieren, der realistischerweise zu etwas innerhalb des Schutzbereichs weiterentwickelt werden kann; er muss weder besonders bevorzugt noch vorteilhaft sein, sondern lediglich aus technischer Sicht nicht unrealistisch, also nicht weitab vom technischen Kontext der Erfindung liegen. Ein als Vergleichsbeispiel bezeichnetes Ausführungsbeispiel scheidet deshalb nicht schon deswegen als Ausgangspunkt aus, weil das Ausgangsdokument es selbst als zu verbessernde Alternative darstellt, wenn es demselben technischen Gebiet angehört und einem der Erfindung sehr ähnlichen technischen Zweck dient.⁷⁸⁾

Auch wenn die Fachperson bei der Wahl des Ausgangspunkts vollständig frei ist, bleibt sie an diese Wahl im Anschluss gebunden. Entscheidet sie sich etwa für einen bestimmten Verdichterkolben als Ausgangspunkt, kann sie diesen zwar weiterentwickeln, doch bleibt das normale Ergebnis dieser Entwicklung ein Verdichterkolben und wird nicht zu einem Kolben für einen Verbrennungsmotor.⁷⁹⁾

Eine bewusste, das heißt in Kenntnis der Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Gattungen getroffene Auswahl legt daher nicht nur den als Ausgangspunkt dienenden Gegenstand fest, sondern steckt auch den Rahmen der Weiterentwicklung ab: Sie erlaubt nur eine Weiterentwicklung innerhalb dieser Gattung. Eine Änderung der bewusst gewählten Gattung zu einer anderen, zuvor bekannten, aber nicht gewählten Gattung während der Weiterentwicklung lässt sich dann nur als Folge einer Ex-post-facto-Analyse erklären.⁸⁰⁾

Dieser Grundsatz ist seither wiederholt angewandt worden. Es wäre undenkbar, dass eine Fachperson, die zwischen zwei unterschiedlichen Pflugkonstruktionen – umkehrbar und nicht umkehrbar – wählen könnte, sich frei für die eine entscheidet, um sie anschließend in die andere umzuwandeln, obwohl es genügt hätte, von vornherein die andere zu wählen.⁸¹⁾ Ebenso stellt die Wahl eines für Müllbeutel bestimmten Abfallbehälters als Ausgangspunkt eine künstliche Vorgehensweise dar, wenn Behälter, die sich für ein mit einer Hubkippeinrichtung versehenes Mehrkammer-Müllfahrzeug eignen, bereits vor dem Anmeldetag bekannt waren; es ist dann unlogisch, dass die mit beiden Konzepten vertraute Fachperson ausgerechnet den ungeeigneten Behälter weiterentwickelt, um am Ende zu einem für diese Verwendung geeigneten Behälter zu gelangen.⁸²⁾ Eine Fachperson, die einen Ausgangspunkt mit dichter, wasserundurchlässiger Trommel gewählt hat, bleibt ebenso an diese Wahl gebunden; der Übergang während der Weiterentwicklung zu einer perforierten, von einem separaten Waschbehälter umgebenen Trommel eines anderen, zuvor bekannten, aber nicht gewählten Maschinentyps lässt sich nur als Ergebnis einer Ex-post-facto-Analyse erklären.⁸³⁾ Mit der Wahl einer der bekannten Gattungen eines Handrührgeräts – mit stehendem oder mit liegendem Motor – ist bereits der Rahmen für die Weiterentwicklung gesteckt; eine Änderung der am Anfang ausgewählten Gattung während der Weiterentwicklung ist unwahrscheinlich und im Normalfall nicht naheliegend.⁸⁴⁾ Dieselbe Erwägung schließt es aus, einen Standardofen zu einem Dampfgargerät⁸⁵⁾ oder einen Kraftfahrzeug-Innenspiegel zu einem für die Feuchtraumnutzung bestimmten Spiegel weiterzuentwickeln.⁸⁶⁾ Aus demselben Grund ist es unwahrscheinlich, dass eine Fachperson, die mit der Entwicklung von Gegenständen einer bestimmten Art befasst ist und bereits mehrere Ausführungsbeispiele dieser Art kennt, sich für die Weiterentwicklung ein Erzeugnis einer ihr fremden Art als Ausgangspunkt sucht.⁸⁷⁾

Aus der Bindung an die gewählte Gattung folgt zugleich, dass der Fachperson nicht unterstellt werden darf, sie werde den dadurch abgesteckten Rahmen verlassen und dabei sogar einen technischen Rückschritt vollziehen. Legt der gewählte Ausgangspunkt etwa die Verwendung einer Multicast-Funktionalität nahe, ist es unrealistisch anzunehmen, die Fachperson würde ausgehend davon ein Nicht-Multicast-System entwickeln.⁸⁸⁾

Die Bindung an die gewählte Gattung schließt es allerdings nicht aus, Druckschriften einer anderen Gattung als sekundäre Informationsquelle heranzuziehen, aus denen sich Hinweise oder Anregungen zur Lösung der gestellten Aufgabe ergeben können. Die Wahl eines militärischen Schutzhelms als nächstliegenden Stand der Technik bedeutet nicht, dass Druckschriften, die Schutzhelme anderer Art wie Arbeitsschutzhelme beschreiben, deshalb nicht dem Wissen der Fachperson zuzuordnen wären; die Angaben zum gewählten Ausgangspunkt bilden im Rahmen des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes lediglich die primäre Informationsquelle, also den erfolgversprechendsten Ausgangspunkt, von dem aus die Fachperson zu dem beanspruchten Gegenstand zu gelangen versucht; die übrigen Druckschriften können dagegen wichtige sekundäre Informationsquellen darstellen, denen die Fachperson im Hinblick auf die zu lösende Aufgabe Hinweise oder Anregungen zur Lösung entnehmen könnte.⁸⁹⁾

Die freie Wahl des Ausgangspunkts hat schließlich auch Auswirkungen darauf, welche Fachperson und welches Fachwissen der Beurteilung zugrunde zu legen sind. Ist der gewählte Ausgangspunkt einem bestimmten technischen Gebiet zuzuordnen, ist die maßgebliche Fachperson diejenige dieses Gebiets, nicht die eines anderen, dem Ausgangspunkt fremden Gebiets: Eine Einsprechende kann den Ausgangspunkt zwar grundsätzlich frei wählen, muss aber hinnehmen, dass diese Wahl in der Folge Auswirkungen auf das bei der Beurteilung zu berücksichtigende Fachwissen hat; der Übergang zu den Kenntnissen eines anderen Fachgebiets während der Weiterentwicklung lässt sich für die Fachperson des gewählten Ausgangsgebiets nur als Ergebnis einer nachträglichen Betrachtung erklären.⁹⁰⁾

Dass ein im Stand der Technik implizit enthaltenes, verborgenes technisches Merkmal eines bekannten Verfahrens nur mittels einer mathematischen Beweisführung nachweisbar ist, steht seiner Berücksichtigung als offenbartes Merkmal des nächstliegenden Stands der Technik nicht entgegen; die mathematische Beweisführung belegt gerade die Zugänglichkeit des verborgenen Merkmals, und es kommt nicht darauf an, ob ein objektiver Anlass bestand, eine solche Beweisführung überhaupt durchzuführen. Das so identifizierte verborgene Merkmal kann ebenso wie jedes andere technische Merkmal des nächstliegenden Stands der Technik insbesondere zur Bestimmung der objektiven technischen Aufgabe herangezogen werden; dieser Ansatz folgt aus dem objektiven Charakter des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes, der die Berücksichtigung sämtlicher technischer Merkmale des nächstliegenden Stands der Technik gebietet, gleich ob sie unmittelbar erkennbar oder verborgen, aber zugänglich sind.⁹¹⁾

Eine hypothetische Ausführungsform, die der Offenbarung der als nächstliegender Stand der Technik herangezogenen Entgegenhaltung nicht unmittelbar und eindeutig zu entnehmen ist, kann nicht als Ausgangspunkt für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit oder für die Formulierung der hierfür zu stellenden objektiven technischen Aufgabe dienen; auszugehen ist von der tatsächlichen Offenbarung des Stands der Technik, nicht von einer dort nicht beschriebenen, nur angenommenen Verfahrensweise.⁹²⁾ Ebenso muss der nächstliegende Stand der Technik jedenfalls für die beanspruchte Erfindung bedeutsamen konstruktiven Elemente klar und unzweideutig definiert sein: Bevor die Nachteile einer bestimmten Ausführungsform objektiv bestimmt werden können, muss die Fachperson deren konkrete Konstruktion kennen, da andernfalls von Anfang an spekulative Elemente in die Formulierung der objektiven Aufgabe einfließen, die aus nicht offenbarten Möglichkeiten ausgewählt oder ergänzt werden müssten.⁹³⁾ Maßgeblich ist auch hier der für die Neuheitsprüfung entwickelte Unvermeidlichkeits-Maßstab der impliziten Offenbarung.

Dass eine Entgegenhaltung nicht ausdrücklich zwischen zwei Anwendungsvarianten unterscheidet oder eine von ihnen nicht ausdrücklich erwähnt, schließt sie nicht bereits deshalb als nächstliegenden Stand der Technik aus, wenn diese Anwendung in ihrer allgemeinen Offenbarung implizit enthalten und das betroffene Anwendungsgebiet eng mit dem beanspruchten Gegenstand verwandt ist.⁹⁴⁾

Der Begriff des nächstliegenden Stands der Technik trägt in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern zwei unterschiedliche Bedeutungen, je nachdem, wie der Einwand nach Artikel 56 EPÜ ausgeht. Wird die Erfindung als erfinderisch anerkannt, setzt der Begriff die Vorstellung einer Art Metrik voraus, die den Abstand zwischen den einzelnen Teilen des Stands der Technik und der Erfindung misst, sodass eine gegenüber dem nächstliegenden Stand der Technik nicht naheliegende Erfindung erst recht gegenüber jedem entfernteren Stand der Technik nicht naheliegend wäre; eine solche Metrik legt die Rechtsprechung jedoch nicht fest, und die Bestimmung eines eindeutigen nächstliegenden oder besten Ausgangspunkts ist häufig weder einfach noch überhaupt möglich. Wird die erfinderische Tätigkeit dagegen verneint, verlangt der Begriff nur, dass der gewählte Stand der Technik dieselbe Aufgabe wie die Erfindung behandelt, um eine rückschauende Betrachtung zu vermeiden; hier muss der nächstliegende Stand der Technik nicht eindeutig sein, weil die Erfindung mangels erfinderischer Tätigkeit bereits ausscheidet, sobald sie sich der Fachperson ohne Rückschau von irgendeinem Ausgangspunkt aus ergibt. Jeder als Ausgangspunkt herangezogene Stand der Technik, der eine realistische Angriffskette gegen die erfinderische Tätigkeit trägt, kann daher als nächstliegender Stand der Technik gelten; ein als Ausgangspunkt gewähltes Dokument scheidet nicht allein deshalb aus, weil ein scheinbar vielversprechenderer Stand der Technik zur Verfügung steht.⁹⁵⁾ Entscheidend für das Naheliegen ist dabei nicht die Nähe des Ausgangspunkts zur Erfindung, sondern die Gesamtwahrscheinlichkeit des von ihm ausgehenden Weges zur Erfindung; ein Dokument darf deshalb nicht allein deswegen verworfen werden, weil ein „näheres“ zur Verfügung steht, sondern nur aufgrund einer Bewertung, ob von ihm aus ein naheliegender Weg zur Erfindung führt. Verbleibende, noch nicht geprüfte Ausgangspunkte können unberücksichtigt bleiben, wenn sich feststellen lässt, dass sie nicht erfolgversprechender sind als die bereits geprüften.⁹⁶⁾

Zwar reduziert die Praxis in manchen Technikgebieten mehrere gangbare Ausgangspunkte auf einen einzigen nächstliegenden Stand der Technik; die Wortwahl der einschlägigen Rechtsprechung („idealerweise“) zeigt aber, dass dies häufig nur der Idealfall ist, während im ersten Schritt des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes in der Praxis durchaus mehrere Dokumente zu berücksichtigen sein können.⁹⁷⁾ Der Aufgabe-Lösungs-Ansatz verlangt gerade nicht, das „erfolgversprechendste“ Sprungbrett unter Ausschluss aller anderen Dokumente auszuwählen; in der Praxis ist es lediglich sinnvoll, die Untersuchung auf Ausgangspunkte zu beschränken, von denen aus potenziell ein realistischer Weg zur Erfindung führt.⁹⁸⁾ Die Zahl der geeigneten Ausgangsdokumente kann insbesondere von der Anspruchsbreite abhängen, sodass ein breiter Anspruch dazu führen kann, dass mehrere Dokumente gleichermaßen gültige Ausgangspunkte sind; Gleiches gilt für ein stark wettbewerbsorientiertes technisches Gebiet, auf dem viele eng verwandte Entgegenhaltungen veröffentlicht wurden. Dass mehrere Dokumente als nächstliegender Stand der Technik infrage kommen, ist mit dem Aufgabe-Lösungs-Ansatz vereinbar.⁹⁹⁾

Die Wahl eines einzigen Ausgangspunkts entspricht schon im Ansatz nicht der tatsächlichen Situation der fiktiven Fachperson: Ein Erfinder, der ein bestimmtes Ziel erreichen will, hält es vielmehr für selbstverständlich, seine Erfolgsaussichten dadurch zu maximieren, dass er mehr als einen vielversprechenden und realistischen Ausgangspunkt verfolgt.¹⁰⁰⁾ Aus der fehlenden Naheliegung gegenüber diesem erfolgversprechendsten Sprungbrett folgt jedoch nicht zwingend, dass auch ein anderer, von einem entfernteren Ausgangspunkt ausgehender Weg zur Erfindung nicht naheliegt; das hängt von den Umständen des Einzelfalls ab. Für eine objektive Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ist aber erforderlich, dass auch ein solcher entfernterer Ausgangspunkt für die Fachperson seinerseits realistisch ist.¹⁰¹⁾

Die Annahme, der übrige Stand der Technik sei weniger relevant als der als nächstliegend ermittelte, kann sich als unzutreffend erweisen, etwa wenn sich überzeugend nachweisen lässt, dass die Fachperson ausgehend von einem anderen Stand der Technik naheliegend zum beanspruchten Gegenstand gelangt wäre, nicht aber ausgehend von dem als nächstliegend ermittelten Stand der Technik. In dieser Situation, aber auch schon im Zweifel, ist der Aufgabe-Lösungs-Ansatz für jeden weiteren Stand der Technik zu wiederholen, der ebenfalls als geeigneter Ausgangspunkt infrage kommt.¹⁰²⁾ Stehen danach zwei gleichermaßen geeignete alternative Ausgangspunkte zur Verfügung, von denen der eine zu dem Ergebnis führt, dass der beanspruchte Gegenstand naheliegt, und der andere zum gegenteiligen Ergebnis, so qualifiziert sich der zuletzt genannte Ausgangspunkt nicht als nächstliegender Stand der Technik, weil er nicht das erfolgversprechendste Sprungbrett zur Erfindung darstellt; maßgeblich bleibt der Ausgangspunkt, von dem aus der Gegenstand naheliegt.¹⁰³⁾ Liegen zwei alternative, als nächstliegender Stand der Technik infrage kommende Dokumente vor und führt eines von ihnen zu dem Ergebnis, dass die Erfordernisse des Artikels 56 EPÜ nicht erfüllt sind, so ist regelmäßig dieses Dokument als nächstliegender Stand der Technik zu wählen.¹⁰⁴⁾

In der Rechtsprechung der Beschwerdekammern werden zwei unterschiedliche Ansätze dazu vertreten, wer den nächstliegenden Stand der Technik als Ausgangspunkt der Prüfung auswählt.¹⁰⁵⁾

Nach dem ersten Ansatz wählt das zur Entscheidung berufene Organ – Prüfungsabteilung, Einspruchsabteilung oder Beschwerdekammer – den nächstliegenden Stand der Technik aus; die Fachperson mit ihren Erwartungen, Vorurteilen, Kenntnissen und Fähigkeiten spielt bei dieser Auswahl keine Rolle, sondern kommt erst ins Spiel, wenn die nächstliegende Lehre ermittelt und die objektive technische Aufgabe formuliert worden ist. Es ist deshalb weder möglich, eine technische Lehre mit der Begründung außer Betracht zu lassen, die Fachperson hätte sie nicht für den erfolgversprechendsten oder auch nur für einen realistischen Ausgangspunkt gehalten, noch kommt es darauf an, welchem Fachgebiet die Fachperson des gewählten Ausgangspunkts angehört.¹⁰⁶⁾

Die Fachperson im Sinne des Artikels 56 EPÜ tritt danach erst auf den Plan, wenn die objektive technische Aufgabe bereits formuliert ist; sie verkörpert die Person oder das Team mit der zur Lösung dieser Aufgabe geeigneten Kompetenz und muss nicht mit der Fachperson des Gebiets der Anmeldung oder des gewählten nächstliegenden Stands der Technik übereinstimmen. Ausgangspunkt für die Bestimmung dieser Fachperson ist das technische Problem, das sie sich, ausgehend von der Offenbarung des nächstliegenden Stands der Technik, zur Lösung gestellt hat, unabhängig von jeder anderen im Streitpatent nahegelegten Definition der Fachperson. Die Mitglieder des über den nächstliegenden Stand der Technik entscheidenden Organs können dabei nicht mit der Fachperson als fiktiver Größe gleichgesetzt werden.¹⁰⁷⁾

In der Beschwerdesache T 154/17 hat die Kammer diesen Ansatz bestätigt: Die Auswahl des Ausgangspunkts dient der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit und obliegt deshalb nicht der Fachperson, sondern dem Organ, das aus den nach Artikel 56 EPÜ zulässigen Offenbarungen des Stands der Technik über die erfinderische Tätigkeit entscheidet; die fiktive Fachperson – oder das jeweils kompetente Team – steigt erst nach der Bestimmung der objektiven technischen Aufgabe in das Szenario des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes ein. Welche Lehre sie vor dem maßgeblichen Stichtag aus dem Ausgangspunkt und etwaigen ergänzenden Offenbarungen des Stands der Technik abgeleitet hätte, ist erst von diesem Zeitpunkt an zu beurteilen; auf diese Weise wird die Frage des Naheliegens unter Vermeidung von Rückschau geprüft.¹⁰⁸⁾

Nach dem zweiten Ansatz kommt die Fachperson bereits bei der Auswahl der nächstliegenden Offenbarung ins Spiel: Zu bestimmen ist diejenige technische Lehre, von der die Fachperson realistischerweise als erfolgversprechendstem Sprungbrett zur Erfindung ausgegangen wäre; dabei sucht sie im Allgemeinen nach einer Offenbarung, die auf denselben oder zumindest einen ähnlichen Zweck bzw. dieselbe oder eine ähnliche Wirkung gerichtet ist wie die beanspruchte Erfindung. Diesem Ansatz folgend kann ein Angriff auf die erfinderische Tätigkeit mit der Begründung zurückgewiesen werden, dass die Fachperson die konkrete Offenbarung, auf die sich der Angriff stützt, realistischerweise nicht als Ausgangspunkt gewählt hätte.¹⁰⁹⁾

Die Kammer in T 2759/17 hat sich für den zweiten Ansatz entschieden: Die Fachperson ist von Anfang an der maßgebliche Bezugspunkt für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit, weil diese Beurteilung technische Erwägungen voraussetzt, die aus ihrer Sicht anzustellen sind; sie von einem Teil dieser Beurteilung auszuschließen, führte zu künstlichen und damit technisch bedeutungslosen Ergebnissen. Die Fachperson greift nicht willkürlich eine beliebige Offenbarung aus dem Stand der Technik heraus, um erst danach zu überlegen, auf welchem technischen Gebiet und mit welcher Wirkung sie anwendbar sein könnte; vielmehr ist sie regelmäßig mit einem bestimmten Zweck oder einer bestimmten Wirkung auf einem bestimmten technischen Gebiet konfrontiert und sucht von dort aus nach einer entsprechenden Offenbarung des Stands der Technik. Der erste Ansatz hätte demgegenüber zur Folge, dass stets die dem Anspruchsgegenstand strukturell am nächsten kommende Offenbarung als Ausgangspunkt gewählt werden könnte; das setzte die Kenntnis der Erfindung voraus und liefe damit auf eine unzulässige rückschauende Betrachtungsweise hinaus.¹¹⁰⁾

Auch unter dem ersten Ansatz ist die Wahl eines dem Fachgebiet der Fachperson fernliegenden Stands der Technik als Ausgangspunkt nicht ohne Weiteres zulässig: Gehört der als nächstliegend gewählte Stand der Technik nicht demselben oder einem benachbarten technischen Gebiet der Fachperson oder ihrem allgemeinen Fachwissen an, bedarf es einer Begründung und eines Nachweises, weshalb die Fachperson diese fernliegende Offenbarung gleichwohl als Ausgangspunkt herangezogen bzw. auf ihr Gebiet übertragen hätte; bloße Spekulation genügt nicht.¹¹¹⁾

Artikel 54 (2) EPÜ → Stand der Technik
→ Aufgabe-Lösungs-Ansatz