§ 538 der Zivilprozessordnung (ZPO) regelt die Bedingungen, unter denen das Berufungsgericht eine Sache an das Gericht des ersten Rechtszuges zurückverweisen kann.

§ 538 (1) ZPO → Beweisaufnahme und Entscheidung durch das Berufungsgericht
Das Berufungsgericht hat die notwendigen Beweise zu erheben und in der Sache selbst zu entscheiden.

§ 538 (2) ZPO → Bedingungen für die Zurückverweisung an das Gericht des ersten Rechtszuges
Das Berufungsgericht darf die Sache nur unter bestimmten Bedingungen an das Gericht des ersten Rechtszuges zurückverweisen, z.B. bei wesentlichen Verfahrensmängeln oder wenn ein Einspruch als unzulässig verworfen wurde.

Eine Rückverweisung nach § 538 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 ZPO setzt voraus, dass eine umfangreiche oder aufwändige Beweisaufnahme sicher zu erwarten ist – bloße Möglichkeit genügt nicht.¹⁾

Das Patentgericht kann gemäß § 79 III PatG bzw. § 70 III MarkenG die Entscheidung aufheben, ohne in der Sache selbst zu entscheiden, wenn

• das Patentamt noch nicht in der Sache selbst entschieden hat,
• das Verfahren vor dem Patentamt an einem wesentlichen Mangel leidet,
• neue Tatsachen oder Beweismittel bekannt werden, die für die Entscheidung wesentlich sind.

Das Patentamt hat die rechtlichen Beurteilungen, die der Aufhebung zugrundeliegen, auch seiner Entscheidung zugrunde zu legen.

Die Frage nach einer Zurückverweisung an das Patentamt ohne eigene Sachentscheidung stellt sich für die Senate des BPatG am häufigsten dann, wenn im Beschwerdeverfahren in die Patentansprüche zusätzliche Merkmale aufgenommen werden, zu denen noch kein Stand der Technik vorliegt, da die Prüfungsstelle hierzu nicht recherchiert und sachlich Stellung genommen hat.²⁾ Weitere Zurückverweisungsgründe sind häufig Verletzung des rechtlichen Gehörs oder sonstige Verfahrensfehler.

Auf eine Zurückverweisung ohne Sachentscheidung (§ 70 III Nr. 1 MarkenG) kann verzichtet werden, wenn diese aus verfahrensökonomischen Gründen ausscheidet, oder wenn eine Beurteilung ohne Schwierigkeiten möglich ist.

Hat die Prüfungsstelle die Anmeldung wegen fehlender Einheitlichkeit zurückgewiesen und wird dieser Mangel in der Beschwerdeinstanz durch Vorlage neuer Patentansprüche beseitigt, die vom Patentamt noch nicht ausreichend geprüft werden konnten, so ist die Zurückverweisung der Sache an das Patentamt zu beschließen.³⁾

Ist im Prüfungsverfahren die mangelnde erfinderische Tätigkeit der Lehre eines Unteranspruchs ausschließlich auf angeblich fachmännisches Handeln ohne nachprüfbaren Stand der Technik gestützt und wird das Patentbegehren im Beschwerdeverfahren durch Einbeziehung der Lehre dieses Unteranspruchs in den Hauptanspruch geändert, so ist es angezeigt, die Sache unter Aufhebung der angefochtenen Entscheidung an das Patentamt zurückzuverweisen.⁴⁾

ZPO, Buch 2, Abschnitt 1, Titel 2 → Berufung
Regelt das Berufungsverfahren, einschließlich der Voraussetzungen, unter denen eine Berufung zulässig ist, und der Befugnisse des Berufungsgerichts, insbesondere in Bezug auf die Beweisaufnahme und die Entscheidung in der Sache.