Eine Auswahlerfindung liegt vor, wenn aus einem im Stand der Technik offenbarten breiten Bereich, aus generischen Formeln mit Variablengruppen oder aus „Listen“ möglicher Alternativen ein engerer Bereich, eine spezielle Untergruppe oder einzelne Spezies beansprucht werden. Für die Neuheit einer Bereichsauswahl hat die Rechtsprechung drei kumulative Voraussetzungen herausgearbeitet: Der ausgewählte Unterbereich muss eng sein, hinreichend weit vom durch Beispiele oder bevorzugte Ausführungen illustrierten bekannten Bereich entfernt liegen und eine gezielte, nicht zufällige Auswahl darstellen. (T 279/89; Prüfungsrichtlinien, G-VI, 7 (April 2025))

Die Figur der Auswahlerfindung betrifft nicht nur numerische Bereiche (z. B. Temperatur, Konzentration, Partikelgröße), sondern auch chemische und stoffliche Auswahlen innerhalb generischer Offenbarungen, etwa die Wahl eines bestimmten Substituenten aus einer offenbarten Radikalmenge oder die Festlegung eines engen Kombinationsteils aus mehrfachen Listen. Neuheit ist dabei eigenständig zu prüfen; das bloße Fehlen eines expliziten Beispiels im Stand der Technik ersetzt nicht die Prüfung der drei Kriterien. (G-VI, 7)

Das von der älteren Rechtsprechung (T 198/84, zusammengefasst in T 279/89) entwickelte Konzept, dass ein beanspruchter Unterbereich im Vergleich zum bekannten Bereich „narrow“ sein muss und von konkreten Ausführungsbeispielen „sufficiently far removed“ sein muss, ist als eine Art Neuheitstest für Auswahlerfindungen herangezogen worden. Nach neuerer Rechtsprechung lässt sich dieses Konzept jedoch nicht mit dem Erfordernis der unmittelbaren und eindeutigen Offenbarung in Einklang bringen, die als maßgebliches Kriterium für die Beurteilung der Neuheit etabliert ist; die relativen Begriffe „narrow“ und „sufficiently far removed“ liefern keine objektiven, tragfähigen und konsistenten Kriterien für die Feststellung der Neuheit eines ausgewählten Unterbereichs, sondern sind vom Einzelfall und Kontext abhängig und beinhalten Erwägungen, die mit der technischen Wirkung des Bereichs verknüpft sind. Folglich lässt sich dieses Konzept nicht mit der unmittelbaren und eindeutigen Offenbarung vereinbaren und ist der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit zuzuordnen.¹⁾

Bei mehreren Bereichen steht das in T 26/85 beschriebene Konzept des „seriously contemplating“ nicht im Einklang mit der unmittelbaren und eindeutigen Offenbarung. Vielmehr ist bei mehreren Bereichen das „seriously contemplating“ mit der angestrebten Wirkung verknüpft, was Erwägungen impliziert, wie sie für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit typisch sind.²⁾

Für die Erfinderische Tätigkeit gilt ergänzend: Ist die Auswahl mit einer besonderen technischen Wirkung verbunden und gibt es keine Hinweise, die die Fachperson zu gerade dieser Auswahl geführt hätten, kann die Objektive technische Aufgabe in der Bereitstellung dieser vorteilhaften Wirkung gesehen werden und die beanspruchte Auswahl auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen. Der geltend gemachte technische Effekt muss den gesamten beanspruchten Bereich tragen; zeigt er sich nur in einem Teilbereich, ist die Aufgabe weniger ehrgeizig – etwa als Bereitstellung einer Alternative – zu formulieren oder der Anspruch einzuschränken. (Prüfungsrichtlinien, G-VII, 12; G-VII, 5.2; T 939/92; T 2108/21, Nr. 3.3.10)

Das Kriterium des „ernsthaften Erwägens“, das im Neuheitskontext bei sich überschneidenden Bereichen eine Rolle spielen kann, ist strikt von der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit zu trennen. Für Art. 56 EPÜ ist maßgeblich, ob die Fachperson – ausgehend von einem realistischen Ausgangspunkt und einer lösungsneutral formulierten Aufgabe – nach dem Could/Would-Ansatz veranlasst gewesen wäre, die beanspruchte Auswahl zu treffen, etwa weil der Stand der Technik genau in Richtung des ausgewählten Bereichs drängt. (G-VII, 12; G-VII, 5.3)

Ein lediglich zufälliger oder vorhersehbarer Zusatznutzen innerhalb einer „Einbahnstraßen-Situation“ begründet keine erfinderische Tätigkeit; ein solcher Mehrnutzen ist als Bonus-Effekt rechtlich unerheblich, wenn die Auswahl bereits nahelag. Umgekehrt kann eine belegte, unerwartete technische Wirkung ein starkes Indiz zugunsten der erfinderischen Tätigkeit sein, sofern sie kausal auf die anspruchsbegründenden Merkmale zurückgeht und über den vollen Schutzbereich eintritt. (G-VII, 10.2; T 231/97; T 192/82; T 939/92; G 2/21)

Bei der Begründung ist transparent darzustellen, weshalb der gewählte Ausgangspunkt realistisch ist, welche Unterscheidungsmerkmale die Auswahl definieren, welche technischen Wirkungen hieraus folgen und wie daraus die objektive Aufgabe entsteht. Erst danach ist zu prüfen, ob der Stand der Technik eine Veranlassung zur spezifischen Auswahl gibt, etwa durch explizite Hinweise, Trends oder durch das allgemeine Fachwissen. Eine rückschauende Ex-post-facto-Analyse oder eine mosaikartige Kombination ohne sachlichen Anknüpfungspunkt ist zu vermeiden. (Prüfungsrichtlinien, G-VII, 5.1–5.3 und 8; G-VII, 6)

Im Einklang mit der neueren Rechtsprechung, einschliesslich T 261/15 (Gründe 2.2.2), ist das frühere Kriterium der gezielten Auswahl (Kriterium (c)) bei Auswahl aus einem bekannten Zahlenbereich für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit, nicht aber für die Beurteilung der Neuheit massgeblich (siehe auch Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 10. Auflage 2022, I.C.6.3.1).³⁾

Dies spiegelt sich in den Richtlinien für die Prüfung im EPA wider, die seit 2019 in Abschnitt G-VI, 8(ii) vorsehen, dass für die Neuheit einer Auswahl aus einem Zahlenbereich nur die Kriterien (a) und (b) erfüllt sein müssen.⁴⁾)

Bereits in der Grundsatzentscheidung T 198/84 (Gründe 7) wurde bestätigt, dass das Vorliegen einer neu entdeckten Wirkung in einem aus einem grösseren Bereich herausgegriffenen Teilbereich (gezielte Auswahl) keine Voraussetzung für die Neuheit ist.⁵⁾

Artikel 56 (1) EPÜ → Anforderungen an die erfinderische Tätigkeit
Erklärt, dass eine Erfindung als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend gilt, wenn sie sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt.