Eine Nichtigkeitsklage gegen ein abgelaufenes Patent ist nach der Rechtsprechung des Senats auch dann zulässig, wenn der Kläger ein berechtigtes Interesse daran hat, die Inanspruchnahme eines Dritten wegen Verletzung des Streitpatents abzuwenden.¹⁾

Die Rechtsprechung bejaht ein solches Rechtsschutzbedürfnis insbesondere dann, wenn der Kläger damit rechnen muss, dass er wegen Verletzungshandlungen in der Vergangenheit aus dem damals noch bestehenden Patent in Anspruch genommen wird.²⁾

Soll eine Nichtigkeitsklage der vorbeugenden Abwehr von Ansprüchen dienen, ist nicht ausschlaggebend, ob diese bereits geltend gemacht oder auch nur angekündigt sind. Hinreichender Anlass, gerichtlichen Rechtsschutz in Anspruch zu nehmen, besteht vielmehr schon dann, wenn der Kläger Anlass zu der Besorgnis hat, er könne auch nach Ablauf der Schutzdauer noch Ansprüchen wegen zurückliegender Handlungen ausgesetzt sein. Ein Rechtsschutzinteresse darf in solchen Fällen nur dann verneint werden, wenn eine solche Inanspruchnahme ernstlich nicht mehr in Betracht kommt.³⁾

Ausgehend von diesen Grundsätzen hat der Bundesgerichtshof ein Rechtsschutzinteresse zum Beispiel für den Fall bejaht, dass der Patentinhaber eine bereits erhobene Verletzungsklage zurücknimmt, einen Verzicht auf eventuelle Ansprüche aus dem Streitpatent aber ablehnt.⁴⁾

Ein berechtigtes Interesse, eine Inanspruchnahme Dritter abzuwenden, hat der Senat in einer Konstellation bejaht, in der Abnehmer des Nichtigkeitsklägers wegen Verletzung des angegriffenen Patents durch Anbieten und Inverkehrbringen von Software in Anspruch genommen wurden, die vom Nichtigkeitskläger zur Verfügung gestellt wurde.⁵⁾

In dieser Konstellation wird der Nichtigkeitskläger zwar auch im Interesse seiner Kunden tätig. Die Nichtigerklärung des Streitpatents liegt jedoch typischerweise zugleich in seinem eigenen Interesse, weil er die mit der Verletzungsklage angegriffenen Ausführungsformen zur Verfügung gestellt hat und deshalb nicht auszuschließen ist, dass er von seinen Abnehmern in Regress genommen wird.⁶⁾

→ Rechtsschutzinteresse an der Nichtigkeitsklage nach Ablauf des Patents