Prüfung der Einheitlichkeit wenn das EPA als (S)ISA tätig war

→ Beispiel für ein Verfahren, bei dem eine Aufforderung nach Regel 164 (2) EPÜ ergeht

Regel 164 (2) EPÜ [seit 1. November 2014]

Wird auf den ergänzenden europäischen Recherchenbericht verzichtet und ist die Prüfungsabteilung der Auffassung, dass in den Anmeldungsunterlagen, die der Prüfung zugrunde zu legen sind, eine Erfindung oder eine Gruppe von Erfindungen im Sinne des Artikels 82 beansprucht wird, zu der das Europäische Patentamt in seiner Eigenschaft als Internationale Recherchenbehörde oder als für die ergänzende internationale Recherche bestimmte Behörde keine Recherche durchgeführt hat, so

a) teilt die Prüfungsabteilung dem Anmelder mit, dass für solche Erfindungen, für die innerhalb einer Frist von zwei Monaten eine Recherchengebühr entrichtet wird, eine Recherche durchgeführt wird,

b) übermittelt sie die Ergebnisse einer nach Buchstabe a durchgeführten Recherche zusammen mit

einer Mitteilung nach Artikel 94 Absatz 3 und Regel 71 Absätze 1 und 2, in der dem Anmelder die Möglichkeit gegeben wird, zu diesen Ergebnissen Stellung zu nehmen und die Beschreibung, die Patentansprüche und die Zeichnungen zu ändern, oder

einer Mitteilung nach Regel 71 Absatz 3

c) fordert sie gegebenenfalls den Anmelder in der Mitteilung nach Buchstabe b auf, die Anmeldung auf eine Erfindung oder Gruppe von Erfindungen im Sinne des Artikels 82 zu beschränken, für die ein Recherchenbericht vom Europäischen Patentamt in seiner Eigenschaft als Internationale Recherchenbehörde oder als für die ergänzende internationale Recherche bestimmte Behörde erstellt wurde oder für die eine Recherche nach dem Verfahren gemäß Buchstabe a durchgeführt wurde.

Die neu gefasste Regel 164 (2) EPÜ gilt für alle Anmeldungen, für die die erste Mitteilung nach Artikel 94 (3) EPÜ und Regel 71 (1) und (2) EPÜ bzw. gegebenenfalls Regel 71 (3) EPÜ bei ihrem Inkrafttreten nicht erstellt worden ist.¹⁾

Wird auf den ergänzenden europäischen Recherchenbericht verzichtet, beginnt die Prüfungsabteilung mit der Prüfung, sobald die in der Mitteilung gemäß Regel 161/162 EPÜ gesetzte Frist abgelaufen ist. Ist sie der Auffassung, dass eine Erfindung beansprucht wird, die in der internationalen Phase nicht recherchiert worden ist, fordert sie den Anmelder zur Entrichtung einer Recherchengebühr auf (Regel 164 (2) a) EPÜ). Ungeachtet der Regel 137 (5) EPÜ dürfen sich somit geänderte Ansprüche, die innerhalb der in der Mitteilung nach Regel 161/162 EPÜ genannten Frist eingereicht werden, auf nicht recherchierte Gegenstände beziehen, die mit der ursprünglich beanspruchten Erfindung oder Gruppe von Erfindungen nicht durch eine einzige allgemeine erfinderische Idee verbunden sind; diese Gegenstände werden recherchiert, wenn für sie eine Recherchengebühr nach Regel 164 (2) a) EPÜ entrichtet wird.²⁾

Eine Aufforderung nach Regel 164 (2) a) EPÜ ergeht auch in den Fällen, in denen das EPA als SISA tätig war und mangelnde Einheitlichkeit nach Regel 45bis.6 PCT festgestellt hat, sowie in den Fällen, in denen der Anmelder eine Erfindung aus der Beschreibung in die Ansprüche aufgenommen hat.³⁾

Möchte der Anmelder auf eine Aufforderung nach Regel 164 (2) a) EPÜ hin Recherchengebühren entrichten, so muss er dies innerhalb der in der Aufforderung genannten Zweimonatsfrist tun. Diese Frist ist gemäß Regel 135 (2) EPÜ in der geänderten Fassung von der Weiterbehandlung ausgeschlossen.⁴⁾

Wird keine Recherchengebühr entrichtet, endet das in der Regel 164 (2) EPÜ vorgesehene besondere Verfahren mit Ablauf der in der Aufforderung genannten Frist. In einem solchen Fall erlässt die Prüfungsabteilung eine Mitteilung nach Artikel 94 (3) und Regel 71 (1) und (2) EPÜ und verlangt - im Einklang mit der üblichen Praxis -, dass die nicht recherchierten Gegenstände gestrichen werden.⁵⁾

Regel 164 (2) b) EPÜ sieht vor, dass dem Anmelder bei Entrichtung einer Recherchengebühr die Recherchenergebnisse als Anlage zu einer Mitteilung gemäß Artikel 94 (3) und Regel 71 (1) und (2) oder Regel 71 (3) EPÜ übermittelt werden. Die Öffentlichkeit wird im Europäischen Patentregister darüber informiert, dass Recherchenergebnisse übermittelt wurden. Da die Prüfungsabteilung für die Anmeldung zuständig ist, werden etwaige Einwände in Bezug auf recherchierte Erfindungen in der Mitteilung gemäß Artikel 94 (3) EPÜ dargelegt (Regel 164 (4) EPÜ). Diese Mitteilung gibt dem Anmelder auch Gelegenheit, innerhalb der darin genannten Frist zu den Feststellungen der Prüfungsabteilung und den beigefügten Recherchenergebnissen Stellung zu nehmen und die Beschreibung, die Patentansprüche und die Zeichnungen von sich aus zu ändern.⁶⁾

Gemäß Regel 164 (2) c) EPÜ wird der Anmelder in der Mitteilung nach Artikel 94 (3) EPÜ aufgefordert, aus allen vom EPA recherchierten Erfindungen eine einzige Erfindung (oder allgemeine erfinderische Idee) auszuwählen, die im europäischen Erteilungsverfahren weiterverfolgt werden soll.[ 18 ] Der Anmelder kann die Anmeldung nicht in Bezug auf eine Erfindung weiterverfolgen, für die keine Recherchengebühr entrichtet wurde.⁷⁾

siehe auch

Regel 164 (1) EPÜ → Prüfung der Einheitlichkeit durch das europäische Patentamt

¹⁾

Beschluss des Verwaltungsrats vom 16. Oktober 2013 zur Änderung der Regeln 135 und 164 der Ausführungsordnung zum Europäischen Patentübereinkommen (CA/D 17/13)

²⁾ , ³⁾ , ⁴⁾ , ⁵⁾ , ⁶⁾ , ⁷⁾

Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 10. Juni 2014 über die geänderten Regeln 164 und 135 EPÜ, Amtsblatt Juli 2014

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