Zuständigkeit für die Prüfung der Teilungsanmeldung

Wird die Teilung der Patentanmeldung gegenüber dem Patentamt erklärt, ist sie mithin bereits mit dem Eingang bei diesem wirksam.1)

Wird die Teilung erklärt, nachdem das Verfahren über die Anmelderbeschwerde beim Patentgericht anhängig geworden ist, liegt die Zuständigkeit für die sachliche Prüfung auch der Teilungsanmeldung grundsätzlich beim Patentgericht.2). Das Patentgericht hat dabei unter den in § 79 Abs. 3 Nr. 1 bis 3 PatG geregelten Voraussetzungen die Möglichkeit, nicht in der Sache selbst zu entscheiden, sondern diese an das Patentamt zurückzuverweisen.3)

Die in jüngerer Zeit von einigen Senaten des Patentgerichts vertretene Auffassung, das Patentgericht sei für die Entscheidung über eine Teilungsanmeldung, die auf einer während der Anhängigkeit des Verfahrens über die Anmelderbeschwerde erklärten Teilung des Patents beruht, stets unzuständig und habe die Sache insoweit an das Patentamt zurückzuverweisen4), trifft nicht zu.5)

Wird eine Patentanmeldung im Beschwerdeverfahren geteilt, ist das Patentgericht nicht nur für die sachliche Prüfung der Teilanmeldung zuständig, sondern auch für die formelle Behandlung der Teilungserklärung, soweit nicht eine gesetzliche Vorschrift eine abschließende Empfangszuständigkeit des Patentamts begründet.6)

Dies beruht auf der Erwägung, dass sich sachliche und formelle Behandlung einer Teilungsanmeldung oft nicht eindeutig auseinanderhalten lassen. Der Senat hat bereits entschieden, dass über die Rechtzeitigkeit der Gebührenzahlung für eine Teilungserklärung sowie über einen Antrag auf Wiedereinsetzung in die versäumte Frist nach § 39 Abs. 3 PatG das Patentgericht zu entscheiden hat, wenn die Anmeldung erst nach Anhängigkeit des Beschwerdeverfahrens geteilt wird.7)

Nichts anderes gilt für die Zuständigkeit für die Entgegennahme der Teilungserklärung und die Prüfung ihrer Wirksamkeit. Wird die Teilung einer Patentanmeldung im Beschwerdeverfahren nach der Anhängigkeit beim Patentgericht, d.h. nach dem Zeitpunkt erklärt, zu dem das Patentamt nach Durchführung der Abhilfeprüfung die Akten dem Patentgericht zugeleitet hat8) gilt insoweit nichts anderes als für die Rücknahme der Anmeldung.9)

Anders als das Patentgericht ist der Bundesgerichtshof nur zur rechtlichen Überprüfung der Beschwerdeentscheidung berufen (§ 101 Abs. 2 PatG), und das Verfahren ist, soweit die Rechtsbeschwerde vom Patentgericht nicht zugelassen worden ist, auf die Prüfung beschränkt, ob einer der in § 100 Abs. 3 PatG bezeichneten und von der Rechtsbeschwerde gerügten Mängel des Verfahrens vorliegt. Bei einer Teilung während des Rechtsbeschwerdeverfahrens kann die Prüfung der Teilanmeldung daher weder vom Bundesgerichtshof, der kein Patent erteilt, noch vom Patentgericht vorgenommen werden, bei dem das Verfahren nicht mehr anhängig ist. Die Zuständigkeit für die Prüfung der Teilanmeldung fällt daher an das Patentamt zurück.10)

Nichts anderes gilt, wenn die Teilung vor Einlegung der Rechtsbeschwerde oder Ablauf der Rechtsbeschwerdefrist, jedoch nach dem Zeitpunkt erklärt wird, zu dem das Patentgericht - wie hier mit dem am 21. August 2017 verkündeten Beschluss - über die Beschwerde entschieden hat.11)

Mit der Verkündung der Entscheidung ist das Patentgericht an diese gebunden und kann sie nicht mehr ändern. Entgegen seiner Auffassung führt eine Teilungserklärung, die nach diesem Zeitpunkt erklärt wird, auch nicht dazu, dass sich die Zurückweisung der Stammanmeldung nachträglich als Teilentscheidung herausstellt. Nach der Verkündung des Zurückweisungsbeschlusses kann der Gegenstand des Beschwerdeverfahrens nicht mehr erweitert werden. Anträge, die erst nach diesem Zeitpunkt - oder nach dem Zeitpunkt, zu dem ein nicht aufgrund mündlicher Verhandlung ergehender Beschluss zur Zustellung in den Geschäftsgang gegeben worden ist - beim Patentgericht eingehen, sind weder von diesem noch im anschließenden Verfahren über die Rechtsbeschwerde zu berücksichtigen.12)

Ist das Patentgericht nach Entscheidung über die Beschwerde nicht mehr für die Prüfung einer danach entstandenen Teilanmeldung zuständig, entfällt auch der Grund für die Annahme, die Teilung sei - zwingend - gegenüber dem Gericht zu erklären und dieses sei zur Prüfung ihrer Wirksamkeit berufen13). Denn dadurch fielen - nur für den Zeitraum zwischen Erlass der Beschwerdeentscheidung und Einlegung der Rechtsbeschwerde - Prüfungs- und Empfangszuständigkeit auseinander, ohne dass hierfür zwingende Gründe erkennbar wären.14)

siehe auch

§ 39 (1) S. 1 PatG → Teilung der Patentanmeldung

1) , 3) , 5) , 10) , 11) , 14)
BGH, Beschluss vom 7. Mai 2019 - X ZB 9/18
2)
BGH, Beschluss vom 7. Mai 2019 - X ZB 9/18; m.V.a. BGH, Beschluss vom 23. September 1997 - X ZB 14/96, GRUR 1998, 458, 460 - Textdatenwiedergabe; Beschluss vom 22. April 1998 - X ZB 19/97, GRUR 1999, 148, 149 - Informationsträger; Beschluss vom 15. Dezember 1998 - X ZB 2/98, GRUR 1999, 574, 576 - Mehrfachsteuersystem
4)
BPatG, Beschluss vom 7. Dezember 2010 - 21 W (pat) 10/09, GRUR 2011, 949; Beschluss vom 21. Dezember 2010 - 21 W (pat) 1/09, juris Rn. 7; Beschluss vom 30. März 2012 - 7 W (pat) 108/11, juris Rn. 33 f.; Beschluss vom 22. November 2013 - 7 W (pat) 44/11, juris Rn. 19 f.; Beschluss vom 1. Dezember 2014 - 18 W (pat) 36/14, juris; Beschluss vom 11. Januar 2017 - 18 W (pat) 180/14, juris Rn. 8 ff.; Beschluss vom 4. April 2017 - 18 W (pat) 6/17, juris Rn. 49 f.; Beschluss vom 20. August 2018 - 15 W (pat) 5/18, juris Rn. 5 f.; anders BPatG, Beschluss vom 7. August 2007 - 21 W (pat) 37/04, juris Rn. 16; Beschluss vom 3. Dezember 2012 - 20 W (pat) 41/07, juris Rn. 1; Beschluss vom 22. Oktober 2013 - 17 W (pat) 6/13, juris Rn. 34 f.
6) , 7)
BGH, Beschluss vom 7. Mai 2019 - X ZB 9/18; m.V.a. BGH, GRUR 1999, 574, 576 - Mehrfachsteuersystem
8)
BPatG, GRUR 2011, 949 Rn. 16)(, ist die Teilungserklärung mithin an das Patentgericht zu richten. Wegen des Charakters der Teilungserklärung als Verfahrenshandlung((BGH, GRUR 1998, 458, 460 - Textdatenwiedergabe
9)
BGH, Beschluss vom 7. Mai 2019 - X ZB 9/18; m.V.a. BGH, Beschluss vom 19. Juli 2011 - X ZB 8/10, GRUR 2011, 1052 - Telefonsystem
12)
BGH, GRUR 1980, 104, 105 - Kupplungsgewinde; BGH, GRUR 2000, 688 Rn. 10 - Graustufenbild
13)
aA BPatG, BlPMZ 2017, 334