Die Widerklage ist in § 33 ZPO fragmentarisch geregelt.

Wird aus einer Marke auf Unterlassung des Gebrauchs einer Firma geklagt, so ist eine Widerklage auf Löschung der Angriffsmarke zulässig, wenn sich herausstellt, dass die Firmenrechte älter sind. Solche Fälle treten nicht selten auf, denn Firmenrechte entstehen mit der Benutzungsaufnahme und daher ist eine sehr sorgfältige Recherche erforderlich, um das Bestehen solcher Rechte herauszufinden.

Die Vorteile der Widerklage sind wie folgt:

• In einem Prozess können alle Fragen geklärt werden;
• Es muss kein eigener Gerichtskostenvorschuss gezahlt werden;
• Ein besonderer Gerichtsstand wird begründet. Daher ist die Widerklage auch an dieser – zunächst ungewöhnlich erscheinenden Stelle – in der ZPO geregelt.

Beispiel: Der Inhaber einer prioritätsälteren Marke klagt in Stuttgart auf Unterlassung der Benutzung der Marke auf einer Homepage im Internet, die auch in Stuttgart abrufbar ist. Dann kann die Löschungs(wider)klage wegen § 33 ZPO in Stuttgart geltend gemacht werden.

Voraussetzung der Widerklage:

• Sie ist eine vom Bestand der Hauptklage unabhängige Klage (keine Akzessorietät);
• Sie ist zu jedem Zeitpunkt zu erheben;
• Der Gegenanspruch muss mit dem in der Klage geltend gemachten Anspruch oder mit den gegen ihn vorgebrachten Verteidigungsmitteln in Zusammenhang stehen (§ 33 ZPO).

Die Verspätungsregelungen nach § 296 ZPO gelten in der ersten Instanz für die Widerklage nicht. Diese kann folglich auch noch kurz vor der mündlichen Verhandlung erhoben werden.

In zweiter Instanz ist nach der ZPO-Reform gemäß § 533 ZPO die Widerklage nur noch zulässig, wenn der Gegner einwilligt oder dies im Sinne des § 533 Nr. 2 ZPO sachdienlich ist, d. h. wenn Klage und Widerklage derselbe Tatsachenstoff zugrunde liegt. Bei der Klage auf Unterlassung der Verwendung eines Kennzeichens und der Löschungswiderlage liegt insoweit derselbe Tatsachenstoff zugrunde, als die Frage, wer die prioritätsälteren Rechte besitzt, entscheidend ist. Daher sollte die Widerklage in diesem Fall auch noch in zweiter Instanz möglich sein. Nach altem Recht war die Widerklage auch in der zweiten Instanz unproblematisch möglich.

Die Widerklage ist nur gegen denjenigen zulässig, der mit der Hauptklage angegriffen hat. Es gibt keine Drittwiderklage.

Der Bundesgerichtshof hat bislang offen gelassen, ob eine Widerklage grundsätzlich nur in derselben Prozessart wie die Klage zulässig ist.¹⁾

Bei einer nach Erlass einer einstweiligen Verfügung erhobenen Hauptsacheklage liegt der für die Zulässigkeit einer Hilfswiderklage auf Aufhebung der einstweiligen Verfügung im Falle der Abweisung der Hauptsacheklage gemäß § 33 Abs. 1 ZPO erforderliche Sachzusammenhang regelmäßig vor.²⁾

Die in einem Rechtsstreit über eine Klage auf Unterlassung, Auskunftserteilung und Feststellung der Schadensersatzverpflichtung nach vorausgegangenem Verfügungsverfahren erhobene Widerklage, mit der die Aufhebung einer einstweiligen Verfügung begehrt wird, weist keine so grundlegenden Verfahrensunterschiede zur Klage auf, dass eine gemeinsame Verhandlung und Entscheidung nicht oder nur unter Schwierigkeiten in Betracht kommt. Für die Klage und die Widerklage sind in einem solchen Fall keine unterschiedlichen Instanzenzüge gegeben. Das Gericht der Hauptsache ist nach § 927 Abs. 2 Halbsatz 2 ZPO für die Entscheidung über den Aufhebungsantrag zuständig. Nur die Revision ist gegen die Entscheidung über den Aufhebungsantrag ausgeschlossen, § 542 Abs. 2 Satz 1 ZPO. Der Verfolgung des Aufhebungsantrags im Wege der Widerklage steht weiter nicht entgegen, dass das Aufhebungsverfahren als Teil des Verfügungsverfahrens grundsätzlich auf eine beschleunigte Erledigung ausgerichtet ist³⁾. Der Beklagte hat es in der Hand, ob er ein gesondertes Aufhebungsverfahren einleitet oder den Weg der Widerklage wählt. Für die Verbindung des Hauptsacheprozesses mit dem Aufhebungsverfahren durch eine Widerklage sprechen zudem prozessökonomische Gründe, weil der Streit der Parteien in einem Verfahren erledigt werden kann.⁴⁾

Der für die Zulässigkeit einer Widerklage erforderliche Sachzusammenhang ist, wenn bei einer nach Erlass einer einstweiligen Verfügung erhobenen Hauptsacheklage eine Hilfswiderklage auf Aufhebung der einstweiligen Verfügung im Falle der Abweisung der Hauptsacheklage erhoben wird, ohne Weiteres gegeben.⁵⁾