Wenn ein Patentinhaber oder Anmelder zuvor die Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts (EPG) durch das Opt-out ausgeschlossen hat, erlaubt das Opt-back-in, diese Entscheidung rückgängig zu machen. Das bedeutet, dass das betroffene Patent oder die Patentanmeldung wieder in die ausschließliche Zuständigkeit des EPG zurückkehrt.

Artikel 83 (4) des Übereinkommens über ein Einheitliches Patentgericht (EPGÜ) beschreibt die Möglichkeit, von der Ausnahmeregelung zurückzutreten.

Die Bestimmungen zur Möglichkeit des Opt-Out und des Widerruf des Opt-Out dienen dem Zweck, den Missbrauch des parallelen Gerichtsbarkeitssystems zu verhindern, indem die Gerichtsbarkeit nach Beginn der Verfahren vor einem oder dem anderen Gericht verlagert wird. Ein solcher Missbrauch kann nur während der Übergangszeit stattfinden.¹⁾

Regel 5.7 EPGVO [→ Antrag auf Rücktritt von der Inanspruchnahme der Ausnahmeregelung ] beschreibt den Prozess für die Einreichung eines Antrags auf Rücktritt von der Inanspruchnahme der Ausnahmeregelung.

Unter Berücksichtigung des Wortlauts, der Struktur, des Zwecks und der Zielsetzung des Art. 83 EPGÜ als Ganzes muss der Satz „sofern nicht bereits eine Klage vor einem nationalen Gericht erhoben wurde“ in Art. 83(4) EPGÜ dahingehend verstanden werden, dass er sich auf eine Klage bezieht, die während des Übergangsregimes vor einem nationalen Gericht erhoben wurde.²⁾

Die Lesart des Begriffs Handlung in Art. 83(4) EPGÜ, die sich auf eine während der Übergangszeit erhobene Handlung bezieht, steht im Einklang mit Regel 5.8 EPGVO. Aus dem Wortlaut eine Angelegenheit, über die das EPG ebenfalls gemäß Art. 32 EPGÜ zuständig ist, folgt, dass R.5.8 EPGVO [→ Unwirksamkeit des Rücktritts bei anhängiger Klage] nur für während der Übergangszeit eingeleitete Handlungen gilt, über die tatsächlich eine parallele Zuständigkeit zwischen den nationalen Gerichten und dem EPG besteht.³⁾

Unter Berücksichtigung des Wortlauts, der Struktur, des Gegenstands und des Zwecks von Art. 83 EPGÜ als Ganzes muss der Satz Es sei denn, es wurde bereits eine Klage bei einem nationalen Gericht erhoben in Art. 83 Abs. 4 EPGÜ so verstanden werden, dass er sich auf eine Klage bezieht, die während des Übergangsregimes bei einem nationalen Gericht erhoben wurde.⁴⁾

Nationale Verfahren, die vor dem Einheitlichen Patentgerichtssystem anhängig waren (einschließlich Verfahren, die vor dem Inkrafttreten des EPGÜ am 1. Juni 2023 eingeleitet wurden), schließen die Wirksamkeit eines späteren Opt-in (d.h. die Rücknahme des Opt-out) aus. Dies stützt sich auf die klare Formulierung von Artikel 83(4) EPGÜ und Regel 5.8 der Verfahrensordnung.⁵⁾

Artikel 83(4) EPGÜ stellt keine Diskriminierung von Patentinhabern dar, deren Patente bereits Gegenstand nationaler Verfahren waren. Es handelt sich um eine bewusste und vorausschaubare Regelung im Rahmen des Übergangsregimes, das die parallele Zuständigkeit von nationalen Gerichten und dem UPC regelt.⁶⁾

Die Anwendbarkeit von Artikel 83(4) EPGÜ hängt nicht davon ab, ob die Parteien der nationalen Verfahren und der UPC-Verfahren identisch sind. Entscheidend ist allein, dass ein nationales Verfahren über das betroffene Patent geführt wurde.⁷⁾

Hat ein Vertreter des Klägers in Bezug auf das Streitpatent den Rücktritt vom Opt-out erklärt, ist es nicht erforderlich, dass der Kläger in bzw. mit der Klageschrift – von sich aus – die Vollmacht des Vertreters hinsichtlich des erklärten Rücktritts nachweist. Ein Nachweis ist nur bzw. erst im Falle des Bestreitens der Bevollmächtigung vorzulegen.⁸⁾

Die Rücknahme eines Opt-Outs ist wirksam, wenn er im Einklang mit Regel 5.7 EPGVO und Artikel 83.3 EPGÜ erfolgt und durch einen Vertreter, der in der offiziellen Liste der Patentanwälte gemäß Artikel 48.3 EPGÜ aufgeführt ist, im Register eingetragen wird.⁹⁾

Die Rücknahme eines Opt-out wird mit ihrem Eintrag ins Register gemäß Art. 83.3 EPGÜ und Regel 5.7 EPGVO wirksam (Art. 83.3 EPGÜ, Regel 5.7 EPGVO).¹⁰⁾ Eine Rücknahme des Opt-out im Rahmen des EPGÜ muss von einem Vertreter eingereicht werden, der gemäß Artikel 48 EPGÜ ernannt wurde. Ein solcher Vertreter muss seine Vollmacht nicht nachweisen, solange er im offiziellen Verzeichnis des Gerichts eingetragen ist (Art. 48 EPGÜ, Regel 5.3(b)(i) EPGVO).¹¹⁾

Der Widerruf eines Opt-out ist jedenfalls wirksam, wenn die Anforderungen der Regeln 5.3 und 5.7 EPGVO (bei mehreren Anmeldern oder Patentinhabern außerdem Regel 5.1 EPGVO) erfüllt sind, der Widerruf im Register eingetragen ist und die Voraussetzungen der Regel 5.8 EPGVO nicht vorliegen; in diesem Fall ist die daraus resultierende Wirksamkeit des Widerrufs des Opt-out für das Gericht und die Parteien verbindlich.¹²⁾

Das Verfahren zur Erklärung oder zum Widerruf eines Opt-out ist nach EPGÜ und EPGVO als ein einseitiges, nicht kontradiktorisches Verfahren ausgestaltet, in dem der Patentinhaber durch das Opt-out oder dessen Widerruf wählt, welcher Gerichtsbarkeit er sein Patent unterwerfen will, und ein künftiger Beklagter oder der Kläger einer Nichtigkeitsklage diese Wahl hinnehmen muss; dies spricht dafür, Einwendungen gegen ein Opt-out oder dessen Widerruf zu begrenzen.¹³⁾

Da nach Regel 5A.1 EPGVO nur die dort genannten Personen die Beseitigung eines unbefugten Opt-out oder eines unbefugten Widerrufs eines Opt-out beantragen können, steht Dritten, insbesondere Beklagten in Verletzungsverfahren, kein Recht zu, gegen einen unbefugten Widerruf eines Opt-out vorzugehen; erhebt der Patentinhaber gleichwohl Klage vor dem Einheitlichen Patentgericht, macht er damit deutlich, dass er die Zuständigkeit des Gerichts aufrechterhalten will, sodass die Klageerhebung faktisch die Genehmigung eines ansonsten unbefugten Widerrufs des Opt-out bewirkt.¹⁴⁾

Für die Wirksamkeit eines Opt-out oder dessen Widerrufs ist bei einem nach Regel 5.3(b)(i) EPGVO handelnden Vertreter weder ein Mandat noch eine sonstige materielle Vertretungsvollmacht erforderlich; ein solches Erfordernis lässt sich auch nicht aus dem Begriff appointed in Regel 5.3(b)(i) EPGVO herleiten.¹⁵⁾

Ein UPC-Vertreter nach Artikel 48 EPGÜ nimmt eine besondere Vertrauensstellung ein und ist, wie sich aus Regel 285 EPGVO ergibt, bei seiner Tätigkeit für eine Partei vor dem Einheitlichen Patentgericht grundsätzlich nicht verpflichtet, eine schriftliche Vollmacht oder Bevollmächtigung vorzulegen, es sei denn, das Gericht ordnet nach einer Anfechtung der Vertretungsmacht ausdrücklich die Vorlage einer schriftlichen Vollmacht an; der bloße Umstand, dass im Register des Europäischen Patentamts oder in nationalen Patentregistern andere Vertreter eingetragen sind, reicht nicht aus, um das tatsächliche Bestehen einer gültigen Vollmacht in Zweifel zu ziehen.¹⁶⁾

Eine nationale Nichtigkeitsklage, mit der etwa vor dem Bundespatentgericht die Nichtigerklärung des nationalen Teils eines europäischen Bündelpatents begehrt wird, ist eine Klage im Sinne von Art. 83 Abs. 4 EPGÜ und Regel 5.8 EPGVO, weil es sich um eine Angelegenheit handelt, für die das Einheitliche Patentgericht nach Art. 32 Abs. 1 Buchst. d EPGÜ ebenfalls zuständig wäre; sie hindert daher ab ihrer Erhebung einen wirksamen Widerruf eines zuvor erklärten Opt-out. Nach deutschem Recht wird eine solche Nichtigkeitsklage gemäß § 81 Abs. 4 Satz 1 PatG mit Eingang der Klageschrift beim Bundespatentgericht erhoben; in Einklang damit gilt nach Art. 32 Abs. 1 der Brüssel-Ia-Verordnung eine Klage als erhoben, sobald das die Klage einleitende Schriftstück bei Gericht eingereicht worden ist und der Kläger die für die Zustellung an den Beklagten erforderlichen Schritte nicht unterlassen hat.¹⁷⁾

Art. 83 Abs. 4 EPGÜ verlangt lediglich, dass eine Klage vor einem nationalen Gericht anhängig gemacht worden ist; ob dies unter Verstoß gegen eine nationale gerichtliche Anordnung geschieht, ist für die Sperrwirkung der Vorschrift und der Regel 5.8 EPGVO unerheblich. Eine gegen einen bestimmten Patentinhaber gerichtete Schutzanordnung eines Verletzungsgerichts erfasst regelmäßig weder dessen Geschäftsführer in deren Eigenschaft als Organ anderer Gesellschaften noch konzernverbundene Dritte und hindert diese nicht daran, aus eigenem Interesse eine Nichtigkeitsklage gegen das Patent zu erheben; selbst wenn der von der Schutzanordnung erfasste Patentinhaber einen solchen Dritten zu einer Nichtigkeitsklage veranlasst, berührt dies nicht die Zulässigkeit und Wirksamkeit der von dem Dritten erhobenen Klage als Klage im Sinne von Art. 83 Abs. 4 EPGÜ und Regel 5.8 EPGVO.¹⁸⁾

Artikel 83 EPGÜ → Übergangsregelung
Beschreibt die Übergangsregelungen, die nach dem Inkrafttreten des Übereinkommens gelten, insbesondere das sogenannte Opt-out und Opt-back-in.

Regel 5.7 EPGVO → Antrag auf Rücktritt von der Inanspruchnahme der Ausnahmeregelung
Beschreibt den Prozess für die Einreichung eines Antrags auf Rücktritt von der Inanspruchnahme der Ausnahmeregelung.