Regel 25 der Verfahrensordnung des Einheitlichen Patentgerichts (EPGVO) erlaubt dem Beklagten, in der Klageerwiderung eine Widerklage auf Nichtigerklärung des Patents zu erheben und beschreibt die erforderlichen Angaben und Dokumente.

Regel 25.1 EPGVO → Erhebung der Widerklage auf Nichtigerklärung
Erlaubt dem Beklagten, die Behauptung aufzustellen, dass das angeblich verletzte Patent ungültig ist, und legt die erforderlichen Angaben und Dokumente fest, die in der Widerklage enthalten sein müssen.

Regel 25.2 EPGVO → Benachrichtigung des Patentinhabers
Regelt die Benachrichtigung des Patentinhabers, wenn dieser nicht der Kläger im Verletzungsverfahren ist, und beschreibt die erforderlichen Schritte und Informationen.

Nach Regel 12.2 EPGVO [→ Widerklage auf Nichtigerklärung in der Klageerwiderung] kann die Widerklage auf Nichtigerklärung von der Klageerwiderung umfasst sein.

Ist die Widerklage auf Nichtigerklärung in der Klageerwiderung enthalten, gilt die Widerklage erst mit Zustellung der Klageerwiderung als zugestellt.¹⁾

Nach Regel 25 und Regel 263 EPGVO [→ Zulassung von Klageänderungen oder -erweiterungen] sowie der generellen Struktur der Verfahrensordnung des UPC [Präambel.7 → Effizienz des Verfahrens] müssen alle relevanten Tatsachen, Beweismittel und rechtlichen Begründungen in einem frühen Stadium des Verfahrens eingereicht werden. Nachträgliche Ergänzungen sind nur zulässig, wenn diese mit hinreichender Begründung dargelegt und nicht nachlässig verspätet eingebracht wurden.²⁾

Für Änderungen einer Widerklage auf Nichtigerklärung gelten keine abweichenden Grundsätze; es finden die allgemeinen Maßstäbe der Regel 263 EPGVO Anwendung.³⁾

Regel 263 EPGVO räumt dem Gericht bei der Entscheidung über Anträge auf Änderung des Vorbringens ein Ermessen ein.⁴⁾

Liegt keiner der in Regel 263.2 EPGVO geregelten Ausschlusstatbestände vor, besteht dennoch kein automatischer Anspruch auf Zulassung der Änderung; das Gericht hat die Interessen der Parteien und das öffentliche Interesse an einer effizienten Rechtspflege auf Grundlage aller Umstände des Einzelfalls abzuwägen.⁵⁾

Regel 263.2 EPGVO normiert einen zwingenden Ausschluss der Zulassung, während Regel 263.3 EPGVO umgekehrt einen zwingenden Zulassungsfall festlegt.⁶⁾

Die Darlegungs- und Beweislast für die Wahrung hinreichender Sorgfalt nach Regel 263.2(a) EPGVO trägt der Antragsteller der Änderung.⁷⁾

Regel 263.2(b) EPGVO schließt eine Änderung aus, wenn diese die andere Partei in der Führung ihres Verfahrens unangemessen behindert.⁸⁾

Ist ein Entgegenhaltungsdokument durch eine übliche Suche leicht auffindbar, sind besondere Umstände erforderlich, um seine nachträgliche Einführung in das Verfahren zu rechtfertigen.⁹⁾

Im Regelfall überwiegt das Interesse des Patentinhabers und Klägers der Verletzungsklage sowie des Beklagten der Widerklage auf Nichtigerklärung gegenüber dem Interesse des Widerklageklägers, wenn ein nachträglich eingeführtes Entgegenhaltungsdokument bei einer üblichen elektronischen Recherche mit geeigneter Suchanfrage leicht auffindbar gewesen wäre, ungeachtet eines etwaigen Verschuldens.¹⁰⁾

Im Rahmen von Regel 263 EPGVO ist es unerheblich, ob die Gegenpartei ein erst mit der Erwiderung vorgelegtes Entgegenhaltungsdokument bereits aus Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren vor dem Europäischen Patentamt kannte; maßgeblich ist, weshalb die Partei, die sich auf das Dokument beruft, dieses nicht bereits mit der Widerklage auf Nichtigerklärung in das Verfahren eingeführt hat.¹¹⁾

Die nachträgliche Einführung eines bereits bekannten Entgegenhaltungsdokuments wird durch Regel 263 EPGVO nicht dadurch gerechtfertigt, dass mit demselben lediglich eine bereits vorgetragene Offensichtlichkeitsargumentation anhand eines weiteren Beispieldokuments illustriert werden soll, wenn der Charakter des Kombinationsdokuments unverändert bleibt und die zugrunde liegenden Tatsachen bereits mit der Widerklage substantiiert werden konnten.¹²⁾

Liefert eine Partei keine nachvollziehbare Begründung dafür, weshalb ein bestimmter Nichtigkeitsangriff oder eine bestimmte Kombination von Entgegenhaltungen erst mit der Erwiderung und nicht bereits mit der Widerklage erhoben wird, ist der Angriff nach Regel 263 EPGVO als verspätet anzusehen.¹³⁾

Trotz formaler Eigenständigkeit nach Art. 32(1)(e) EPGÜ [→ Widerklagen auf Nichtigerklärung von Patenten] ist eine Widerklage auf Nichtigerklärung keine autonome Klage, sondern dient der prozessual notwendigen Verteidigung gegen eine anhängige Verletzungsklage.¹⁴⁾

Artikel 47 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union gewährt keiner Partei das Recht, zwischen mehreren gleichwertigen Gerichtsständen frei wählen zu können; ein faires Verfahren ist bereits dann gewährleistet, wenn der Beklagte sich effektiv verteidigen kann, was vor dem Einheitlichen Patentgericht insbesondere durch die Erhebung einer Widerklage auf Nichtigerklärung nach Regel 25 EPGVO möglich ist.¹⁵⁾

Eine Nichtigkeitswiderklage [Regel 25 EPGVO → Widerklage auf Nichtigerklärung ] kann gemäß Regel 25.1 [→ Erhebung der Widerklage auf Nichtigerklärung] und Regel 42 [→ Klage gegen den Patentinhaber] der Verfahrensordnung des Einheitlichen Patentgerichts entweder gegen den eingetragenen Inhaber des Patents (Regel 8.6-Inhaber [→ Inhaberschaft bei Verfahren nach den Regeln 42 und 61]) oder den materiell berechtigten Inhaber (Regel 8.5(a) oder (b)-Inhaber → Vermutung der Inhaberschaft und Anmelderschaft) gerichtet werden. Die Wahl liegt beim Widerkläger.¹⁶⁾

Im Falle des Auseinanderfallens von eingetragenem und materiell berechtigtem Inhaber obliegt es dem eingetragenen Inhaber, der nicht zugleich materiell berechtigter Inhaber ist, nach Regel 305.1(c) VerfO beim Gericht den Austausch durch den materiellen Inhaber zu beantragen.¹⁷⁾

Sinn und Zweck dieser Regelung ist es, den Verletzungsbeklagten im Hinblick auf die Erhebung einer Nichtigkeitswiderklage von der Prüfung der materiellen Berechtigung am Klagepatent zu entlasten.¹⁸⁾

Eine Zurückweisung der Nichtigkeitswiderklage als offensichtlich aussichtslos gemäß den Regeln 361 [→ Offensichtlich aussichtslose Klage] und 363 VerfO [→ Anordnung der Zurückweisung offensichtlich unzulässiger Ansprüche] kommt nicht in Betracht, wenn die Widerklage gegen den eingetragenen Inhaber des Patents gerichtet ist und die Voraussetzungen für ein Vorgehen nach diesen Regeln nicht vorliegen.¹⁹⁾

Wenn im Verfahren die Behauptung aufgestellt wird, dass das angeblich verletzte Patent ungültig ist, muss nach Regel 25 EPGVO [→ Widerklage auf Nichtigerklärung] die Klageerwiderung eine Widerklage auf Nichtigerklärung des Patents gegen den Inhaber des Patents in Übereinstimmung mit Regel 42 EPGVO [→ Klage gegen den Patentinhaber] enthalten. Wenn dies nicht erfolgt, ist auf den Nichtigkeitseinwand (hier: Überschreitung der Ursprungsoffenbarung) inhaltlich nicht einzugehen.²⁰⁾

Artikel 33 (3) EPGÜ → Zuständigkeit für die Widerklage auf Nichtigerklärung
Beschreibt die Möglichkeiten der Kammern bei einer Widerklage auf Nichtigerklärung im Fall einer Verletzungsklage.

Ein Widerbeklagter kann keine neuen Gründe für die Ungültigkeit des angegriffenen Patents oder neue Unterlagen, die als neuheitsschädlich oder überzeugender Ausgangspunkt für die Beurteilung des Fehlens einer erfinderischen Tätigkeit angesehen werden, erstmals in der mündlichen Verhandlung einführen.²¹⁾

Der Wert der Widerklage ist der Gesamtwert der vier Werte der Verletzungsklagen zuzüglich 50 Prozent.²²⁾

Für die Zulässigkeit einer widerklagenden Nichtigkeitsklage ist erforderlich, dass das Patent bereits Gegenstand eines anhängigen Verletzungsverfahrens ist, welches vor demselben Spruchkörper geführt wird (§ 76 Abs. 2 EPGÜ).²³⁾

Obwohl der Verteidigungsschriftsatz eine Widerklage auf Nichtigkeit umfasst, sollen die Parteien die online verfügbaren offiziellen Formulare verwenden (R. 25.1, R. 4.1 S. 2 EPGVO; UPC_CFI_8414/2024 (LD Düsseldorf), Beschluss vom 15. Februar 2024; UPC_CFI_9/2023 (LD München), Beschluss vom 3. Oktober 2023). In der Praxis bedeutet dies, dass auch die Widerklage auf Nichtigkeit im hierfür vorgesehenen Workflow des CMS eingereicht werden muss. Erst wenn diese Voraussetzung erfüllt ist, gilt die Widerklage auf Nichtigkeit als ordnungsgemäß eingereicht.²⁴⁾

Hat der Beklagte die Klageerwiderung fristgemäß gemäß den Anforderungen der Regel 25.1 EPGVO eingereicht, kann die Frist für die Einreichung der Widerklage auf Nichtigerklärung im dedizierten Workflow des CMS nachträglich auf Antrag verlängert werden (Regel 9.3 (a) EPGVO) und unterliegt den folgenden Bedingungen: Erstens, der Beklagte muss bereits vor Ablauf der Frist einen ersten Versuch unternommen haben, die Widerklage auf Nichtigerklärung im dafür vorgesehenen Workflow fristgerecht einzureichen. Zweitens, der Beklagte muss die Widerklage auf Nichtigerklärung ohne schuldhafte Verzögerung nach Ablauf der Frist im korrekten Workflow hochgeladen haben.²⁵⁾

Zur Ermöglichung der Abstimmung des Parteivortrags zum Verletzungsvorwurf mit demjenigen zur Gültigkeit des Streitpatents ist grundsätzlich eine Fristverlängerung im Verletzungsverfahren auch für die entsprechenden Schriftsätze im Verfahren über die Widerklage auf Nichtigerklärung und gegebenenfalls den Antrag auf Änderung des Patents zu gewähren, deren reguläre Fristen mit den regulären Fristen im Verletzungsverfahren abgestimmt sind. Fehlen besondere Umstände, die eine solche Angleichung entbehrlich machen, ist daher auch die Frist zur Erwiderung im Verfahren über die Widerklage auf Nichtigerklärung entsprechend zu verlängern.²⁶⁾

Wenn ein Beklagter in einer Klageerwiderung die Ungültigkeit eines Patents behauptet, muss er zwingend eine Nichtigkeitswiderklage erheben. Diese Pflicht gilt für jeden Beklagten individuell.²⁷⁾

Nach Regel 25.1(b) und (c) EPGVO muss die Widerklage auf Nichtigerklärung die geltend gemachten Nichtigkeitsgründe substantiiert darlegen und sämtliche hierfür herangezogenen Entgegenhaltungen benennen.²⁸⁾

Eine Nichtigkeitsklage oder Nichtigkeitswiderklage kann gemäß Artikel 33 Abs. 8 EPGÜ [→ Klagen ohne vorherigen Einspruch] auch dann erhoben werden, wenn ein Verfahren vor dem EPA (z. B. Einspruch oder Beschwerde) anhängig ist. Parallele Verfahren sind ausdrücklich zulässig.²⁹⁾

Hat die Nichtigkeitswiderklage Erfolg, wird das Streitpatent gemäß Art. 65 Abs. 2 und 4 EPGÜ [→ Wirkungen der Nichtigkeitserklärung] rückwirkend für nichtig erklärt. Dadurch verliert die Streithelferin als Lizenznehmerin ihre auch mit einer einfachen Lizenz verbundene Vorzugsstellung gegenüber Nicht-Lizenznehmern. Sie kann daher dem Rechtsstreit auf Seiten der Klägerin beitreten und versuchen, eine derartige Nichtigerklärung zu verhindern.³⁰⁾

EPGVO, Abschnitt 1 → Verletzungsklage
Beschreibt den Ablauf einer Verletzungsklage, einschließlich der Einreichung der Klageschrift, der Klageerwiderung, der Widerklage auf Nichtigerklärung und der Erwiderung auf die Widerklage.