Artikel 69 (4) des Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht erlaubt dem Gericht, auf Antrag des Beklagten, die Leistung von Sicherheiten für die Kosten des Beklagten anzuordnen.

Art. 69.4 EPGÜ sieht vor, dass das Gericht auf Antrag des Beklagten den Antragsteller anweisen kann, eine angemessene Sicherheit für die Prozesskosten und anderen dem Beklagten entstandenen Auslagen zu leisten, für die der Antragsteller haftbar sein könnte, insbesondere in den in Art. 59 bis 62 EPGÜ genannten Fällen. Regel 158.1 EPGVO [→ Sicherheitsleistung für die Kosten einer Partei] überträgt diese Bestimmung auf die Verfahrensordnung. Sie besagt, dass das Gericht, jederzeit während des Verfahrens, auf begründeten Antrag einer Partei anordnen kann, dass die andere Partei innerhalb einer festgelegten Frist eine angemessene Sicherheit für die entstanden und/oder entstehenden Prozesskosten und anderen Auslagen leistet, für die die andere Partei haftbar sein könnte.¹⁾

Ein Antrag auf vorläufige Maßnahmen fällt in die Kategorie der vorläufigen und schützenden Maßnahmen im Sinne von Artikel 62 EPGÜ und wird daher vom Anwendungsbereich des Artikels 69(4) EPGÜ erfasst.²⁾

Gemäß Artikel 69 (4) EPGÜ und Regel 158.1 EPGVO [→ Sicherheitsleistung für die Kosten einer Partei] kann das Gericht auf begründeten Antrag einer Partei anordnen, dass der Kläger oder die andere Partei innerhalb eines bestimmten Zeitraums eine angemessene Sicherheit für die von der antragstellenden Partei getragenen und/oder noch zu tragenden Verfahrenskosten und sonstigen Ausgaben leistet. Entscheidet das Gericht, eine solche Sicherheit anzuordnen, ist zu entscheiden, ob die Sicherheit durch Einzahlung oder Bankgarantie zu leisten ist.³⁾

Die Befugnis zur Anordnung der Stellung einer angemessenen Sicherheit für Prozesskosten beruht auf Artikel 69(4) EPGÜ.⁴⁾

Artikel 69(4) EPGÜ ist nicht auf Verfahren vor dem Gericht erster Instanz beschränkt; die der Vorschrift zugrunde liegenden Grundsätze zur Sicherheitsleistung für Kosten gelten gleichermaßen in Verfahren vor dem Gericht erster Instanz und im Berufungsverfahren.⁵⁾

Eine nach Regel 158 EPGVO angeordnete Sicherheitsleistung dient gemäß Artikel 69(4) EPGÜ dazu, dem Beklagten eine angemessene Sicherheit für dessen Prozesskosten und sonstige Aufwendungen zu verschaffen, weshalb der Begünstigte nach Abschluss des Verfahrens die Freigabe der Sicherheit verlangen kann.⁶⁾

Der Grundgedanke hinter Art. 69 Abs. 4 UPCA ist der Schutz eines Beklagten vor einem zahlungsunfähigen Kläger, der eine Klage erhebt, ohne über ausreichende Mittel zu verfügen, um dem Beklagten die Kosten der Rechtsverteidigung zu ersetzen, die ihm durch das eingeleitete Verfahren entstanden sind. Dieser Gedanke gilt jedoch nicht bei einer Widerklage auf Nichtigerklärung, da eine solche Widerklage immer noch die direkte Folge der vom Kläger eingeleiteten Verletzungsklage ist. Nach dem System des EPGÜ und der Verfahrensordnung kann ein Beklagter keine Einrede der Nichtigkeit geltend machen, ohne gleichzeitig eine separate Widerklage auf Nichtigerklärung zu erheben. Die Zulassung einer Sicherheitsleistung für die Kosten auf Antrag des Klägers in einem Verletzungsverfahren als Reaktion auf eine Widerklage schränkt somit die Verteidigungsmöglichkeiten des Beklagten in unzumutbarer Weise ein.⁷⁾

Das Gericht muss bei der Ermessensausübung nach Art. 69(4) EPGÜ und Regel 158 EPGVO [→ Sicherheitsleistung für die Kosten einer Partei] feststellen, ob die finanzielle Situation des Klägers zu berechtigten und tatsächlichen Bedenken Anlass gibt, dass ein möglicher Kostenbeschluss nicht durchsetzbar sein könnte.⁸⁾

Sicherheitsleistungen für Verfahrenskosten können nur bei hinreichendem Nachweis eines Insolvenzrisikos angeordnet werden. Die Beweislast liegt bei der Partei, die die Sicherheitsleistung fordert.⁹⁾

Das Gericht hat das Ermessen, eine Sicherheit für Prozesskosten und andere Auslagen anzuordnen. Entsprechend der Rechtsprechung des EPG¹⁰⁾, muss das Gericht bei der Ausübung seines Ermessens gemäß Art. 69(4) EPGÜ und Regel 158 EPGVO auf Grundlage der von den Parteien vorgebrachten Tatsachen und Argumente prüfen, ob die finanzielle Situation des Klägers begründete und tatsächliche Besorgnis hervorruft, dass eine mögliche Kostenentscheidung möglicherweise nicht eingetrieben werden kann und/oder die Wahrscheinlichkeit besteht, dass eine mögliche Kostenentscheidung des EPG unverhältnismäßig schwierig vollstreckbar ist.¹¹⁾

Das Gericht stellte fest, dass allein die Tatsache, dass ein Kläger in einem Drittstaat ansässig ist, keine Sicherheitsleistung rechtfertigt, da dies eine nicht zulässige Diskriminierung darstellen würde.¹²⁾

Art. 69(4) EPGÜ dient allein dem Schutz des Beklagten vor einer Klage, die aus einer wirtschaftlich unsicheren Quelle stammt. Eine Übertragung dieses Schutzes auf Kläger im Kontext einer Widerklage würde den Beklagten in seiner Verteidigungsfähigkeit unverhältnismäßig einschränken.¹³⁾

Der Zweck (ratio) von Art. 69(4) EPGÜ ist es, den Beklagten vor einem insolventen Kläger zu schützen, der ein Verfahren einleitet, ohne ausreichend Mittel zur Kompensation des Beklagten für die durch die klägerische Initiative verursachten Verfahrenskosten zu besitzen. Diese Erwägung greift jedoch nicht bei einer Widerklage auf Nichtigerklärung, da diese lediglich unmittelbare Folge der zuvor vom Kläger erhobenen Verletzungsklage ist.¹⁴⁾

Eine Sicherheitsleistung kann je nach den Umständen das Recht des Klägers auf einen wirksamen Rechtsbehelf und auf ein faires Verfahren, wie es durch das Unionsrecht, einschließlich Art. 47 der Durchsetzungsrichtlinie, garantiert ist, einschränken kann¹⁵⁾. Daher muss stets zwischen dem Interesse der Beklagten an einer Sicherheitsleistung einerseits und dem Interesse des Klägers an der wirksamen Durchsetzung seiner Patentrechte andererseits abgewogen werden.¹⁶⁾

Die Anordnung einer Sicherheitsleistung für Kosten behindert den Zugang zur Justiz nicht, sofern sie nicht zu einer Diskriminierung von Staatsangehörigen anderer Mitgliedstaaten führt und den Kläger nicht daran hindert, seinen Fall effektiv vor Gericht zu präsentieren.¹⁷⁾

Der Anwendungsbereich von Art. 69.4 EPGÜ und Regel 158.1 EPGVO beschränkt sich nicht auf die Verteidigung gegen Vollzugsrisiken. Angesichts der Tatsache, dass das EPG für die Zwecke der Brüssel-I-Verordnung (Art. 71a Brüssel I) als Gericht eines Mitgliedstaats gilt und seine Entscheidungen und Anordnungen in den Mitgliedstaaten gemäß Art. 82 EPGÜ direkt vollstreckbar sind, ist das Vollzugsrisiko kein maßgeblicher Faktor, wenn es um einen Kläger geht, der seinen Sitz innerhalb der EU hat. Tatsächlich ist bei der Anordnung einer Sicherheit das Insolvenzrisiko des Klägers der relevante Faktor.¹⁸⁾

Keiner der vom Beklagten einzeln vorgetragenen Umstände wie fehlender operativer Geschäftsbetrieb, kürzliche Gründung oder Sitz in einem Co-Working-Space rechtfertigt für sich allein die Anordnung einer Sicherheitsleistung; in ihrer Gesamtschau können solche Faktoren jedoch berechtigte und reale Zweifel an der Kostenerstattungsfähigkeit des Klägers begründen.¹⁹⁾

Die Tatsache, dass der Kläger die angeordnete Sicherheitsleistung erbringen kann, beseitigt das bestehende Risiko nicht und lässt die Zulässigkeit der Sicherheitsanordnung unberührt.²⁰⁾

Eine von dem Beklagten im Rahmen eines Zwangslizenzeinwands nach Kartellrecht als Sicherheit für etwaige Lizenzzahlungsverpflichtungen gegenüber dem Kläger und zur Abwendung eines vom Kläger geltend gemachten Unterlassungsanspruchs gestellte Bankgarantie (FRAND-Sicherheit) entbindet den Kläger grundsätzlich nicht von der Verpflichtung, eine Prozesskostensicherheit zu leisten, selbst wenn der Betrag der Bankgarantie den Betrag der Prozesskostensicherheit übersteigt; die Bankgarantie stellt weder ein werthaltiges Vermögensrecht des Klägers dar, auf das der Beklagte zur Durchsetzung eines Kostenerstattungsanspruchs zugreifen könnte, noch erlaubt ihre Stellung den Schluss, dass der Beklagte zur Zahlung von Lizenzgebühren an den Kläger verpflichtet ist, gegen die er einen Anspruch auf erstattungsfähige Kosten aufrechnen könnte.²¹⁾

Auch wenn der Beklagte der Klägerseite im Rahmen von Lizenzverhandlungen ein Gegenangebot unterbreitet hat, begründet dies für sich genommen keinen Anspruch des Klägers auf Zahlung von Lizenzgebühren, den er zur Aufrechnung mit einem Kostenerstattungsanspruch des Beklagten heranziehen könnte; die Stellung einer Bankgarantie im Zusammenhang mit einem Zwangslizenzeinwand lässt regelmäßig nicht erkennen, dass eine Rechtspflicht zur Zahlung von Lizenzgebühren anerkannt werden soll, sondern erfolgt zur Verteidigung gegen den geltend gemachten Unterlassungsanspruch, so dass, solange der Ausgang des Verletzungs- und Lizenzstreits offen ist, nicht mit hinreichender Sicherheit davon ausgegangen werden kann, dass der Beklagte Lizenzgebühren schuldet, und sich der Kläger nicht auf den Grundsatz berufen kann, dass eine FRAND-Sicherheit für Lizenzen über das gesamte Patentportfolio zu stellen ist, solange nicht entschieden ist, ob und in welchem Umfang der Beklagte überhaupt zur Zahlung von Lizenzgebühren für Patente des Klägers verpflichtet ist.²²⁾

Das Bestehen einer Prozesskostenversicherung vom Typ After The Event (ATE) zugunsten des Beklagten ist bei der Beurteilung, ob eine Anordnung zur Sicherheitsleistung für Kosten nach Artikel 69(4) EPGÜ und Regel 158.1 EPGVO erforderlich ist, zu berücksichtigen; die Pflicht zur Leistung einer Prozesskostensicherheit stellt jedoch kein bloßes Alternativinstrument dar, das bereits durch den Abschluss einer geeigneten ATE-Versicherung automatisch entfiele.²³⁾

Eine ATE-Versicherung ist ein Vertrag mit zahlreichen Bedingungen, so dass ihr Abschluss für sich genommen weder die Besorgnis ausräumt, ein etwaiger Kostenbeschluss könne nicht beigetrieben werden oder nur in unzumutbar erschwerter Weise vollstreckbar sein, noch ohne Weiteres die Notwendigkeit einer Sicherheitsanordnung entfallen lässt; ob eine ATE-Versicherung genügt, hängt vielmehr von den konkreten Versicherungsbedingungen, den hiergegen erhobenen Einwendungen des Beklagten und der gerichtlichen Würdigung ab, ob im Lichte dieser Bedingungen das Interesse des Klägers an der effektiven Durchsetzung seiner Patentrechte das Interesse des Beklagten an einer Prozesskostensicherheit überwiegt.²⁴⁾

Der bloße Abschluss einer ATE-Versicherung – auch mit einer Anti-Avoidance-Klausel – ist daher nicht geeignet, eine bereits angeordnete Verpflichtung zur Sicherheitsleistung automatisch entfallen zu lassen; die Verfahrensordnung sieht vielmehr vor, dass die Verpflichtung zur Prozesskostensicherheit grundsätzlich nur durch Hinterlegung oder Bankgarantie erfüllt werden kann und ein Versäumnisbeschluss zu ergehen hat, wenn eine solche Sicherheit nicht fristgerecht erbracht wird.²⁵⁾

Das Gericht ist nicht verpflichtet, mit der Entscheidung über einen rechtzeitig gestellten Antrag auf Anordnung einer Sicherheitsleistung zuzuwarten, bis der Kläger Verhandlungen über eine ATE-Versicherung abgeschlossen hat, wenn der Antrag bereits seit geraumer Zeit anhängig war und der Kläger Gelegenheit hatte, entsprechende Versicherungsdeckungen zu beschaffen.²⁶⁾

Artikel 69 Absatz 4 EPGÜ sieht ausschließlich für Beklagte die Möglichkeit vor, eine Sicherheitsleistung für Prozesskosten vom Kläger zu verlangen. Diese Regelung stellt eine bewusste Einschränkung dar, wie sie auch durch die explizite Bezugnahme allein auf den „Beklagten“ im Unterschied zu den vorangegangenen Absätzen deutlich wird.²⁷⁾ Ziel dieser Regelung ist der Schutz des Beklagten vor insolventen Klägern, die ein Verfahren einleiten, ohne über ausreichende Mittel zur Deckung der Prozesskosten des Beklagten zu verfügen.²⁸⁾

Regel 158 EPGVO [→ Sicherheitsleistung für die Kosten einer Partei] verwendet zwar einen weiter gefassten Wortlaut, darf jedoch nicht über die Bestimmungen des EPGÜ hinausgehen. Im Fall eines Widerspruchs hat das EPGÜ Vorrang.²⁹⁾ Eine Rechtsgrundlage für eine Sicherheitsanordnung zugunsten des Klägers ergibt sich auch nicht aus der Durchsetzungsrichtlinie 2004/48/EG. Deren Artikel 7 Abs. 2 und 9 Abs. 6 sehen lediglich Sicherheiten zum Schutz des Beklagten bei einstweiligen Maßnahmen vor. Auch Artikel 14 begründet kein Recht des Klägers auf Sicherheitsleistung, sondern regelt nur die Kostentragungspflicht der unterliegenden Partei.³⁰⁾

Ein Kläger – auch im Fall einer Nichtigkeitsklage – kann daher grundsätzlich keine Sicherheitsleistung vom Beklagten verlangen.³¹⁾ Ebenso trifft den Beklagten in einem Verletzungsverfahren keine Pflicht zur Sicherheitsleistung gegenüber dem Kläger.³²⁾

Davon zu unterscheiden ist die Konstellation, in der der Beklagte im Wege der Widerklage die Nichtigerklärung des Streitpatents begehrt. In dieser Rolle wird er zum Antragsteller im Sinne von Art. 69(4) EPGÜ.³³⁾ Deshalb kann der Kläger eine Sicherheitsleistung für die damit verbundenen Kosten verlangen.³⁴⁾ Andernfalls würde der Kläger durch die Verteidigung des Beklagten unangemessen benachteiligt, da letzterer ohne Möglichkeit zur Kostendeckung zur Widerklage gezwungen wäre.³⁵⁾

Artikel 69(4) EPGÜ legt dabei nur Mindestanforderungen an die Verfügbarkeit dieses Rechtsmittels fest, ohne eine Pflicht zur Sicherheitsleistung in der Hauptsache festzulegen.³⁶⁾

Eine Anordnung zur Sicherheitsleistung ist gemäß Art. 69.4 EPGÜ insbesondere in den in den Artikeln 59 bis 62 der EPGÜ genannten Fällen relevant, aber nicht auf diese Fälle beschränkt; dies folgt aus dem Ausdruck „insbesondere“ in Artikel 69.4 EPGÜ.³⁷⁾

Artikel 69 Absatz 4 EPGÜ legt nicht nahe, dass eine Anordnung zur Sicherheitsleistung für Kosten nur ausnahmsweise in Betracht kommt.³⁸⁾

Aus dem Wortlaut von Artikel 69(4) folgt, dass die Anordnung an den Beklagten, auf Antrag des Klägers eine Sicherheit für Prozesskosten zu stellen, nicht ausgeschlossen ist. Artikel 69(4) EPGÜ stellt eine Mindestnorm dar für die Umstände, unter denen diese Abhilfe verfügbar sein muss (siehe den Wortlaut „insbesondere“ in Art. 69(4) EPGÜ).³⁹⁾

Die Beweislast für die Erforderlichkeit einer Sicherheitsanordnung liegt grundsätzlich beim Beklagten, der den Antrag stellt. Sobald jedoch nachvollziehbare Gründe dargelegt sind, obliegt es dem Kläger, diese substantiiert zu widerlegen, da ihm regelmäßig die Informationen zu seiner finanziellen Situation vorliegen.⁴⁰⁾

Im Falle eines Widerspruchs zwischen dem EPGÜ und der EPGVO ist das EPGÜ maßgeblich. Regel 158 EPGVO, obwohl weit gefasst, kann die bewusst eng gefasste Regelung des Art. 69(4) EPGÜ nicht erweitern.⁴¹⁾

Der Anwendungsbereich von Art. 69(4) EPGÜ und Regel 158.1 EPGVO ist nicht auf die Abwehr von Vollstreckungsrisiken beschränkt. Im Gegenteil, da das EPG als Gericht eines Mitgliedstaats für die Zwecke der Brüssel-I-Verordnung gilt und seine Entscheidungen und Anordnungen gemäß Art. 82 EPGÜ direkt in den Mitgliedstaaten vollstreckbar sind, sind Vollstreckungsrisiken kein relevantes Parameter, wenn es um einen Kläger geht, der innerhalb der EU ansässig ist.⁴²⁾

Das Berufungsgericht des EPG (CoA) hat in seiner Entscheidung vom 29. November 2024 (UPC_CoA_548/2024, APL_52969/2024) entschieden, dass es bei der Entscheidung über einen Antrag auf Sicherheitsleistung für Kosten nicht erforderlich ist, dass nachgewiesen wird, dass die Vollstreckung unmöglich ist. Es genügt, dass der Beklagte darlegt, dass die Vollstreckung eines Kostenbeschlusses unzumutbar belastend ist. Die Verpflichtung, dies nachzuweisen, liegt beim Antragsteller einer Anordnung zur Sicherheitsleistung für Kosten. Zu diesem Zweck muss der Antragsteller nicht nur Beweismaterial zu dem ausländischen Recht vorlegen, das in dem Gebiet anzuwenden ist, in dem die Anordnung vollstreckt werden soll, sondern auch zu dessen Anwendung.⁴³⁾

Die bloße Behauptung fehlender Vollstreckungserfahrungen in Drittstaaten wie der Volksrepublik China genügt nicht. Es sind konkrete Anhaltspunkte und Beweismittel für die tatsächliche Undurchsetzbarkeit erforderlich.⁴⁴⁾

Die bloße Tatsache, dass ein Kläger seinen Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika hat, rechtfertigt eine Anordnung zur Sicherheitsleistung für Prozesskosten nicht; aus der in den USA bestehenden Möglichkeit der Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Gerichtsentscheidungen, einschließlich europäischer Entscheidungen und solcher des Einheitlichen Patentgerichts, folgt regelmäßig kein realistisches Risiko der Nichtdurchsetzbarkeit einer Kostenentscheidung allein aufgrund des Sitzes des Klägers in den USA oder im Bundesstaat Florida.⁴⁵⁾

Die in § 55.605(2)(c), (g) und (j) Florida Statutes vorgesehenen Versagungsgründe für die Anerkennung ausländischer Entscheidungen – Konflikt mit dem ordre public, fehlende Gegenseitigkeit und Unvereinbarkeit mit den Grundsätzen eines fairen Verfahrens – beruhen auf allgemein anerkannten internationalen Standards und lassen nicht erwarten, dass Gerichte des Bundesstaats Florida Kostenentscheidungen des Einheitlichen Patentgerichts deshalb nicht anerkennen würden, weil das Gericht das loser-pays-Prinzip anwendet, ein frontloaded-System mit begrenzter Beweisaufnahme vorsieht oder Sachverständigenanhörungen selten sind.⁴⁶⁾

Bei Klägern mit Sitz in der Volksrepublik China kann die Vollstreckung eines Kostenbeschlusses des Einheitspatentgerichts voraussichtlich nur in unzumutbar erschwerter Weise erfolgen, weil China kein Mitgliedstaat der Europäischen Union ist, kein multilaterales Instrument zwischen der EU und China über die Anerkennung zivilrechtlicher Entscheidungen einschließlich Kostenentscheidungen besteht und die Praxis des Gerichts bereits erhebliche Schwierigkeiten bei der Zustellung von Klageschriften und anderen Schriftstücken nach China gezeigt hat; unter diesen Umständen ist es gerechtfertigt, davon auszugehen, dass Kostenentscheidungen nur mit unangemessen hohem Aufwand durchgesetzt werden können.⁴⁷⁾

Das Gericht muss bei der Ermessensausübung nach Art. 69(4) EPGÜ und Regel 158 EPGVO [→ Sicherheitsleistung für die Kosten einer Partei] feststellen, ob die finanzielle Situation des Klägers zu berechtigten und tatsächlichen Bedenken Anlass gibt, dass ein möglicher Kostenbeschluss nicht durchsetzbar sein könnte.⁴⁸⁾

Ein in erster Instanz gestellter Antrag auf Sicherheitsleistung für Kosten braucht nicht vorsorglich auch etwaige Berufungsverfahren abzudecken; würde die erste Instanz stets von einer zukünftigen Berufung ausgehen und die Sicherheit entsprechend bemessen, könnte dies die sicherheitsleistungspflichtige Partei unverhältnismäßig und teilweise unnötig belasten.⁴⁹⁾

Der Umstand, dass eine Partei die ihr in einem erstinstanzlichen Kostenbeschluss auferlegten Kosten noch nicht beglichen hat, betrifft die Vollstreckung dieser Entscheidung und rechtfertigt nicht die Anordnung einer Sicherheitsleistung für Kosten im Berufungsverfahren in Bezug auf diese bereits zugesprochenen Kosten.⁵⁰⁾

Die Anordnung einer Sicherheitsleistung für die im erstinstanzlichen Verletzungsverfahren bereits zugesprochenen Kosten zulasten des dortigen Beklagten würde faktisch auf die Auferlegung einer Prozesskostensicherheit gegenüber dem Beklagten einer Verletzungsklage hinauslaufen und widerspricht der in Artikel 69 Absatz 4 EPGÜ angelegten bewussten Beschränkung dieser Maßnahme.⁵¹⁾

Die Angemessenheit der Anordnung einer Sicherheitsleistung für die Kosten eines Berufungsverfahrens sowie die Festsetzung eines angemessenen Betrags lassen sich am besten beurteilen, wenn Bestehen und Umfang der Berufung feststehen.⁵²⁾

Die Angemessenheit einer Anordnung zur Sicherheitsleistung für Kosten im Berufungsverfahren hängt von den konkreten Umständen des Einzelfalls und vom Gegenstand der Berufung ab.⁵³⁾

Die Zulassung der Berufung kann erforderlich sein, wenn die Anforderungen und Reichweite von Anträgen auf Sicherheitsleistung unter den Verfahrensregeln noch nicht einheitlich entschieden sind.⁵⁴⁾

Die Androhung eines Versäumnisurteils bei Nichterbringung einer Sicherheitsleistung trifft nur den Beklagten, nicht aber den Kläger. Daraus ergibt sich ein strukturelles Ungleichgewicht, das durch eine erweiterte Auslegung von Regel 158 EPGVO verstärkt würde.⁵⁵⁾

Artikel 69 → Kosten des Rechtsstreits
Regelt die Verteilung der Kosten des Rechtsstreits und sonstigen Kosten zwischen den Parteien.

Regel 158 → Sicherheitsleistung für die Kosten einer Partei
Erlaubt dem Gericht, auf Antrag einer Partei die andere Partei zur Leistung einer angemessenen Sicherheit für die Kosten des Rechtsstreits und sonstigen Kosten zu verpflichten.