Die Nichtigkeitsgründe sind in der Klageschrift [Regel 42 → Klage gegen den Patentinhaber] anzugeben, wie es Regel 44 EPGVO [→ Inhalt der Klage auf Nichtigerklärung] vorschreibt. Diese Regel verlangt, dass die Klageschrift die Nichtigkeitsgründe mit rechtlicher Begründung, die relevanten Tatsachen sowie die vorhandenen und geplanten Beweismittel klar darlegt.

Gelangen Gericht zu dem Ergebnis, dass ein geltend gemachter Widerrufsgrund nach Art. 138 Abs. 1 EPÜ durchgreift, bedarf es keiner Entscheidung darüber, ob daneben weitere Widerrufsgründe vorliegen.¹⁾

Mangel an Neuheit und fehlende erfinderische Tätigkeit sind eigenständige Nichtigkeitsgründe und können nicht dadurch aufgezehrt werden, dass sie gegen dasselbe Entgegenhaltungsdokument geltend gemacht werden; es genügt nicht, in der Klageschrift lediglich allgemein anzugeben, dass ein Stand-der-Technik-Dokument zur Anfechtung der Neuheit und/oder der erfinderischen Tätigkeit des Patents herangezogen werden soll, wenn die detaillierte Analyse dieses Dokuments nur zur erfinderischen Tätigkeit erfolgt.²⁾

Die ausreichende Offenbarung ist auf der Grundlage des Patents als Ganzem, also der Ansprüche, der Beschreibung und der Zeichnungen, aus der Sicht der Fachperson mit ihrem allgemeinen Fachwissen zum Anmelde- bzw. Prioritätstag zu beurteilen; maßgeblich ist, ob die Fachperson den beanspruchten Gegenstand ohne erfinderisches Zutun und ohne unzumutbaren Aufwand ausführen kann. Eine Erfindung ist hinreichend offenbart, wenn die Patentschrift der Fachperson zumindest einen Weg und – bei funktionellen Merkmalen – ein technisches Konzept zur Ausführung der beanspruchten Erfindung aufzeigt; nicht erforderlich ist, dass die Offenbarung für jede denkbare Ausführungsform innerhalb der funktionellen Merkmalsdefinition konkrete Anweisungen bereitstellt. Variationen der konkret offenbarten Ausführungsformen, die gleichermaßen geeignet sind, denselben technischen Effekt zu erreichen und ohne die Erfindung nicht vorhersehbar gewesen wären, werden vom Anspruch mitgeschützt. Die Tatsache, dass einzelne Ausführungsformen eines funktionell definierten Anspruchs nicht realisierbar sind, steht der ausreichenden Offenbarung nicht entgegen, solange die Fachperson anhand der Offenbarung geeignete Ausführungsformen im Schutzbereich des Anspruchs verwirklichen kann. Die Darlegungs- und Beweislast für die fehlende Offenbarung trägt die Partei, die sich auf die Nichtigkeit des Patents beruft.³⁾

Die Neuheitsprüfung nach Art. 54 EPÜ erfordert die Beurteilung des gesamten Offenbarungsgehalts der Entgegenhaltung; entscheidend ist, ob der Gegenstand des Patentanspruchs mit sämtlichen seinen Merkmalen in einer einzigen Entgegenhaltung direkt und eindeutig offenbart ist.⁴⁾

Nach Art. 56 EPÜ beruht eine Erfindung auf einer erfinderischen Tätigkeit, wenn sie sich für die Fachperson unter Berücksichtigung des Stands der Technik nicht in naheliegender Weise ergibt, wenn sie mit der objektiven technischen Aufgabe der Erfindung konfrontiert ist.⁵⁾

Für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ist der geeignete Ausgangspunkt nicht auf den nächstliegenden Stand der Technik beschränkt; maßgeblich ist, ob ein bestimmter Stand der Technik ein realistischer Ausgangspunkt ist, den die Fachperson in Betracht ziehen würde, wenn sie mit der zu lösenden Aufgabe konfrontiert ist. Eine beanspruchte Lösung ist regelmäßig naheliegend, wenn die Fachperson, ausgehend von einem solchen geeigneten Ausgangspunkt, einen Anlass hätte, die beanspruchte Lösung in Betracht zu ziehen und sie als nächsten Schritt zu verwirklichen.⁶⁾

Für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ist wie folgt vorzugehen: Zunächst ist der Gegenstand der Erfindung, d. h. die objektive Aufgabe, zu ermitteln. Dies geschieht aus der Perspektive des Fachmanns mit seinem allgemeinen Fachwissen zum Anmelde- bzw. Prioritätstag, indem festgestellt wird, was die Erfindung zum Stand der Technik hinzufügt. Maßgeblich ist dabei nicht die Betrachtung einzelner Merkmale, sondern ein Vergleich des Anspruchs als Ganzes im Kontext von Beschreibung und Zeichnungen unter Berücksichtigung des der Erfindung zugrunde liegenden erfinderischen Konzepts (technische Lehre), das auf den technischen Wirkungen beruhen muss, die der Fachmann der Patentschrift entnimmt. Zur Vermeidung einer rückschauenden Betrachtung darf die objektive Aufgabe keine Hinweise auf die beanspruchte Lösung enthalten. Eine beanspruchte Lösung ist naheliegend, wenn der Fachmann zum relevanten Zeitpunkt, ausgehend von einem realistischen Ausgangspunkt im Stand der Technik im einschlägigen technischen Gebiet und in dem Bestreben, die objektive Aufgabe zu lösen, zur beanspruchten Lösung gelangt wäre (und nicht nur hätte gelangen können). Das relevante technische Gebiet umfasst das Gebiet, in dem die objektive Aufgabe auftritt, sowie jedes andere Gebiet, in dem dieselbe oder eine ähnliche Aufgabe auftritt und mit dem der Fachmann des einschlägigen Gebiets typischerweise vertraut ist. Ein Ausgangspunkt ist realistisch, wenn seine Lehre für den Fachmann, der die objektive Aufgabe lösen will, von Interesse gewesen wäre; dies kann insbesondere der Fall sein, wenn die betreffende Entgegenhaltung bereits mehrere für die Erfindung relevante Merkmale offenbart und/oder dieselbe oder eine ähnliche zugrunde liegende Aufgabe anspricht. Es kann mehrere realistische Ausgangspunkte geben, und die beanspruchte Erfindung muss ausgehend von jedem dieser Ausgangspunkte erfinderisch sein. Der Fachmann verfügt über keine erfinderischen Fähigkeiten und keine Phantasie; er bedarf eines Hinweises oder einer Motivation, der bzw. die ihn, ausgehend von einem realistischen Ausgangspunkt, veranlasst, einen nächsten Schritt in Richtung der beanspruchten Erfindung vorzunehmen. Als allgemeine Regel ist eine beanspruchte Lösung als nicht erfinderisch bzw. naheliegend anzusehen, wenn der Fachmann den nächsten Schritt aufgrund eines solchen Hinweises oder als routinemäßige Maßnahme vornehmen würde und dabei zur beanspruchten Erfindung gelangt.⁷⁾

Der Einsatz eines bestimmten Mittels kann auch ohne eine entsprechende konkrete Anregung naheliegend sein, wenn dieses Mittel seiner Art nach als allgemeines, für eine Vielzahl von Anwendungen in Betracht kommendes Mittel zum allgemeinen Fachwissen der zuständigen Fachperson gehört, der Einsatz der betreffenden Funktionalität im zu beurteilenden Kontext objektiv sachgerecht ist und keine besonderen Umstände erkennbar sind, die seine Anwendung aus technischer Sicht als unmöglich, schwierig oder sonst unzumutbar erscheinen lassen.⁸⁾

Weisen verschiedene mit der beanspruchten Erfindung verfolgte technische Aufgaben voneinander funktional unabhängige Lösungen auf, so sind diese Teilaufgaben bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit getrennt zu prüfen; jede Teilaufgabe ist eigenständig am Maßstab der erfinderischen Tätigkeit zu messen.⁹⁾

Obwohl die Unteransprüche den Hauptansprüchen untergeordnet sind, müssen die Gründe für ihren Widerruf von Anfang an in der Nichtigkeitsklage dargelegt werden, da sie Teil der umfassenden Anfechtung des Patents in seiner Gesamtheit sind.¹⁰⁾

Wird ein Unteranspruch zusammen mit seinem Hauptanspruch mit einer Nichtigkeitsklage angegriffen und ist der Unteranspruch auf einen als rechtsbeständig erachteten Hauptanspruch rückbezogen, bedarf es keiner eigenständigen Prüfung der Bestandskraft des Unteranspruchs.¹¹⁾

Neue Nichtigkeitsgründe oder neue Dokumente, die als neuheitsschädlich oder als Ausgangspunkte für die Bewertung der erfinderischen Tätigkeit angesehen werden, dürfen grundsätzlich nicht in späteren Schriftsätzen eingeführt werden, da dies zu einer Erweiterung oder Änderung des Streitgegenstands führen würde.

Nach Regel 44 EPGVO müssen in der Nichtigkeitsklage die Widerrufsgründe im Sinne von Art. 138 Abs. 1 EPÜ benannt werden; die von der Klägerin formulierten Nichtigkeitsangriffe stellen demgegenüber lediglich prozessuale Angriffsmittel dar, die auf einer Kombination von Tatsachen, Beweismitteln und rechtlichen Ausführungen zu einer bestimmten Auslegung des Patents beruhen und der Darlegung der gesetzlichen Nichtigkeitsgründe dienen.¹²⁾

EPGVO, Teil 1, Abschnitt 2 → Klage auf Nichtigerklärung
Behandelt die Einreichung und den Ablauf einer Klage auf Nichtigerklärung eines Patents.