Artikel 65 (2) des Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht beschreibt die Gründe, aus denen das Gericht ein Patent für nichtig erklären kann.

Gemäß Art. 65 (1) (2) EPGÜ entscheidet das Gericht über die Gültigkeit eines Patents auf der Grundlage einer Nichtigkeitsklage oder einer Widerklage auf Nichtigkeit nur aus den in den Artikeln 138 (1) [→ Gründe für die Nichtigkeit] und 139 (2) EPÜ [→ Wirkung nationaler Patentanmeldungen und Patente als ältere Rechte] genannten Gründen.

Da die fehlende Klarheit der Patentansprüche kein in Artikel 138 Absatz 1 EPÜ oder Artikel 139 Absatz 2 EPÜ genannter Nichtigkeitsgrund ist, stellt sie für sich genommen keinen Grund für den Widerruf eines europäischen Patents nach Artikel 65 Absatz 2 EPGÜ dar; im Nichtigkeitsverfahren unterliegt die Klarheit der in der erteilten Fassung enthaltenen Merkmale daher keiner eigenständigen Überprüfung.¹⁾

Das Erfordernis der ausreichenden Offenbarung ist dadurch begründet, dass die Gewährung eines patentrechtlichen Monopols nicht gerechtfertigt ist, wenn der beanspruchte Gegenstand von der Fachperson auf Grundlage der Patentbeschreibung nicht verwirklicht werden kann.²⁾

Die ausreichende Offenbarung ist anhand des Patents als Ganzes, also der Ansprüche, der Beschreibung und der Zeichnungen, aus der Perspektive der Fachperson mit ihrem allgemeinen Fachwissen zum Anmelde- oder Prioritätstag zu prüfen; maßgeblich ist, ob die Fachperson in der Lage ist, den beanspruchten Gegenstand auf Grundlage des Patents ohne erfinderische Überlegungen und ohne unzumutbaren Aufwand nachzuarbeiten, wobei eine Erfindung als ausreichend offenbart gilt, wenn die Patentschrift der Fachperson zumindest einen Weg – und bei funktionalen Merkmalen ein technisches Konzept – zur Ausführung der beanspruchten Erfindung vermittelt.³⁾

Enthält ein Anspruch ein oder mehrere funktionale Merkmale, so ist es nicht erforderlich, dass die Offenbarung konkrete Anweisungen zur Gewinnung jeder denkbaren Ausführungsform innerhalb der funktionalen Definition oder Definitionen enthält; ein angemessener Schutz verlangt vielmehr, dass Varianten der konkret offenbarten Ausführungsformen, die gleichermaßen geeignet sind, denselben Effekt zu erzielen und die ohne die Erfindung nicht vorhersehbar gewesen wären, ebenfalls vom Anspruch erfasst werden, sodass die Nichtverfügbarkeit einzelner Ausführungsformen eines funktional definierten Anspruchs für die ausreichende Offenbarung unerheblich ist, solange die Fachperson anhand der Offenbarung geeignete Ausführungsformen innerhalb des Schutzbereichs des Anspruchs gewinnen kann. Ein angemessenes Maß an Versuch und Irrtum schließt die Ausführbarkeit der Erfindung nicht aus.⁴⁾

Die Ausführbarkeit einer Erfindung ist anhand der Anmeldung als Ganzes unter Berücksichtigung des allgemeinen Fachwissens zu prüfen; ein Widerruf wegen unzureichender Offenbarung ist nur gerechtfertigt, wenn der Fachmann die Lehre nicht ohne unzumutbaren Aufwand ausführen kann.⁵⁾

Ein erfolgreicher Einwand unzureichender Offenbarung setzt ernsthafte und durch nachprüfbare Tatsachen erhärtete Zweifel daran voraus, dass ein fachkundiger Leser des Patents anhand seines allgemeinen Fachwissens in der Lage wäre, die Erfindung auszuführen.⁶⁾

Die bloße Breite eines Anspruchs oder eines in den Patentansprüchen verwendeten Begriffs hindert die Fachperson nicht daran, die Erfindung auszuführen; Beanstandungen, wonach der beanspruchte Wertebereich nicht durch die Ausführungsbeispiele abgedeckt werde oder ein Merkmal zu weit gefasst sei, betreffen grundsätzlich die Klarheit nach Art. 84 EPÜ und nicht die Ausführbarkeit nach Art. 83 EPÜ.⁷⁾

Die Beweislast dafür, dass die Erfindung im gesamten beanspruchten Bereich nicht ausführbar ist, trägt die Partei, die sich auf unzureichende Offenbarung beruft.⁸⁾

Wird eine Patentnichtigkeitsklage in Deutschland rechtskräftig abgewiesen, erstreckt sich die materielle Rechtskraft nur auf den vom Kläger geltend gemachten Nichtigkeitsgrund; jeder der in Art. 138 EPÜ genannten Nichtigkeitsgründe bildet insofern einen eigenständigen Klagegrund, der den Streitgegenstand begrenzt.⁹⁾

Nach § 325 Abs. 1 ZPO wirkt ein rechtskräftiges Urteil in einem Patentnichtigkeitsverfahren auch für und gegen Personen, die nach Eintritt der Rechtshängigkeit Rechtsnachfolger einer Partei geworden sind; dies gilt auch im Verhältnis zwischen einem vor dem Bundespatentgericht geführten Nichtigkeitsverfahren und einem späteren Verfahren vor dem Einheitlichen Patentgericht.¹⁰⁾

Damit eine Erfindung als Stand der Technik im Sinne von Art. 54 (1) EPÜ gilt, muss sie in einem einzigen Dokument des Stands der Technik in ihrer bestehenden Form eindeutig, direkt und vollständig offenbart sein; sie muss in ihren wesentlichen Merkmalen, in derselben Form, mit derselben Anordnung und denselben Merkmalen identisch sein. Dieses Erfordernis, dass der beanspruchte Gegenstand vollständig, unmittelbar und eindeutig in einer einzigen Offenbarungsquelle wiederzufinden ist, gilt gleichermaßen, wenn der Neuheitsangriff auf eine der Öffentlichkeit durch Benutzung zugänglich gemachte Vorbenutzung gestützt wird.¹¹⁾ Damit die Neuheit eines beanspruchten Gegenstands fehlt, muss jedes Merkmal dieses Gegenstands direkt und eindeutig aus einem einzigen Dokument des Stands der Technik abgeleitet werden können; die Beurteilung erfolgt aus der Sicht der fiktiven Fachperson unter Berücksichtigung ihres allgemeinen Wissens zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des zitierten Dokuments, wenn es sich um Stand der Technik nach Art. 54 (2) EPÜ handelt. Für die Beurteilung der Neuheit ist es nicht relevant, welches Problem durch ein Dokument aus dem Stand der Technik gelöst wird, solange das Problem kein Merkmal des Anspruchs ist oder als solches ausgelegt wird; maßgeblich ist ein Merkmal-für-Merkmal-Vergleich des Anspruchs mit dem Inhalt des Dokuments, der zeigt, dass alle Merkmale in Kombination durch dieses Dokument offenbart sind.¹²⁾

Neuheit ist nur verneint, wenn die beanspruchte Merkmalskombination für die Fachperson unmittelbar und eindeutig aus einer Veröffentlichung oder Vorbenutzung hervorgeht; Erkenntnisse aufgrund weiterführender Überlegungen gehören nicht zum Stand der Technik.¹³⁾

Die Fachperson wird aus schematischen Figuren im Allgemeinen keine direkten und eindeutigen Maßangaben herleiten.¹⁴⁾

Verweist ein Stand-der-Technik-Dokument ausdrücklich auf eine technische Norm oder ein anderes Dokument, kann die Fachperson deren Inhalt bei der Neuheitsprüfung im Wege des Mitlesens berücksichtigen; dies stellt kein unzulässiges Heranziehen einer weiteren Schrift dar, sondern eine Auslegung der Entgegenhaltung im Lichte der in Bezug genommenen Unterlage.¹⁵⁾

Für die Neuheitsprüfung gilt der sogenannte Gold-Standard: Eine Entgegenhaltung nimmt die Neuheit eines beanspruchten Gegenstands nur dann, wenn die Fachperson diesen Gegenstand unter Heranziehung ihres allgemeinen Fachwissens der Entgegenhaltung unmittelbar und eindeutig entnehmen kann; implizit Offenbartes, das sich als klare und unmissverständliche Folge des ausdrücklich Offenbarten ergibt, gehört zum Offenbarungsgehalt. Verschiedene Passagen oder Ausführungsformen ein und desselben Stand-der-Technik-Dokuments dürfen nur dann miteinander kombiniert werden, wenn diese Kombination für die Fachperson beim Lesen des Dokuments unmittelbar und eindeutig nahegelegt ist.¹⁶⁾

Zur Begründung fehlender Neuheit ist es unzulässig, verschiedene voneinander unabhängige Entgegenhaltungen miteinander zu kombinieren, sofern nicht eine Entgegenhaltung auf eine andere derart verweist, dass die Fachperson beide Schriften als eine einheitliche Offenbarung versteht, etwa wenn eine zweite Schrift ausdrücklich zur Darstellung eines bestimmten Herstellungsverfahrens für einen in der ersten Schrift beschriebenen Bestandteil in Bezug genommen wird.¹⁷⁾

Die Bewertung des erfinderischen Schrittes muss im Licht von Artikel 56 EPÜ [→ Erfinderische Tätigkeit] erfolgen, der festlegt, dass eine Erfindung dann als auf einem erfinderischen Schritt basierend gilt, wenn sie sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt. Daher ist festzustellen, ob der Fachmann angesichts des Standes der Technik durch seine technische Erkenntnis und einfache Handlungen die technische Lösung erhalten hätte, die im Streitpatent beansprucht wird. Der erfinderische Schritt wird anhand des speziellen Problems definiert, dem sich der Fachmann gegenüber sieht.¹⁸⁾

Bei der Bewertung der erfinderischen Tätigkeit ist ein objektiver Maßstab anzulegen; subjektive Überlegungen des Erfinders sind unerheblich.¹⁹⁾

Bei der rechtlichen Bewertung der erfinderischen Tätigkeit ist stets zu vermeiden, dass die Erfindung in Kenntnis ihrer Lösung, also im Nachhinein, beurteilt wird; dies gilt auch, wenn allgemeines Fachwissen herangezogen wird, und erfordert in der Regel, dass die Fachperson einen Anlass hat, ausgehend vom Stand der Technik zu dem beanspruchten Gegenstand zu gelangen.²⁰⁾

Die Auslegung des Begriffs der erfinderischen Tätigkeit gemäß Art. 56 EPÜ ist auch im Rahmen des Einheitspatents nach Art. 27 EPGÜ maßgebend, sodass zu prüfen ist, ob sich die beanspruchte Erfindung für den Fachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt.²¹⁾

Für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit sind gegenüber dem Stand der Technik nur solche Merkmale zu würdigen, die sich mit Blick auf die technische Aufgabe als wesentlich erweisen.²²⁾

Für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit kommt es maßgeblich darauf an, welche Informationen der Fachmann am Prioritätstag aus vorliegenden Studien entnehmen konnte und ob für ihn eine berechtigte Erfolgserwartung bestand.²³⁾

Der Fachmann verfügt über Wissen im Bereich der (physiologischen) Analyte-Überwachungssysteme (wie kontinuierliche Glukoseüberwachung (CGM)) sowie über Kenntnis in der Gestaltung tragbarer elektronischer Systeme, sodass der Fachmann mit den Kommunikationstechniken, einschließlich der relevanten Verbindungsprotokolle wie NFC oder Bluetooth, vertraut ist.²⁴⁾

Für ein Herzklappensystem mit kathetergestützter Implantation kann die fachkundige Person als Gruppe aus einem Ingenieur für medizinische Geräte mit besonderem Interesse an künstlichen Herzklappen bestimmt werden.²⁵⁾

Das Gericht erster Instanz und das Berufungsgericht des Einheitlichen Patentgerichts haben den erfinderischen Schritt in verschiedenen Entscheidungen geprüft. Einige Entscheidungen bezogen sich ausdrücklich auf den Aufgabe-Lösungs-Ansatz (Problem-Solution Approach, PSA), wie er vom Europäischen Patentamt (EPA), einschließlich der Beschwerdekammern, sowie von mehreren nationalen Gerichten angewendet wird; andere wendeten einen anderen Ansatz an, der dem von der deutschen Bundesgerichtshof verwendeten Test zur erfinderischen Tätigkeit ähnlich, wenn nicht sogar identisch ist. Beide Tests, der „deutsche“ Test und der Aufgabe-Lösungs-Ansatz, sollten, wenn sie korrekt angewendet werden, in der Mehrzahl der Fälle zum selben Ergebnis führen (vgl. Deichfuss, GRUR Patent 2024, 94). Beide Tests erfordern einen „realistischen Ausgangspunkt“ und einen „Anreiz“ für die Fachperson, den „nächsten Schritt“ zu machen, also beispielsweise die technische Lösung, die durch den Ausgangspunkt offenbart ist, so zu verändern, dass sie zur patentierten Lösung führt. Da keiner der Tests im Europäischen Patentübereinkommen (EPÜ) verankert ist und beide im Wesentlichen zu denselben Ergebnissen führen, können beide als Instrument zur Beurteilung des erfinderischen Schritts herangezogen werden. Dennoch trifft dieses Spruchkörper die Entscheidung, den vom EPA einschließlich der Beschwerdekammern praktizierten PSA anzuwenden, soweit dies möglich ist, und dies ausdrücklich festzuhalten, da ein Bedürfnis nach Rechtssicherheit sowohl für die Nutzer des Systems als auch für die verschiedenen Kammern des Einheitlichen Patentgerichts besteht. Die Anwendung des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes bringt die Rechtsprechung des Einheitlichen Patentgerichts zudem weiter in Einklang mit der Rechtsprechung des EPA und der Beschwerdekammern.²⁶⁾

Wirken mehrere Anspruchsmerkmale zur Lösung einer Aufgabe synergetisch zusammen, dürfen sie bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht jeweils isoliert aus unterschiedlichen Entgegenhaltungen kombiniert werden.²⁷⁾

Für die Beurteilung, ob eine Erfindung angesichts des Stands der Technik als naheliegend anzusehen ist, soll der von der europäischen Patentorganisation entwickelte „Aufgabe-Lösungs-Ansatz“ vorrangig angewendet werden, soweit dies möglich ist, um die Rechtssicherheit zu erhöhen und die Rechtsprechung des Einheitlichen Patentgerichts weiter mit der Rechtsprechung der europäischen Patentorganisation und der Beschwerdekammern in Einklang zu bringen.²⁸⁾

Ein möglicher Ausgangspunkt im Stand der Technik ist als realistisch anzusehen, wenn seine Lehre für die Fachperson, die zum Prioritätsdatum ein ähnliches Produkt oder Verfahren wie die Offenbarung im Stand der Technik entwickeln wollte und sich damit einem ähnlichen Grundproblem wie der beanspruchten Erfindung gegenübersah, von Interesse gewesen wäre.²⁹⁾

Als nächstliegender Stand der Technik kommt ein Dokument in Betracht, das einem ähnlichen Zweck dient und mit möglichst wenigen funktionellen und strukturellen Änderungen zum beanspruchten Gegenstand führt.³⁰⁾

Bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit nach dem Problem-Lösungs-Ansatz muss die Partei, die die Gültigkeit des Patents angreift, den aus ihrer Sicht vielversprechendsten Ausgangspunkt auswählen; die Wahl dieses Ausgangspunkts obliegt der Klägerin und nicht dem Gericht. Die Auflistung der Angriffe in der Reihenfolge ihrer Erfolgsaussichten verleiht der Klage eine größere logische Strenge und Konsistenz.³¹⁾

Es liegt in der Verantwortung der Partei, die die Nichtigerklärung eines Patents beantragt, das Gericht in klaren und eindeutigen Worten zu überzeugen und eine geradlinige sowie konsistente Angriffsstrategie vorzulegen.³²⁾

Bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit handelt es sich nicht um ein Dokument aus dem Stand der Technik, das die Fachperson bei der Suche nach der Lösung der Aufgabe des Klagepatents heranziehen würde, wenn eine Entgegenhaltung zwar eine vergleichbare Funktionsweise aufweist, aber ein anderes Anwendungsfeld betrifft, etwa die Einstellung der Resonanzfrequenz einer Antennenvorrichtung in einem Empfänger für die Nahfeldkommunikation im Vergleich zum Aufbau und zur Herstellung eines Leistungsempfängers zum drahtlosen Laden.³³⁾

Eine Rahmenstruktur mit Wabenaufbau aus vollständig hexagonalen Zellen kann beim Crimpen und bei der Expansion eines Herzklappensystems technische Vorteile bieten, insbesondere eine erhöhte radiale Stabilität, wobei die technische Wirkung einer solchen honeycomb-Struktur nicht auf die spezifischen Abmessungen des im Streitpatent beschriebenen Rahmens beschränkt ist.³⁴⁾

Auch bei Anwendung des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes ergibt sich kein anderes Ergebnis, weil die Aufgabe, das Krümmungsprofil des Rahmens einer Herzklappe zu verringern, nicht in naheliegender Weise durch die Wahl einer Rahmenstruktur ausschließlich aus hexagonalen Zellen gelöst wird.³⁵⁾

<note comment>

Das Urteil der Lokalkammer München bringt mit seiner ausdrücklichen Präferenz für den Aufgabe-Lösungs-Ansatz des Europäischen Patentamts (EPA) eine Weichenstellung für die Rechtsprechung des Einheitlichen Patentgerichts (UPC).

Die Intention des Gerichts ist nachvollziehbar: Mit der einheitlichen Anwendung des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes wird eine kohärente Rechtsprechung angestrebt, die sich an den bekannten Standards des EPA orientiert und dadurch die Vorhersehbarkeit für Verfahrensbeteiligte erhöhen soll. In einem System, das grenzüberschreitende Streitigkeiten über europäische Patente bündelt, erscheint dies zunächst als konsequente Harmonisierung.

Allerdings ist kritisch anzumerken, dass der Aufgabe-Lösungs-Ansatz seiner Natur nach lediglich ein methodisches Hilfsmittel zur Strukturierung der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit darstellt, nicht jedoch eine starre Rechtsvorgabe. Der Begriff der „erfinderischen Tätigkeit“ ist im europäischen wie auch im einheitlichen Patentrecht bewusst als unbestimmter Rechtsbegriff ausgestaltet worden. Er soll die notwendige Flexibilität bieten, um den Anforderungen sich wandelnder technischer Entwicklungen und komplexer Einzelfallkonstellationen gerecht zu werden.

Die richterliche Entscheidung, den Aufgabe-Lösungs-Ansatz „vorrangig“, wenn auch nicht zwingend, zur Anwendung zu bringen, birgt daher die Gefahr einer Dogmatisierung dieses Ansatzes. Dabei darf nicht übersehen werden, dass auch innerhalb des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes erheblichے