Die FRAND-Widerklage [→ FRAND] erlaubt es einem Patentnutzer, im Rahmen eines Rechtsstreits mit einem SEP-Inhaber die gerichtliche Festlegung von Lizenzbedingungen zu fairen, angemessenen und nicht diskriminierenden Bedingungen zu beantragen. Sie stellt ein zentrales Mittel dar, um den kartellrechtlichen Anforderungen an die Lizenzierung standardessentieller Patente Rechnung zu tragen.

Die Zuständigkeit für FRAND-Widerklagen umfasst auch die Beurteilung von Ansprüchen, die aus der Verpflichtung des SEP-Inhabers zur Einhaltung von FRAND-Bedingungen resultieren, da diese untrennbar mit den patentrechtlichen Fragen verbunden sind. ¹⁾

Ein Patentnutzer, der eine FRAND-Widerklage erhebt, muss seine Lizenzwilligkeit klar und unmissverständlich erklären. Diese Bereitschaft darf sich nicht in einer bloßen Absichtserklärung erschöpfen, sondern erfordert zielgerichtete Verhandlungen über den Abschluss eines Lizenzvertrags. ²⁾

Ein Gegenangebot des Patentnutzers muss auf der Grundlage der tatsächlichen Nutzungshandlungen erfolgen. Die Vorlage allgemeiner Marktanalysen oder Daten von Drittanbietern reicht nicht aus, um die Plausibilität der vorgeschlagenen Lizenzbedingungen zu begründen. ³⁾

Der SEP-Inhaber ist verpflichtet, ein Angebot zu FRAND-Bedingungen vorzulegen, das alle wesentlichen Lizenzbedingungen einschließlich der Berechnungsgrundlagen hinreichend konkretisiert. Der Patentnutzer kann daraufhin ein Gegenangebot machen oder Nachbesserungen fordern, darf sich jedoch nicht auf ein reines Abwarten beschränken. ⁴⁾

Ein SEP-Inhaber kann nicht gezwungen werden, ein Gegenangebot anzunehmen, das nicht den Anforderungen von FRAND entspricht. Dies gilt insbesondere, wenn die Berechnung der Lizenzgebühren nicht auf den tatsächlichen Nutzungshandlungen des Patentnutzers basiert. ⁵⁾

Zum Rechtsschutzbedürfnis einer auf FRAND-Lizenzratenbestimmung gerichteten und auf Feststellung antragenden Widerklage.⁶⁾

Liegt in einem SEP-Verfahren seit mehreren Jahren ein Lizenzangebot der Klägerin vor bzw. des Lizenzpools, an dem sie beteiligt ist, sowie ein Gegenangebot der Beklagten, rechtfertigt der Umstand, dass bei der kartellrechtlichen Verteidigung nicht nur bilaterale Verhandlungen, sondern auch Pool-Verhandlungen eine Rolle spielen, keine Verlängerung der Klagerwiderungsfrist.⁷⁾

Es ist vorrangig die Entscheidung des SEP-Inhabers, ob und gegebenenfalls welche und wie viele Vergleichslizenzverträge er im Prozess vorlegt, um einem möglichen FRAND-Einwand zu begegnen und sein Verhalten als EU-kartellrechtskonform zu kennzeichnen.⁸⁾

Prozessuale Konsequenzen können erst dann gezogen werden, wenn sich im Verfahren herausstellt, dass ein SEP-Inhaber bewusst als Vergleichslizenzen geeignete Verträge nicht in die Verhandlungen und ins Verfahren eingebracht hat, um unter Ausnutzung seiner Monopolstellung überhöhte Lizenzen durchzusetzen.⁹⁾

Ein Unterlassungsanspruch aus einem standardessentiellen Patent wird vor dem Einheitlichen Patentgericht nur gewährt, wenn das vom SEP-Inhaber unterbreitete Lizenzangebot den Anforderungen von FRAND entspricht; ist das Angebot überhöht oder sonst nicht FRAND-gemäß, wird keine Unterlassung verhängt, sondern es kommen Schadensersatz oder – auf Antrag einer Partei – die gerichtliche Bestimmung eines (globalen) Lizenzsatzes in Betracht, wobei hinzunehmen ist, dass verschiedene Gerichte unterschiedliche globale Lizenzsätze festsetzen können und es nicht Aufgabe eines ausländischen Gerichts ist, darüber zu befinden, ob ein Patent im Gebiet eines anderen Staates Grundlage eines Unterlassungsanspruchs sein kann.¹⁰⁾

Wer sich gegenüber dem englischen Patents Court verpflichtet, eine vom Gericht als (F)RAND eingestufte Lizenz zu nehmen, wird dort unabhängig von etwaigem vorangegangenem Hold-out-Verhalten als williger Lizenznehmer behandelt und kann eine interim licence beanspruchen.¹¹⁾

Die in der Huawei/ZTE-Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Union vorgesehene Sicherheitsleistung kann nicht mit einer vom Implementierer einseitig erzwungenen Vorauszahlung gleichgesetzt werden, die darauf abzielt, den Patentinhaber an der Durchsetzung seiner Rechte vor einem zuständigen ausländischen Gericht zu hindern; das Konzept der britischen interim licence ist daher nicht bereits in dieser Entscheidung angelegt.¹²⁾

SEPs → Standard-essentielle Patente
Patente, die Technologien schützen, die für die Umsetzung eines technischen Standards unerlässlich sind.