§ 116 des Patentgesetzes (PatG) legt fest, welche Anträge im Berufungsverfahren geprüft werden und unter welchen Bedingungen eine Klageänderung oder geänderte Verteidigung zulässig ist.

§ 116 (2) PatG → Klageänderung und Verteidigung im Berufungsverfahren
Beschreibt die Bedingungen, unter denen eine Klageänderung oder Verteidigung mit geänderter Fassung des Patents im Berufungsverfahren zulässig ist.

Ein erstmals nach Ablauf der Frist für die Berufungserwiderung gestellter Hilfsantrag des Nichtigkeitsbeklagten darf nur dann berücksichtigt werden, wenn seine Zulassung die Erledigung des Rechtsstreits nicht verzögern würde oder die Partei die Verspätung genügend entschuldigt.¹⁾

Soweit die Verteidigung des Streitpatents im Patentnichtigkeitsverfahren im ersten Rechtszug Erfolg hatte, muss der Beklagte das Vorbringen in der Berufungsbegründung zum Anlass nehmen zu prüfen, ob es zu einer anderen Beurteilung führen kann und gegebenenfalls auch geeignete Hilfsanträge stellen. In diesem Fall ist er regelmäßig gehalten, entsprechende Anträge bereits in der Berufungserwiderung zu stellen.²⁾

Die Streichung eines zusätzlichen Merkmals aus einem erstinstanzlichen Hilfsantrag ist in der Berufungsinstanz grundsätzlich nicht präkludiert, wenn sie eine Beschränkung ohne Erweiterung darstellt; sie kann als sachdienlich i.S.v. § 116 Abs. 2 PatG anzusehen sein.³⁾

Ist die Sache zur Endentscheidung reif, hat der Bundesgerichtshof in der Sache selbst zu entscheiden.⁴⁾

PatG, Abschnitt 6.2 → Berufungsverfahren
Regelt die Einschränkung der Prüfungsinhalte im Berufungsverfahren und die Bedingungen für eine zulässige Klageänderung oder geänderte Verteidigung.