§ 117 des Patentgesetzes (PatG) regelt, welche Vorschriften der Zivilprozessordnung auf den Prüfungsumfang des Berufungsgerichts sowie auf die Behandlung verspäteter, zurückgewiesener und neuer Angriffs- und Verteidigungsmittel im Berufungsverfahren anzuwenden sind.

Nach der ständigen Rechtsprechung des Senats ist ein Nichtigkeitskläger grundsätzlich nicht gehalten, den Angriff gegen die Patentfähigkeit des Streitpatents auf alle denkbaren Gesichtspunkte zu stützen. Vielmehr dient der nach § 83 Abs. 1 PatG zu erteilende Hinweis des Patentgerichts dazu, die sich aus der Klagebegründung ergebende Fokussierung der Argumentation entweder als nach der vorläufigen Sicht des Patentgerichts sachgerecht zu bestätigen oder aber als nicht angemessen oder jedenfalls nicht zulänglich aufzuzeigen.¹⁾

Hat das Patentgericht in dem gemäß § 83 Abs. 1 PatG erteilten Hinweis dargelegt, dass sich das bisherige Klagevorbringen als unzureichend erweisen könnte, liegt es am Kläger, bereits in erster Instanz gegebenenfalls neue Angriffsmittel vorzutragen. Der Umstand, dass das Patentgericht auch diese Angriffsmittel als nicht ausreichend ansieht, reicht nicht aus, um die Zulassung weiterer Angriffsmittel im Berufungsrechtszug zu rechtfertigen.²⁾

Dies gilt auch hinsichtlich solcher Dokumente, die von bei der Patentrecherche gebräuchlichen Datenbanken nicht umfasst sind.³⁾

Nach der Rechtsprechung des Senats darf eine Entgegenhaltung, auf die der Kläger erst in zweiter Instanz aufmerksam geworden ist, gemäß § 117 Satz 1 PatG und § 531 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 ZPO nur dann berücksichtigt werden, wenn der Kläger darlegt und erforderlichenfalls glaubhaft macht, warum eine Recherche, die das Dokument zutage gefördert hätte, in erster Instanz (noch) nicht veranlasst war. Hierzu muss der Kläger konkret dartun, wie er das Suchprofil seiner erstinstanzlichen Recherche angelegt und warum er ein solches Profil gewählt hat und nicht dasjenige, das zur Ermittlung des in zweiter Instanz neu angeführten Stands der Technik geführt hat.⁴⁾

Ein erstmals in der Berufungsinstanz gestellter Hilfsantrag ist grundsätzlich unzulässig, wenn er einem Gesichtspunkt Rechnung trägt, den bereits das Patentgericht in dem nach § 83 Abs. 1 PatG erteilten Hinweis [→ Gerichtlicher Hinweis im Nichtigkeitsverfahren] als voraussichtlich entscheidungserheblich bezeichnet hat.⁵⁾

Verteidigt der Beklagte erst nach der Zustellung des qualifizierten Hinweises das Streitpatent hilfsweise in einer geänderten Fassung, die technische Aspekte betrifft, die in den bisher gestellten Hilfsanträgen nicht berührt waren, kann es nicht ohne Weiteres als nachlässig angesehen werden, wenn der Kläger Entgegenhaltungen hierzu noch nicht in der ersten Instanz vorlegt.⁶⁾

PatG, Abschnitt 6.2 → Berufungsverfahren
Regelt die Anwendung bestimmter Vorschriften der Zivilprozessordnung auf den Prüfungsumfang des Berufungsgerichts und die Berücksichtigung neuer Angriffs- und Verteidigungsmittel.