Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs kann ein Patentanspruch, mit dem Patentschutz für ein Erzeugnis begehrt wird, so gefasst werden, dass es ausschließlich oder auch durch das Verfahren zu seiner Herstellung gekennzeichnet wird (product-by-process-Anspruch).¹⁾

Eine solche Fassung des Anspruchs kommt in Betracht, wenn eine Beschreibung der spezifischen Eigenschaften des Erzeugnisses durch körperliche Merkmale nicht möglich oder gänzlich unpraktikabel ist und die Angabe des Herstellungsverfahrens dazu dient, diese Eigenschaften mittelbar zu umschreiben. Sie dient allein der Kennzeichnung des patentgemäßen Erzeugnisses und bringt keine Beschränkung auf Erzeugnisse zum Ausdruck, die tatsächlich mittels dieses Verfahrens hergestellt worden sind.²⁾

Mit den sogenannten Product-by-Process-Ansprüchen werden Erzeugnisse durch Merkmale des Verfahrens zu ihrer Herstellung gekennzeichnet, beispielsweise durch die Angabe der Ausgangsstoffe und ihrer Behandlungsweise.

Die Aufnahme eines bestimmten Herstellungsverfahrens in den Anspruch ändert nichts daran, dass es sich um einen Erzeugnisanspruch handelt.³⁾

Gegenstand des Patents ist trotz der Beschreibung durch das Herstellungsverfahren ein Erzeugnis als solches, das unabhängig von seinem Herstellungsweg die Voraussetzungen für die Patentierbarkeit erfüllen muss.⁴⁾

Die Aufnahme des Herstellungsverfahrens in den Anspruch dient lediglich der eindeutigen Kennzeichnung des Erzeugnisses. Wenn das beanspruchte Erzeugnis nicht neu ist und nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruht, kann es als solches nicht patentiert werden. Daran ändert sich selbst dann nichts, wenn es durch ein erfinderisches neues Verfahren hergestellt worden ist.⁵⁾

Bei der Prüfung der Patentfähigkeit des Gegenstands eines product-by-process-Anspruchs ist zu klären, ob sich das im Anspruch angegebene Herstellungsverfahren in spezifischen Eigenschaften des Erzeugnisses niederschlägt, durch die es sich von den im Stand der Technik bekannten Erzeugnissen unterscheidet.⁶⁾

Im Patentrecht sind Product-by-Process-Ansprüche insoweit problematisch, als zum einen eine solche Anspruchsfassung Zweifel an der hinreichenden Identifizierung der Erfindung nahelegen kann, zum anderen deswegen, weil mit § 9 Satz 2 Nr. 3 PatG ein unmittelbarer Erzeugnisschutz auch durch ein Verfahrenspatent gesetzlich bereits vorgesehen ist und damit Bedenken am Rechtsschutzinteresse geltend gemacht worden sind.⁷⁾

Im Gebrauchsmusterrecht, das Verfahrensansprüche nicht erlaubt und einen direkten Erzeugnisschutz nicht kennt, spielt der Product-by-Process-Anspruch eine größere Rolle. Über den Product-by-Process-Anspruch kann - zumindest indirekt - auch im Gebrauchsmusterrecht ein Schutz für ein Verfahren erlangt werden.

Körperliche und funktionale Eigenschaften des Erzeugnisses, die sich aus der Anwendung des Verfahrens ergeben, gehören zu den Sachmerkmalen des beanspruchten Erzeugnisses. Ob es solche gibt und welche das sind, ist durch Auslegung des Patentanspruchs zu ermitteln.⁸⁾

Die Tatsache, dass ein erteilter Product-by-process-Anspruch ein Erzeugnis definiert, das auch anhand seiner Zusammensetzung, Struktur oder eines anderen überprüfbaren Parameters zufriedenstellend definiert werden könnte, stellt für sich genommen keinen in Art. 100 EPÜ vorgesehenen Einspruchsgrund dar; ein Einwand kann daher nicht allein auf dieses Anspruchsformat gestützt werden. Etwaige Bedenken gegen die Verwendung eines solchen Product-by-process-Formats betreffen höchstens die Klarheit nach Art. 84 EPÜ, auf die sich im Einspruchsverfahren gegen ein erteiltes Patent grundsätzlich kein Einspruchsgrund stützen lässt; die in den Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt, Abschnitt F-IV, 4.12, und der Entscheidung T 150/82 entwickelten Grundsätze zur Zulässigkeit von Product-by-process-Ansprüchen betreffen demnach die Prüfungsphase, nicht aber die Beurteilung der Einspruchsgründe.⁹⁾