§ 22 (2) MarkenG → Schutz der älteren Marke vor Zwischenrechten

§ 49 (1) MarkenG → Verfall wegen Nichtbenutzung

§ 26 MarkenG → rechtserhaltende Benutzung

Im Rahmen des § 22 MarkenG kann eine eingetragene jüngere Marke als Zwischenrecht geltend gemacht werden, wobei die für Zwischenrechte geltenden Besonderheiten hinsichtlich des § 51 IV Nr. 2 zu beachten sind.

Eine Kennzeichenrecht erstarkt dann zum Zwischenrecht, wenn zum Zeitpunkt der Entstehung des Rechts das ältere Recht

• nicht rechtserhaltend benutzt wurde und deswegen aufgrund Verfalls gemäß § 49 I MarkenG löschungsreif war, oder
• wegen absoluter Schutzhindernisse MarkenG nach § 50 hätte gelöscht werden können.

Der Markeninhaber genießt in diesem Fall einen Vertrauensschutz. Das Zwischenrecht hat neben dem älteren Recht ein Koexistenzrecht:

• ⇒ Einrede im Löschungsverfahren: Der Löschungsbeklagte kann sein Zwischenrecht im zivilgerichtlichen Löschungsverfahren (§ 51 IV Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG, § 55 III S. 3 MarkenG) als Verteidigung geltend machen kann. (Die Regelungen in § 51 IV Nr.1 MarkenG erscheint gegenüber § 55 III S.3 MarkenG redundant zu sein.)

• ⇒ Einrede im Verletzungsverfahren: Der Markeninhaber kann sein Recht aus der Marke nicht gegen den Inhaber einer jüngeren Marke geltend machen, wenn die jüngere Marke zum Zwischenrecht erstarkt ist (§ 22 I Nr. 2 MarkenG).

Aber: Keine unmittelbare Berücksichtigung im Widerspruchsverfahren, da die Entstehung eines Zwischenrechts auf außerkennzeichenrechtlichen Umständen basiert. Im Wiederspruchsverfahren besteht allerdings die Möglichkeit, eine parallele oder nachträgliche Eintragungsbewilligungsklage zu erheben und die Aussetzung des Widerspruchverfahrens zu beantragen.

Der Bestandsschutz nach § 50 II Satz 2 MarkenG und die geforderte Verkehrsgeltung nach § 50 II Satz 1 MarkenG finden im Rahmen des § 51 IV Nr. 2 MarkenG iVm mit § 55 MarkenG (Einwendung im Löschungsverfahren wegen älterer Rechte) und des § 51 IV Nr. 2 MarkenG iVm § 22 I Satz 2 MarkenG (Einwendung im Verletzungsverfahren) nur bezogen auf den Zeitpunkt der Eintragung der jüngeren Marke Anwendung, nicht aber bezogen auf den Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag.

Der Einwand des § 51 IV Nr. 2 MarkenG hat in diesen Fällen nur inter-partes Wirkung.

Die Bestimmungen des § 22 I Nr. 2 Alt. 2 bzw. § 55 MarkenG iVm § 51 IV Nr. 2 MarkenG sind auf Fälle beschränkt, in denen die Löschungsreife der prioritätsälteren Marke im Löschungsverfahren vor dem DPMA nach § 54 MarkenG nicht (mehr) geltend gemacht werden kann.

Dies kommt in Betracht

• wenn die Zehnjahresfrist des § 50 II 2 MarkenG für die Antragstellung abgelaufen ist;
• wenn am Tag der Veröffentlichung der prioritätsjüngeren Marke das absolute Schutzhindernis des § 50 I MarkenG nach wie vor bestand, nachfolgend jedoch entfallen ist und deshalb ein Löschungsverfahren vor dem DPMA erfolglos bleiben muss (§§ 50 II 1, 54 MarkenG).

Zur Darlegung dieses inter partes wirkenden Einwandes gehört nicht nur ein substanziierter Vortrag zur Fortdauer des von Anfang an bestehenden Schutzhindernisses bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Eintragung der Marke mit jüngerem Zeitrang, sondern auch der substanziierte Hinweis auf solche später eingetretenen Umstände, derentwegen ein Wegfall des behaupteten Schutzhindernisses möglich erscheint und deshalb ein Löschungsantrag keine Aussicht auf Erfolg verspricht. Nur in einem solchen Fall darf der Inhaber der jüngeren Marke von der Einleitung des vorrangigen patentamtlichen Löschungsverfahrens absehen, um sich im Verhältnis zum Inhaber der prioritätsälteren Marke auf sein eingetragenes Zeichen als Zwischenrecht berufen zu können.¹⁾

Hinsichtlich des Entstehens eines Zwischenrechts ist auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung der Eintragung der jüngeren Marke abzustellen.

Fraglich ist, ob man auch eine Erstarkung einer Marke zum Zwischenrecht annehmen kann, wenn zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Eintragung die Marke durch ein prioritätsälteres Unternehmenskennzeichen gestärkt war, dieses ältere Unternehmenskennzeichen später aber erloschen ist.

Nach Auffassung des BGH ist dies nicht der Fall, wenn das Recht am Unternehmenskennzeichen aufgrund einer selbst bestimmten Entscheidung der Beklagten erloschen ist²⁾.

• Rechtserhaltende Benutzung
• Eintragungsbewilligungsklage
• Markenverletzung