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markenrecht:kosten_eines_mitwirkenden_patentanwalts [2020/10/19 07:24] – mfreund | markenrecht:kosten_eines_mitwirkenden_patentanwalts [2023/07/25 08:27] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
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+ | ====== Kosten des mitwirkenden Patentanwalts ====== | ||
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+ | **§ 140 (4) MarkenG** (bis 14. Januar 2019 § 140 (3) MarkenG) | ||
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+ | Von den Kosten, die durch die Mitwirkung eines Patentanwalts in einer [[Kennzeichenstreitsachen|Kennzeichenstreitsache]] entstehen, sind die Gebühren nach § 13 des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes und außerdem die notwendigen Auslagen des Patentanwalts zu erstatten. | ||
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+ | § 140 (1) MarkenG -> [[Kennzeichenstreitsachen]] \\ | ||
+ | § 140 (2) MarkenG -> [[Markenstreitkammern]] \\ | ||
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+ | Nach § 140 Abs. 3 MarkenG (seit 14. Januar 2019: § 140 Abs. 4 MarkenG) [-> [[Markenrecht: | ||
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+ | Nach der Rechtsprechung des Senats ist hinsichtlich der durch die Mitwirkung eines Patentanwalts in einer Kennzeichenstreitsache entstandenen Kosten nicht zu prüfen, ob die Mitwirkung des Patentanwalts zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung im Sinne des § 91 Abs. 1 | ||
+ | Satz 1 ZPO notwendig war. Es kommt auch nicht darauf an, ob der Patentanwalt gegenüber dem Rechtsanwalt eine " | ||
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+ | Die Erstattungsfähigkeit der Patentanwaltskosten nach diesen Maßstäben setzt voraus, dass über die kennzeichenrechtlichen Ansprüche, für die die Vorschrift des § 140 Abs. 3 MarkenG gilt, entschieden worden und eine darauf bezogene Kostengrundentscheidung zugunsten des Klägers ergangen ist.((BGH, Beschluss vom 9. Mai 2019 - I ZB 83/18 - Kosten des Patentanwalts V)) | ||
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+ | Gemäß | ||
+ | Mitwirkung eines Patentanwalts in einer Kennzeichenstreitsache entstehen, die Gebühren nach § 13 RVG und außerdem die notwendigen Auslagen des Patentanwalts zu erstatten.((BGH, | ||
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+ | Für die außergerichtliche Rechtsverfolgung, | ||
+ | § 140 Abs. 3 MarkenG aF nicht in Betracht kommt und die Kosten für die Mitwirkung des Patentanwalts daher nur erstattungsfähig sind, wenn diese Mitwirkung erforderlich war.((BGH, Beschluss vom 24. September 2020 - I ZB 59/19 - Kosten des Patentanwalts VI; m.V.a. BGH, GRUR 2011, 754 Rn. 15 bis 33 - Kosten des Patentanwalts II; GRUR 2012, 756 Rn. 22 ff. - Kosten des Patentanwalts III; GRUR 2012, 759 Rn. 14 - Kosten des Patentanwalts IV; BGH, Urteil vom 17. September 2015 - I ZR 47/14, GRUR 2016, 526 Rn. 46 = WRP 2016, 489 - | ||
+ | Irreführende Lieferantenangabe)) | ||
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+ | Es bestehen inzwischen allerdings erhebliche unionsrechtliche Zweifel, ob § 140 Abs. 3 MarkenG aF mit den unionsrechtlichen Regelungen der Art. 3 Abs. 1 und Art. 14 der Richtlinie 2004/48/EG [-> [[: | ||
+ | |||
+ | Nach Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie 2004/48/EG [-> [[: | ||
+ | unterlegenen Partei getragen werden, sofern Billigkeitsgründe dem nicht entgegenstehen. Nach Erwägungsgrund 17 der Richtlinie 2004/48/EG sollen die in dieser Richtlinie vorgesehenen Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe in | ||
+ | jedem Einzelfall so bestimmt werden, dass den spezifischen Merkmalen dieses Falles, einschließlich der Sonderaspekte jedes Rechts an geistigem Eigentum und gegebenenfalls des vorsätzlichen oder nicht vorsätzlichen Charakters der Rechtsverletzung gebührend Rechnung getragen wird.((BGH, Beschluss vom 24. September 2020 - I ZB 59/19 - Kosten des Patentanwalts VI)) | ||
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+ | Der Gerichtshof der Europäischen Union hat entschieden, | ||
+ | der Prozesskosten der obsiegenden Partei verurteilt wird, die dem Gericht, dem die Kostenentscheidung obliegt, die Möglichkeit einräumt, spezifische Merkmale der Rechtssache, | ||
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+ | Der Gerichtshof hat weiter ausgeführt, | ||
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+ | Nach Auffassung des Gerichtshofs ist ein solcher Zusammenhang nicht gegeben bei Kosten im Zusammenhang mit der Feststellung der Rechtsverletzung und ihrer Verursacher, | ||
+ | zu können, fallen die Kosten im Zusammenhang mit dem Berater hingegen unter die " | ||
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+ | Vor diesem Hintergrund erscheint zweifelhaft, | ||
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+ | Auch mit Blick darauf, dass die Richtlinie 2004/48/EG ein hohes Schutzniveau für geistiges Eigentum im Binnenmarkt gewährleisten soll, weshalb die darin vorgesehenen Verfahren und Rechtsbehelfe abschreckend sein müssen | ||
+ | (vgl. Erwägungsgrund 10 und Art. 3 Abs. 2 der Richtlinie), | ||
+ | hohe Honorare vereinbart haben oder der Anwalt Dienstleistungen erbracht hat, die für die Durchsetzung des betreffenden Rechts des geistigen Eigentums nicht als erforderlich angesehen werden.((BGH, | ||
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+ | Weitere Zweifel an der Übereinstimmung mit Unionsrecht bestehen, weil die Erstattung von Kosten für die Tätigkeit einer Patentanwältin, | ||
+ | nicht im Sinne von Art. 14 der Richtlinie 2004/48/EG angemessen sein könnte. Der Erstattung solcher Kosten könnte weiter der nach Art. 14 der Richtlinie 2004/48/EG erforderliche unmittelbare und enge Zusammenhang mit der Klage | ||
+ | zur Durchsetzung eines Markenrechts fehlen.((BGH, | ||
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+ | Die Übereinstimmung mit Unionsrecht ist auch deshalb zweifelhaft, | ||
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+ | Die Vorschrift | ||
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+ | Die Kosten für die Mitwirkung eines Patentanwalts in einer Kennzeichenstreitsache sind nach § 140 Abs. 3 MarkenG | ||
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+ | ==== Klagehäufung von nichtkennzeichenrechtlichen und kennzeichenrechtlichen Streitgegenständen ==== | ||
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+ | Im Falle einer Klagehäufung von nichtkennzeichenrechtlichen und kennzeichenrechtlichen Streitgegenständen können Patentanwaltsgebühren nur aus dem Teilstreitwert erstattet werden, der auf die Kennzeichenstreitsache | ||
+ | entfällt.((BGH, | ||
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+ | Die Erstattungsfähigkeit der Patentanwaltskosten setzt außerdem voraus, dass hinsichtlich der kennzeichenrechtlichen Ansprüche zugunsten desjenigen entschieden wird, der die Kostenerstattung beansprucht, | ||
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+ | Allerdings wird die Ansicht vertreten, dass Patentanwaltskosten auch dann nach § 140 Abs. 3 MarkenG erstattungsfähig sind, wenn die Klage auf nichtkennzeichenrechtlicher Grundlage Erfolg hat und über einen hilfsweise geltend gemachten kennzeichenrechtlichen Anspruch nicht entschieden wird | ||
+ | ((OLG Köln, OLGR Köln 2006, 735, 736 f. [juris Rn. 11]; zu § 52 Abs. 4 DesignG: OLG Frankfurt, GRUR-RR 2013, 184 [juris Rn. 3])) oder wenn ein Anspruch nur auf nichtkennzeichenrechtlicher (wettbewerbsrechtlicher), | ||
+ | gegen auf kennzeichenrechtlicher (markenrechtlicher) Grundlage besteht((OLG | ||
+ | Köln, OLGR Köln 2006, 735, 737 [juris Rn. 12 und Rn. 19])). Dieser Ansicht | ||
+ | kann nicht zugestimmt werden. Ein solches Ergebnis liefe dem Grundsatz zuwider, dass zur Kostenerstattung nach § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO nur verpflichtet ist, wer mit seiner Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung keinen Erfolg gehabt hat. Eine Erstattung von Patentanwaltskosten nach § 140 Abs. 3 MarkenG kann danach nur beanspruchen, | ||
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+ | Werden in erster Linie nichtkennzeichenrechtliche Ansprüche (hier: namensrechtliche Ansprüche) und hilfsweise kennzeichenrechtliche Ansprüche (hier: markenrechtliche Ansprüche) geltend gemacht, können die Kosten, die durch | ||
+ | die Mitwirkung eines Patentanwalts entstanden sind, nach § 104 ZPO in Verbindung mit § 140 Abs. 3 MarkenG gegen den Prozessgegner nur festgesetzt werden, wenn über die kennzeichenrechtlichen Hilfsansprüche eine gerichtliche | ||
+ | Entscheidung mit einer entsprechenden Kostengrundentscheidung zugunsten desjenigen ergangen ist, der die Kostenfestsetzung beantragt.((BGH, | ||
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+ | ==== Verfahren der einstweiligen Verfügung ==== | ||
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+ | Die im Verfahren der einstweiligen Verfügung entstandenen Kosten sind nach der be-reits unmittelbar anwendbaren Regelung des § 140 Abs. 3 MarkenG ohne Prü-fung der Erforderlichkeit zu erstatten.((BGH, | ||
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+ | ==== Außergerichtliche Patentanwaltskosten ==== | ||
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+ | Hat neben einem Rechtsanwalt auch ein Patentanwalt an der Abmahnung wegen einer Markenverletzung mitgewirkt, kann die Erstattung der durch die Mitwirkung des Patentanwalts entstandenen Kosten | ||
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+ | § 677 BGB -> [[Privatrecht: | ||
+ | § 683, 670 BGB -> [[Privatrecht: | ||
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+ | Der Schädiger hat nicht alle durch das Schadensereignis adäquat verursachten Rechtsverfolgungskosten des Geschädigten zu ersetzen, sondern nur solche Kosten, die aus der Sicht des Geschädigten zur Wahrnehmung seiner Rechte erforderlich waren.((BGH, | ||
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+ | Diese Voraussetzung ist regelmäßig nur dann erfüllt, wenn der Patentanwalt dabei Aufgaben übernommen hat, die - wie etwa Recherchen zum Registerstand oder zur Benutzungslage - zum typischen Arbeitsgebiet eines Patentanwalts gehören.((BGH, | ||
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+ | Allein der nicht weiter substantiierte Vortrag, der Patentanwalt habe eine Markenrecherche durchgeführt, | ||
+ | einem Rechtsanwalt mit Erfahrung im Markenrecht darzulegen und einen Anspruch auf Erstattung der durch die Mitwirkung des Patentanwalts entstandenen Kosten nach §§ 677, 683 Satz 1, § 670 BGB oder § 14 Abs. 6 Satz 1 | ||
+ | MarkenG zu begründen.((BGH, | ||
+ | - I ZR 181/09, GRUR 2011, 754 = WRP 2011, 1057 - Kosten des Patentanwalts II)) | ||
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+ | Der Regelung des § 140 Abs. 3 MarkenG läßt sich nicht die Wertung des Gesetzes entnehmen, dass die Kosten für die außergerichtliche Mitwirkung eines Patentanwalts in einer kennzeichenrechtlichen Angelegenheit | ||
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+ | Die Kosten, die durch die außergerichtliche Tätigkeit eines Rechtsanwalts in einer Kennzeichenstreitsache entstehen, sind nur zu erstatten, soweit sie erforderlich waren. Dabei ist es Sache des Anspruchstellers, | ||
+ | die außergerichtlichen | ||
+ | Rechtsanwaltskosten zu erstatten sind. Die Kosten für die gerichtliche Tätigkeit eines Rechtsanwalts sind in Kennzeichenstreitsachen | ||
+ | gerichtliche Mitwirkung eines Patentanwalts - stets zu erstatten. Sie sind immer zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig im Sinne des § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO. Abgesehen davon, dass die Tätigkeit eines Rechtsanwalts im Gerichtsverfahren | ||
+ | anzusehen ist, folgt die Notwendigkeit der Tätigkeit eines Rechtsanwalts in einer Kennzeichenstreitsache auch daraus, dass für Kennzeichenstreitsachen die Landgerichte ohne Rücksicht auf den Streitwert ausschließlich zuständig sind (§ 140 Abs. 1 MarkenG) und sich die Parteien vor den Landgerichten durch einen Rechtsanwalt vertreten lassen müssen (§ 78 Abs. 1 Satz 1 ZPO).((BGH, Urteil vom 24. Februar 2011 - I ZR 181/09 - Kosten des Patentanwalts II)) | ||
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+ | Die Kosten für die außergerichtliche Mitwirkung eines Patentanwalts in einer Kennzeichenstreitsache sind auch dann nicht ohne Prüfung ihrer Erforderlichkeit zu erstatten, wenn die Kosten für die außergerichtliche Tätigkeit eines Rechtsanwalts in dieser Kennzeichenstreitsache als erforderlich anzusehen und daher zu ersetzen sind.((BGH, Urteil vom 24. Februar 2011 - I ZR 181/09 - Kosten des Patentanwalts II; m.V.a. OLG Düsseldorf, | ||
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+ | Aus dem Umstand, dass es in einem konkreten Fall erforderlich ist, | ||
+ | einen Rechtsanwalt mit der Abmahnung einer Kennzeichenverletzung zu betrauen, folgt nicht ohne Weiteres, dass es notwendig ist, daneben | ||
+ | rechtlich zu beurteilen und den Verletzer | ||
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+ | Der Gesetzgeber hat mit der Regelung des § 140 Abs. 3 | ||
+ | MarkenG | ||
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+ | Bei Kennzeichenstreitsachen geht es nicht um naturwissenschaftliche | ||
+ | oder technische Sachverhalte und die sich daraus ergebenden Rechtsfragen, | ||
+ | zu beauftragen. | ||
+ | Markenrecht | ||
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+ | Unter diesen Umständen hat derjenige, der die Erstattung der Kosten eines Patentanwalts beansprucht, | ||
+ | Erforderlichkeit können, wie das Berufungsgericht zutreffend angenommen hat, die Grundsätze herangezogen werden, nach denen zu beurteilen ist, ob die Beauftragung eines Patentanwalts in einer Wettbewerbssache im Sinne des § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO notwendig war (vgl. dazu OLG Köln, GRUR-RR 2006, 350, 352; Köhler in Köhler/ | ||
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+ | Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist zwar für die Prüfung der Erforderlichkeit einer anwaltlichen Tätigkeit auf die maßgebliche Sicht des Geschädigten abzustellen.((BGH, | ||
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+ | Die Bestimmung des § 140 Abs. 3 MarkenG | ||
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+ | Die Notwendigkeit der außergerichtlichen Mitwirkung eines Patentanwalts neben einem Rechtsanwalt kann nicht im Wege einer typisierenden Betrachtungsweise für komplexe oder bedeutsame Angelegenheiten generell bejaht werden.((BGH, | ||
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+ | ===== siehe auch ===== | ||
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+ | ZPO -> [[Verfahrensrecht: | ||
+ | §§ 140 - 142 MarkenG (Teil 7) -> [[Verfahren in Kennzeichenstreitsachen]] \\ | ||
+ | MarkenG -> [[Markengesetz]] \\ | ||
+ | [[Markenrecht]] \\ |
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