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markenrecht:kosten_eines_mitwirkenden_patentanwalts

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markenrecht:kosten_eines_mitwirkenden_patentanwalts [2020/10/19 07:28]
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 jedem Einzelfall so bestimmt werden, dass den spezifischen Merkmalen dieses Falles, einschließlich der Sonderaspekte jedes Rechts an geistigem Eigentum und gegebenenfalls des vorsätzlichen oder nicht vorsätzlichen Charakters der Rechtsverletzung gebührend Rechnung getragen wird.((BGH, Beschluss vom 24. September 2020 - I ZB 59/19 - Kosten des Patentanwalts VI)) jedem Einzelfall so bestimmt werden, dass den spezifischen Merkmalen dieses Falles, einschließlich der Sonderaspekte jedes Rechts an geistigem Eigentum und gegebenenfalls des vorsätzlichen oder nicht vorsätzlichen Charakters der Rechtsverletzung gebührend Rechnung getragen wird.((BGH, Beschluss vom 24. September 2020 - I ZB 59/19 - Kosten des Patentanwalts VI))
  
-Der Gerichtshof der Europäischen Union hat entschieden, dass Art. 14 der Richtlinie 2004/48/EG dahin auszulegen ist, dass er einer nationalen Regelung nicht entgegensteht die vorsieht, dass die unterlegene Partei zur Tragung+Der Gerichtshof der Europäischen Union hat entschieden, dass Art. 14 der Richtlinie 2004/48/EG [-> [[:Richtlinie zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums]]] dahin auszulegen ist, dass er einer nationalen Regelung nicht entgegensteht die vorsieht, dass die unterlegene Partei zur Tragung
 der Prozesskosten der obsiegenden Partei verurteilt wird, die dem Gericht, dem die Kostenentscheidung obliegt, die Möglichkeit einräumt, spezifische Merkmale der Rechtssache, mit der es befasst ist, zu berücksichtigen, und die ein System von Pauschaltarifen im Bereich der Kostenerstattung für den Beistand eines Anwalts beinhaltet, sofern diese Tarife gewährleisten, dass die von der unterlegenen Partei zu tragenden Kosten zumutbar sind, was vom vorlegenden Gericht zu prüfen ist. Der Gerichtshof hat weiter ausgeführt, dass Art. 14 der Richtlinie 2004/48/EG einer nationalen Regelung entgegensteht, die Pauschaltarife vorsieht, die aufgrund der darin enthaltenen zu niedrigen Höchstbeträge nicht gewährleisten, dass wenigstens ein erheblicher und angemessener Teil der zumutbaren Kosten, die der obsiegenden Partei entstanden sind, von der unterlegenen Partei getragen wird.((BGH, Beschluss vom 24. September 2020 - I ZB 59/19 - Kosten des Patentanwalts VI; m.V.a. EuGH, Urteil vom 28. Juli 2016 - C-57/15, GRUR Int. 2016, 962 Rn. 32 - United Video Properties)) der Prozesskosten der obsiegenden Partei verurteilt wird, die dem Gericht, dem die Kostenentscheidung obliegt, die Möglichkeit einräumt, spezifische Merkmale der Rechtssache, mit der es befasst ist, zu berücksichtigen, und die ein System von Pauschaltarifen im Bereich der Kostenerstattung für den Beistand eines Anwalts beinhaltet, sofern diese Tarife gewährleisten, dass die von der unterlegenen Partei zu tragenden Kosten zumutbar sind, was vom vorlegenden Gericht zu prüfen ist. Der Gerichtshof hat weiter ausgeführt, dass Art. 14 der Richtlinie 2004/48/EG einer nationalen Regelung entgegensteht, die Pauschaltarife vorsieht, die aufgrund der darin enthaltenen zu niedrigen Höchstbeträge nicht gewährleisten, dass wenigstens ein erheblicher und angemessener Teil der zumutbaren Kosten, die der obsiegenden Partei entstanden sind, von der unterlegenen Partei getragen wird.((BGH, Beschluss vom 24. September 2020 - I ZB 59/19 - Kosten des Patentanwalts VI; m.V.a. EuGH, Urteil vom 28. Juli 2016 - C-57/15, GRUR Int. 2016, 962 Rn. 32 - United Video Properties))
  
-Der Gerichtshof hat weiter ausgeführt, dass Art. 14 der Richtlinie 2004/48/EG dahin auszulegen ist, dass er nationalen Rechtsvorschriften, die die Erstattung der Kosten für einen technischen Berater nur im Fall eines Fehlverhaltens der unterlegenen Partei vorsehen, entgegensteht, sofern diese Kosten unmittelbar und eng mit einer Klage zur Durchsetzung eines Rechts des geistigen Eigentums zusammenhängen.((BGH, Beschluss vom 24. September 2020 - I ZB 59/19 - Kosten des Patentanwalts VI; m.V.a. EuGH, GRUR Int. 2016, 962 Rn. 40 - United Video Properties))+Der Gerichtshof hat weiter ausgeführt, dass Art. 14 der Richtlinie 2004/48/EG [-> [[:Richtlinie zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums]]] dahin auszulegen ist, dass er nationalen Rechtsvorschriften, die die Erstattung der Kosten für einen technischen Berater nur im Fall eines Fehlverhaltens der unterlegenen Partei vorsehen, entgegensteht, sofern diese Kosten unmittelbar und eng mit einer Klage zur Durchsetzung eines Rechts des geistigen Eigentums zusammenhängen.((BGH, Beschluss vom 24. September 2020 - I ZB 59/19 - Kosten des Patentanwalts VI; m.V.a. EuGH, GRUR Int. 2016, 962 Rn. 40 - United Video Properties))
  
 Nach Auffassung des Gerichtshofs ist ein solcher Zusammenhang nicht gegeben bei Kosten im Zusammenhang mit der Feststellung der Rechtsverletzung und ihrer Verursacher, die im Rahmen von Tätigkeiten anfallen, die u.a. darauf gerichtet sind, dass ein technischer Berater eine allgemeine Marktbeobachtung durchführt und etwaige Verletzungen eines Rechts des geistigen Eigentums aufspürt, die Verletzern zuzurechnen wären, die in diesem Stadium unbekannt sind. Soweit die Dienstleistungen eines technischen Beraters unabhängig von ihrer Art unerlässlich sind, um sinnvoll eine Klage zur Durchsetzung eines solchen Rechts in einem konkreten Fall erheben Nach Auffassung des Gerichtshofs ist ein solcher Zusammenhang nicht gegeben bei Kosten im Zusammenhang mit der Feststellung der Rechtsverletzung und ihrer Verursacher, die im Rahmen von Tätigkeiten anfallen, die u.a. darauf gerichtet sind, dass ein technischer Berater eine allgemeine Marktbeobachtung durchführt und etwaige Verletzungen eines Rechts des geistigen Eigentums aufspürt, die Verletzern zuzurechnen wären, die in diesem Stadium unbekannt sind. Soweit die Dienstleistungen eines technischen Beraters unabhängig von ihrer Art unerlässlich sind, um sinnvoll eine Klage zur Durchsetzung eines solchen Rechts in einem konkreten Fall erheben
 zu können, fallen die Kosten im Zusammenhang mit dem Berater hingegen unter die "sonstigen Kosten", die gemäß Art. 14 der Richtlinie 2004/48/EG von der unterlegenen Partei zu tragen sind.((BGH, Beschluss vom 24. September 2020 - I ZB 59/19 - Kosten des Patentanwalts VI; m.V.a. EuGH, GRUR Int. 2016, 962 Rn. 39 - United Video Properties)) zu können, fallen die Kosten im Zusammenhang mit dem Berater hingegen unter die "sonstigen Kosten", die gemäß Art. 14 der Richtlinie 2004/48/EG von der unterlegenen Partei zu tragen sind.((BGH, Beschluss vom 24. September 2020 - I ZB 59/19 - Kosten des Patentanwalts VI; m.V.a. EuGH, GRUR Int. 2016, 962 Rn. 39 - United Video Properties))
  
-Vor diesem Hintergrund erscheint zweifelhaft, ob es mit Art. 3 Abs. 1 +Vor diesem Hintergrund erscheint zweifelhaft, ob es mit Art. 3 Abs. 1 und Art. 14 der Richtlinie 2004/48/EG [-> [[:Richtlinie zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums]]] vereinbar ist, wenn § 140 Abs. 4 MarkenG (§ 140 Abs. 3 MarkenG aF) die Erstattung von Kosten eines Patentanwalts vorsieht, ohne dass die Notwendigkeit der Einschaltung des Patentanwalts zu prüfen ist.
-und Art. 14 der Richtlinie 2004/48/EG vereinbar ist, wenn § 140 Abs. 4 MarkenG (§ 140 Abs. 3 MarkenG aF) die Erstattung von Kosten eines Patentanwalts vorsieht, ohne dass die Notwendigkeit der Einschaltung des Patentanwalts zu prüfen ist.+
  
  Unionsrechtliche Zweifel bestehen zum einen, weil die Erstattung von Kosten für die Tätigkeit einer Patentanwältin, deren Einschaltung für eine zweckentsprechende Rechtsverfolgung nicht notwendig war, entgegen Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie 2004/48/EG unnötig kostspielig sein könnte.((BGH, Beschluss vom 24. September 2020 - I ZB 59/19 - Kosten des Patentanwalts VI; m.V.a. BeckOK.Markenrecht/Gruber, 22. Edition [Stand 1. Juli 2020], § 140 MarkenG Rn. 33.2; ders., ZRP 2017, 53, 54; ders., WRP 2020, 10, 11)) Dies könnte etwa für einen Fall gelten, in dem die von der Patentanwältin vorgenommene Tätigkeit - etwa eine Markenrecherche - gleichermaßen von dem bereits beauftragten Rechtsanwalt hätte vorgenommen werden können, wenn es sich hierbei um einen Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz handelt. In einem solchen Fall hat der Bundesgerichtshof die - nicht von § 140 Abs. 3 MarkenG erfasste - Erstattungsfähigkeit für vorgerichtliche Kosten der patentanwaltlichen Mitwirkung verneint, weil sie nicht zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung erforderlich war.((BGH, Beschluss vom 24. September 2020 - I ZB 59/19 - Kosten des Patentanwalts VI; m.V.a. vgl. BGH, GRUR 2012, 759 Rn. 17 - Kosten des Patentanwalts IV))  Unionsrechtliche Zweifel bestehen zum einen, weil die Erstattung von Kosten für die Tätigkeit einer Patentanwältin, deren Einschaltung für eine zweckentsprechende Rechtsverfolgung nicht notwendig war, entgegen Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie 2004/48/EG unnötig kostspielig sein könnte.((BGH, Beschluss vom 24. September 2020 - I ZB 59/19 - Kosten des Patentanwalts VI; m.V.a. BeckOK.Markenrecht/Gruber, 22. Edition [Stand 1. Juli 2020], § 140 MarkenG Rn. 33.2; ders., ZRP 2017, 53, 54; ders., WRP 2020, 10, 11)) Dies könnte etwa für einen Fall gelten, in dem die von der Patentanwältin vorgenommene Tätigkeit - etwa eine Markenrecherche - gleichermaßen von dem bereits beauftragten Rechtsanwalt hätte vorgenommen werden können, wenn es sich hierbei um einen Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz handelt. In einem solchen Fall hat der Bundesgerichtshof die - nicht von § 140 Abs. 3 MarkenG erfasste - Erstattungsfähigkeit für vorgerichtliche Kosten der patentanwaltlichen Mitwirkung verneint, weil sie nicht zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung erforderlich war.((BGH, Beschluss vom 24. September 2020 - I ZB 59/19 - Kosten des Patentanwalts VI; m.V.a. vgl. BGH, GRUR 2012, 759 Rn. 17 - Kosten des Patentanwalts IV))
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