Artikel 11 VOBK regelt die Zurückverweisung an die erste Instanz bei wesentlichen Verfahrensmängeln oder besonderen Gründen.

Nach Artikel 111 (1) Satz 2 EPÜ steht es im Ermessen der Beschwerdekammer, ob sie die Sache selbst entscheidet oder zur weiteren Entscheidung an die erste Instanz zurückverweist; nach Artikel 11 VOBK 2020 soll eine Zurückverweisung grundsätzlich nur erfolgen, wenn das Verfahren vor der ersten Instanz wesentliche Mängel aufweist oder sonstige besondere Gründe vorliegen.¹⁾

Bei der Ausübung dieses Ermessens ist zu berücksichtigen, dass das Beschwerdeverfahren nach Artikel 12 (2) VOBK vorrangig der gerichtlichen Überprüfung der angefochtenen Entscheidung dient und grundsätzlich keine umfassende erstmalige Sachprüfung an die Stelle der ersten Instanz treten soll; besondere Gründe im Sinne von Artikel 11 VOBK 2020 können insbesondere darin liegen, dass die Frage der erfinderischen Tätigkeit in der ersten Instanz weder ausreichend erörtert noch entschieden wurde und eine erstmalige umfassende Prüfung dieses Einspruchsgrundes im Beschwerdeverfahren die Verfahrensqualität beeinträchtigen würde.²⁾

Auch wenn es aus Gründen der Verfahrensökonomie wünschenswert sein kann, dass die Beschwerdekammer alle offenen Fragen einschließlich der Patentfähigkeit selbst entscheidet, können besondere Gründe im Sinne von Artikel 11 VOBK 2020 eine Zurückverweisung rechtfertigen, insbesondere wenn sich das Verfahren vor der ersten Instanz und das Beschwerdeverfahren bislang im Wesentlichen auf einen bestimmten Einspruchsgrund konzentriert haben und eine erstmalige, umfassende Sachprüfung anderer komplexer Fragen im Beschwerdeverfahren die Verfahrensqualität beeinträchtigen würde.³⁾

Führt die Beschwerdekammer im Beschwerdeverfahren zu einer von der Einspruchsabteilung abweichenden Auslegung eines erteilten Anspruchs und ergibt sich hieraus ein neuer Sachverhalt, bei dem zahlreiche im Einspruchsverfahren eingereichte Hilfsanträge und Entgegenhaltungen erstmals im Lichte dieser Auslegung zu prüfen wären, steht eine erstmalige umfassende Sachprüfung durch die Kammer nicht im Einklang mit dem vorrangigen Ziel des Beschwerdeverfahrens der gerichtlichen Überprüfung der angefochtenen Entscheidung und kann die Zurückverweisung an die Einspruchsabteilung rechtfertigen.⁴⁾

Ist die angefochtene Entscheidung im Einspruchsverfahren allein unmittelbare Folge einer bestimmten rechtlichen Würdigung, etwa der Verneinung eines wirksam beanspruchten Prioritätsrechts und des darauf gestützten Widerrufs des Patents nach Artikel 101 (3) (b) EPÜ, und ergibt die Überprüfung im Beschwerdeverfahren eine abweichende rechtliche Beurteilung, während andere Einspruchsgründe von der Einspruchsabteilung noch nicht geprüft wurden, ist die angefochtene Entscheidung aufzuheben und die Sache nach Artikel 111 (1) EPÜ und Artikel 11 VOBK 2020 zur weiteren Entscheidung an die Einspruchsabteilung zurückzuverweisen.⁵⁾

In letztinstanzlichen Entscheidungen ist es in der Regel entbehrlich, weitere Einwände gegen denselben Antrag zu behandeln, wenn dieser aus anderen Gründen nicht gewährbar ist und die weiteren Einwände nach Erörterung in der mündlichen Verhandlung als nicht überzeugend erachtet wurden; bei Entscheidungen einer Einspruchsabteilung, die mit Beschwerde angefochten werden können, ist demgegenüber zu berücksichtigen, dass das Fehlen einer überprüfbaren Entscheidung zu weiteren, in erster Instanz erhobenen Einwänden bei einer abweichenden rechtlichen Beurteilung durch die Beschwerdekammer zu einer Zurückverweisung zur Prüfung dieser Einwände und damit zu einer Verzögerung des Verfahrens führen kann.⁶⁾

Dass sich ein Patent seinem Ablaufdatum nähert, stellt für sich allein keinen ausreichenden Grund dar, um von einer Zurückverweisung an die Einspruchsabteilung abzusehen, wenn besondere Gründe im Sinne von Artikel 11 VOBK 2020 vorliegen und beide Parteien die Zurückverweisung beantragen; im Übrigen bestehen Möglichkeiten, eine beschleunigte Behandlung zu beantragen.⁷⁾

Eine Zurückverweisung an die Einspruchsabteilung ist zwecklos und daher abzulehnen, wenn nach Aufhebung einer aufrechterhaltenden Entscheidung und der Nichtberücksichtigung weiterer Hilfsanträge kein zur Entscheidung stehender Anspruchssatz mehr vorhanden ist, über den die erste Instanz noch zu befinden hätte.⁸⁾

Ein Verstoß gegen das in Artikel 109 (2) EPÜ verankerte Erfordernis der kommentarlosen Vorlage der Beschwerde, etwa durch in die für die Beschwerdekammer einsehbare Akten aufgenommene interne Vermerke der ersten Instanz, die die Begründetheit der Beschwerde materiell würdigen und neue Gesichtspunkte oder Beweismittel behandeln, stellt einen wesentlichen Verfahrensmangel dar, bei dem die Beachtung der verfahrensrechtlichen Vorgaben des EPÜ gegenüber Erwägungen der Verfahrensökonomie überwiegt und die Zurückverweisung an die erste Instanz zur Behebung des Mangels gemäß Artikel 111 (1) EPÜ und Artikel 11 VOBK 2020 geboten ist; soweit ältere Entscheidungen hervorgehoben haben, dass ein solcher Verstoß die Zurückverweisung zwar rechtfertigen kann, die Beschwerdekammer aber aus Gründen der Verfahrensökonomie gleichwohl in der Sache entscheiden kann, wird dem Vorrang der gesetzlichen Verfahrensregeln in der neueren Rechtsprechung größeres Gewicht beigemessen.⁹⁾

VOBK → Verfahrensordnung der Beschwerdekammern
Regelt das Verfahren vor den Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts.