Artikel 123 (2) des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ) erklärt, dass die europäische Patentanmeldung oder das europäische Patent nicht in der Weise geändert werden dürfen, dass ihr Gegenstand über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht.

Artikel 123 (2) und (3) EPÜ sollen einen angemessenen Ausgleich zwischen den Interessen der Anmelder und Patentinhaber einerseits und der Wettbewerber und sonstigen Dritten andererseits schaffen; was einen solchen Ausgleich im Einzelfall ausmacht, hängt von den Umständen dieses Falls ab.¹⁾ Obwohl für die Prüfung nach Artikel 123 (2) EPÜ ein einheitlicher Maßstab gilt, nämlich der Goldstandard, lässt sich die Frage, ob eine Änderung der ursprünglichen Offenbarung unmittelbar und eindeutig zu entnehmen ist, nur unter Berücksichtigung der Offenbarung des konkreten Falls beantworten.²⁾

Dem Artikel 123 (2) EPÜ liegt der Gedanke zugrunde, dass ein Anmelder seine Stellung nicht dadurch verbessern darf, dass er der Anmeldung Gegenstand hinzufügt, der in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht offenbart war; das würde ihm einen ungerechtfertigten Vorteil verschaffen und könnte der Rechtssicherheit Dritter abträglich sein, die sich auf den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung verlassen.³⁾

Die Öffentlichkeit, zu der auch die Wettbewerber des Anmelders gehören, soll später nicht mit Ansprüchen konfrontiert werden, die über das hinausgehen, was in der eingereichten und zur Information der Öffentlichkeit veröffentlichten Anmeldung offenbart war.⁴⁾ Sie soll insbesondere keinem Schutzumfang ausgesetzt sein, den sich eine Fachperson nach Durchsicht der gesamten technischen Offenbarung der ursprünglich eingereichten Anmeldung nicht hätte erschließen können; dazu ist der durch die Änderung bestimmte Gegenstand mit dem Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung zu vergleichen, also mit dessen objektiver technischer Offenbarung aus Sicht der Fachperson.⁵⁾

Die europäische Patentanmeldung wird nach Artikel 93 (1) EPÜ veröffentlicht, lange bevor ihr Text einschließlich der Ansprüche nach Recherche und Prüfung endgültig feststeht; der Leser der veröffentlichten Anmeldung erfährt damit früh ihren maximalen Gegenstand und ihren maximalen Inhalt. Der Inhalt der Anmeldung in der eingereichten und veröffentlichten Fassung bestimmt den Gegenstand, für den in den Ansprüchen Schutz begehrt werden kann, und gibt der Öffentlichkeit damit einen Hinweis auf den Schutz, der gewährt werden kann. Zugleich sollen die erteilten Ansprüche nach gegebenenfalls erforderlicher Änderung einen angemessenen Schutz für den in der ursprünglich eingereichten Anmeldung enthaltenen erfinderischen Gegenstand bieten.⁶⁾

Artikel 123 (2) und Artikel 76 (1) Satz 2 EPÜ ziehen die Grenze zwischen dem Interesse des Anmelders, die offenbarte Erfindung so weit wie möglich abzudecken, und dem Interesse Dritter, so früh wie möglich zu erfahren, wie weit der Schutzbereich des erteilten Patents reichen könnte, indem sie auf die Anmeldung in der eingereichten Fassung abstellen und nicht auf den in ihr beanspruchten Gegenstand. Vor der Erteilung ist die Rechtssicherheit Dritter durch das Verbot geschützt, den Inhalt der Anmeldung durch Änderung über das ursprünglich Offenbarte hinaus zu erweitern; innerhalb dieser Grenzen geht das Recht des Anmelders vor, die offenbarte Erfindung vollständig und angemessen zu beanspruchen, so dass Rechte Dritter durch eine Erweiterung der Ansprüche für die Zeit bis zur Erteilung nicht berührt werden; dazu gehört das Recht des Anmelders, die Ansprüche auf Gegenstand zu richten, den die ursprünglichen Ansprüche nicht umfassten. Erst nach der Erteilung schützt Artikel 123 (3) EPÜ die Interessen Dritter weiter, und das Recht des Patentinhabers, die Ansprüche zu ändern, ist durch den Schutzbereich des erteilten Patents begrenzt.⁷⁾ Eine Erweiterung des Schutzes, der für die Anmeldung begehrt wird, ist für sich genommen zulässig, sofern sie nicht gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstößt.⁸⁾

Zwischen der Prüfung nach Artikel 123 (2) EPÜ und der Neuheitsprüfung (Neuheitstest bei Artikel 123 Absatz 2 EPÜ) besteht eine enge begriffliche Wechselbeziehung; bei der Anwendung neuheitsrechtlicher Grundsätze auf Fragen des Artikels 123 (2) EPÜ ist jedoch Vorsicht geboten, weil es letztlich auf den Wortlaut des Artikels 123 (2) EPÜ ankommt und die diesem zugrunde liegenden Erwägungen andere sind als die des Artikels 54 EPÜ.⁹⁾

Das Erweiterungsverbot des Artikels 123 (2) EPÜ ist zwingend; es gilt für jede Änderung an den die Offenbarung betreffenden Teilen einer europäischen Patentanmeldung oder eines europäischen Patents, also an Beschreibung, Patentansprüchen und Zeichnungen, unabhängig vom Zusammenhang, in dem die Änderung erfolgt.¹⁰⁾

Das Verbot gilt auch für die Berichtigung der Beschreibung, der Patentansprüche oder der Zeichnungen nach Regel 139 Satz 2 EPÜ [→ Berichtigung von Mängeln in den beim Europäischen Patentamt eingereichten Unterlagen] (Regel 88 Satz 2 EPÜ 1973). Eine solche Berichtigung ist ein Sonderfall der Änderung im Sinne des Artikels 123 EPÜ, der nicht zwischen Änderungen durch Berichtigung und sonstigen Änderungen unterscheidet; die Vorschriften der Ausführungsordnung, die die in Artikel 123 (1) EPÜ genannten Voraussetzungen einer Änderung regeln, sind stets an Artikel 123 (2) EPÜ gebunden, soweit sie den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung betreffen. Eine zulässige Berichtigung hat rein feststellenden Charakter und verstößt deshalb nicht gegen das Erweiterungsverbot.¹¹⁾

Ein Verstoß gegen das Erweiterungsverbot stellt sowohl einen Einspruchsgrund nach Artikel 100 c) EPÜ als auch einen Nichtigkeitsgrund nach Artikel 138 (1) c) EPÜ dar, gleichgültig, ob er auf einer Berichtigung oder auf einer sonstigen Änderung beruht; die Rechtsbeständigkeit eines erteilten europäischen Patents soll nicht dadurch gefährdet werden, dass eine Berichtigung eine unzulässige Erweiterung enthält.¹²⁾

Die Einspruchsgründe des Artikels 100 EPÜ sind nicht in materielle und formale Erfordernisse unterteilt. Der Einspruchsgrund nach Artikel 100 c) EPÜ und das entsprechende Erfordernis des Artikels 123 (2) EPÜ für Änderungen, die im Einspruchs- und im Einspruchsbeschwerdeverfahren am Patent vorgenommen werden, sind für die Entscheidung, ob ein Patent aufrechterhalten werden kann, von derselben grundlegenden Bedeutung wie andere Erfordernisse, etwa Neuheit, erfinderische Tätigkeit und ausreichende Offenbarung. Eine Erweiterung im Sinne des Artikels 123 (2) EPÜ ist keine Frage der Form des Patents, die unter die Rubrik der Formerfordernisse fallen könnte, sondern eine Sachfrage. Ein Maßstab, ob die beschriebene Erfindung das Patent rechtfertige, ist im EPÜ nicht anerkannt, weil er unbestimmte subjektive Kriterien einführt.¹³⁾

Für die Frage, ob der Gegenstand einer Teilanmeldung über den Inhalt der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht, gelten genau dieselben Grundsätze wie bei Änderungen nach Artikel 123 (2) EPÜ; der Wortlaut des Artikels 76 (1) Satz 2 EPÜ und der des Artikels 123 (2) EPÜ ist in allen drei Amtssprachen so ähnlich, dass dies eindeutig ist. Das Bedürfnis nach Rechtssicherheit für Dritte, dem Artikel 123 (2) EPÜ dient, wird in gleicher Weise durch Artikel 76 (1) EPÜ erfüllt, der verbietet, dass der Gegenstand der Teilanmeldung über den Inhalt der früheren Anmeldung in der eingereichten Fassung hinausgeht.¹⁴⁾

Enthalten Anmeldung oder Patent für einzelne benannte Vertragsstaaten unterschiedliche Anspruchssätze, stellt jede Änderung der Zuordnung beanspruchten Gegenstands zu einem Vertragsstaat, für den er zuvor nicht beansprucht war, eine Änderung im Sinne des Artikels 123 EPÜ dar; eine solche Änderung ist grundsätzlich in vollem Umfang darauf zu prüfen, ob sie den Erfordernissen des EPÜ, einschließlich des Artikels 123 (2) EPÜ, genügt.¹⁵⁾

Was die Fachperson der ursprünglichen Anmeldung unmittelbar und eindeutig entnimmt, bestimmt der Goldstandard.¹⁶⁾ Die Fachperson liest die ursprünglichen Unterlagen dabei technisch und im Gesamtzusammenhang, nicht nach dem bloßen Wortlaut (Lesart der Fachperson bei Artikel 123 Absatz 2 EPÜ).¹⁷⁾ Den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung bilden Beschreibung, Ansprüche und Zeichnungen, nicht aber Zusammenfassung und Prioritätsunterlagen Offenbarungsgehalt.¹⁸⁾

Merkmale, die nur in einem in der Anmeldung genannten Dokument stehen, gehören prima facie nicht zum Inhalt der Anmeldung; für ihre nachträgliche Aufnahme gelten die Voraussetzungen für Merkmale aus in Bezug genommenen Dokumenten.¹⁹⁾ Bei einer in einer Nichtamtssprache eingereichten Anmeldung ist der ursprüngliche Text, bei einer Euro-PCT-Anmeldung die internationale Anmeldung in der eingereichten Fassung maßgeblich (Offenbarungsgehalt).²⁰⁾

Der „Goldstandard“ im Kontext des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ) bezieht sich auf den Maßstab zur Beurteilung der Zulässigkeit von Änderungen an einer europäischen Patentanmeldung oder einem europäischen Patent gemäß Artikel 123(2) EPÜ.

Um Artikel 123(2) EPÜ zu entsprechen, muss der Gegenstand eines geänderten Anspruchs der Fachperson durch die ursprüngliche Anmeldung direkt und eindeutig vermittelt werden. Eine direkte Lehre erfordert, dass der Gegenstand ursprünglich als spezifische, klar definierte und erkennbare einzelne Ausführungsform gelehrt wird, entweder ausdrücklich oder implizit, ohne die Notwendigkeit, deduktive Fähigkeiten anzuwenden. Eine eindeutige Lehre erfordert, dass über jeden Zweifel erhaben ist - nicht nur wahrscheinlich -, dass der beanspruchte Gegenstand eines geänderten Anspruchs in der ursprünglichen Anmeldung so offenbart wurde.²¹⁾

Ob eine unzulässige Erweiterung vorliegt, richtet sich danach, was der Fachmann der ursprünglich eingereichten Anmeldung unmittelbar und eindeutig unter Berücksichtigung seines allgemeinen Fachwissens entnimmt; auch implizit Offenbartes ist einzubeziehen.²²⁾

Bei der Entscheidung in der Sache ist für die Prüfung eines unzulässigen Zusatzes der Maßstab „jenseits vernünftigen Zweifels“ anzulegen.²³⁾

Bei der Prüfung eines Einwands nach Artikel 123 (2) EPÜ können regelmäßig die früheren Angaben des Anmelders oder Patentinhabers zur Grundlage der vorgenommenen Änderungen herangezogen werden; maßgeblich ist, ob sich aus der Akte die in Betracht kommenden Offenbarungsstellen ohne Weiteres ermitteln lassen und die betroffene Partei Gelegenheit hatte, sich mit den entsprechenden Einwänden auseinanderzusetzen.²⁴⁾

Wird ein ursprünglich offenbarter Gegenstand lediglich durch die Kombination bereits offenbarter Merkmale zu einem System beschrieben, so führt die Aufnahme des Begriffs System in den Anspruchswortlaut nicht zu einer unzulässigen Erweiterung, sofern hierdurch keine zusätzliche technische Wechselwirkung zwischen den Komponenten eingeführt wird und die Kombination der Merkmale bereits der ursprünglichen Anmeldung zu entnehmen ist; eine wörtliche Offenbarung des Begriffs System ist in diesem Fall nicht erforderlich.²⁵⁾

Die neuen Merkmale müssen lediglich ursprünglich offenbart gewesen sein und dürfen keine unzulässige Erweiterung darstellen.²⁶⁾)

Artikel 123 EPÜ → Änderungen
Regelt die Änderungen der europäischen Patentanmeldung oder des europäischen Patents im Verfahren vor dem Europäischen Patentamt.

→ Weglassen von Anspruchsmerkmalen bei Artikel 123 Absatz 2 EPÜ
Bestimmt, unter welchen Voraussetzungen das Weglassen oder Ersetzen eines Anspruchsmerkmals eine unzulässige Erweiterung begründet.

→ Änderung der Anspruchsoffenheit bei Artikel 123 Absatz 2 EPÜ
Bestimmt, wann die Änderung von umfassend zu bestehend aus oder im Wesentlichen bestehend aus der ursprünglichen Offenbarung unmittelbar und eindeutig zu entnehmen ist.

→ Änderung von Wertebereichen bei Artikel 123 Absatz 2 EPÜ
Bestimmt, unter welchen Voraussetzungen ein im Anspruch geänderter Zahlenbereich der ursprünglichen Offenbarung unmittelbar und eindeutig zu entnehmen ist.

→ Mehrfachauswahl bei Artikel 123 Absatz 2 EPÜ
Bestimmt, wann die Kombination von Merkmalen, die die Anmeldung nur in verschiedenen Ausführungsformen oder Listen nennt, der ursprünglichen Offenbarung unmittelbar und eindeutig zu entnehmen ist.

→ Neuformulierung der Erfindung bei Artikel 123 Absatz 2 EPÜ
Bestimmt, wann Merkmale, die die Anmeldung ursprünglich als Stand der Technik oder als nicht wesentlich darstellte, durch Anspruchsänderung Teil der beanspruchten Erfindung werden dürfen.

→ Fehler in der Offenbarung bei Artikel 123 Absatz 2 EPÜ
Bestimmt, wann ein Rechenfehler, eine falsche Strukturformel oder eine unrichtige Zahlenangabe in der ursprünglichen Offenbarung berichtigt werden darf, ohne den Gegenstand zu erweitern.

→ Änderung der Beschreibung bei Artikel 123 Absatz 2 EPÜ
Bestimmt, wann eine Änderung ausschließlich der Beschreibung, ohne Änderung der Ansprüche, den beanspruchten Gegenstand erweitert.