Sekundäre Indizien (auch „objective indicia“) sind Hilfserwägungen, die die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ergänzen, ohne die Prüfung nach dem Aufgabe-Lösungs-Ansatz und dem Could/Would-Ansatz zu ersetzen. Sie sollen eine realitätsnahe Würdigung ermöglichen, indem sie objektive, vom Markt- oder Entwicklungsumfeld bestätigte Anzeichen für oder gegen Naheliegen einbeziehen und damit rückschauende Verzerrungen abmildern. ¹⁾)

Ein zentraler positiver Gesichtspunkt ist die unerwartete technische Wirkung. Ergibt die beanspruchte Lösung eine technische Wirkung, die die Fachperson nicht erwarten konnte, kann dies die Anerkennung der erfinderischen Tätigkeit stützen. Die Wirkung muss aus den anspruchsbegründenden Unterscheidungsmerkmalen – gegebenenfalls in ihrer Kombination – resultieren und über den gesamten Schutzbereich eintreten; fehlt es daran, trägt die Wirkung die Beurteilung nicht. ²⁾ Handelt es sich hingegen um einen bloßen „Bonus-Effekt“ in einer „Einbahnstraßen-Situation“, in der die Fachperson mangels Alternativen ohnehin denselben Weg gegangen wäre, verleiht die zusätzliche, überraschende Wirkung keine erfinderische Qualität. ³⁾ Für den Wirkungsnachweis dürfen nachveröffentlichte Belege berücksichtigt werden; maßgeblich ist ihre Aussagekraft für die am Prioritätstag geschuldete technische Lehre. ⁴⁾ Plausibilität und Bereichsgeltung bleiben jedoch erforderlich; nötigenfalls ist der Anspruch auf den tatsächlich getragenen Bereich zu beschränken. ⁵⁾

Ein weiteres Indiz ist das seit langem bestehende Bedürfnis oder die Überwindung anhaltender Schwierigkeiten. Gelingt es, eine Aufgabe zu lösen, an der andere trotz ernsthafter Bemühungen über längere Zeit gescheitert sind, spricht dies für eine erfinderische Leistung. Ebenso kann Skepsis der Fachwelt oder die Überwindung eines technischen Vorurteils als starkes Indiz wirken, sofern das Vorurteil durch zeitnahe Quellen belegt ist und gerade die anspruchsbegründenden Merkmale seine Überwindung tragen. ⁶⁾

Kommerzieller Erfolg ist nur insoweit aussagekräftig, als ein kausaler Zusammenhang zu den technischen Merkmalen besteht. Markteinführung zur richtigen Zeit, Marketing oder Schutzrechtslage genügen nicht; erforderlich ist, dass der Erfolg auf die durch den Anspruch definierte technische Lösung zurückzuführen ist. ⁷⁾ In der Praxis des EPG wird ein belegter technischer Vorteil ebenfalls als Indiz gewertet, ersetzt aber die Would-Prüfung nicht. ⁸⁾

Es gibt auch negative Indizien gegen die erfinderische Tätigkeit. Eine vorhersehbare nachteilige Veränderung des nächstliegenden Stands der Technik begründet keine erfinderische Tätigkeit, sofern ihr kein unerwarteter technischer Vorteil zur Seite steht. ⁹⁾ Gleiches gilt für willkürliche, nicht funktionelle Änderungen oder für bloße Auswahlhandlungen ohne besonderen, tragfähigen Effekt; auch hier fehlt es am technischen Beitrag, der über Routine hinausweist. ¹⁰⁾

Bei Kombinationen kann die funktionelle Wechselwirkung der Merkmale als Indiz dienen: Ergeben die zusammengeführten Merkmale in ihrem Zusammenwirken einen Synergieeffekt, der über die Summe der Einzelwirkungen hinausgeht, spricht dies gegen eine bloße Aneinanderreihung und damit für eine erfinderische Kombination. ¹¹⁾ Umgekehrt kann der Nachweis gegenläufiger technischer Effekte, deren gleichzeitige Erzielung spezielles Know-how erfordert, gegen Naheliegen sprechen.¹²⁾

Sekundäre Indizien sind in das methodische Raster einzuordnen: Ausgangspunkt bleibt ein realistischer Nächstliegender Stand der Technik; von dort wird die Objektive technische Aufgabe gebildet und anschließend die Veranlassung zur beanspruchten Lösung geprüft. Indizien wie überraschende Effekte, lange ungelöste Bedürfnisse oder belegter technischer Erfolg können die Entscheidung zugunsten der erfinderischen Tätigkeit kippen, wenn die Primärprüfung ambivalent ist. Sie dürfen aber nicht dazu verwendet werden, eine fehlende Veranlassung oder eine rückschauend konstruierte Kombination zu kaschieren. ¹³⁾

Für die Beweisführung gilt: Wer sich auf ein Indiz beruft, trägt die Darlegungslast und muss die Kausalität zu den anspruchsbegründenden technischen Merkmalen schlüssig belegen. Bei bestrittenem Vorbringen sind geeignete Nachweise vorzulegen; die Würdigung erfolgt nach dem Grundsatz der freien Beweiswürdigung. ¹⁴⁾ Die Wertung bleibt stets am Maßstab der Fachperson auszurichten, die die Entwicklungen ihres Gebiets verfolgt und ihr Allgemeines Fachwissen sachgerecht einsetzt.

Nach G 2/21 (Tenor Nummer 2) darf sich ein Patentanmelder oder Patentinhaber auf einen technischen Effekt zur Begründung der erfinderischen Tätigkeit berufen, wenn der Fachmann unter Heranziehung seines allgemeinen Fachwissens und ausgehend von der ursprünglich eingereichten Anmeldung diesen Effekt als von der technischen Lehre umfasst und von derselben ursprünglich offenbarten Erfindung verkörpert ableiten würde.¹⁵⁾

Behaupteter technischer Effekt, der im Sinne von G 2/21 (Punkte 3.5 bis 3.5.3 der Gründe) nicht aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung ableitbar ist.¹⁶⁾

Artikel 56 (1) EPÜ → Anforderungen an die erfinderische Tätigkeit
Erklärt, dass eine Erfindung als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend gilt, wenn sie sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt.

→ Aufgabe-Lösungs-Ansatz
Methodischer Rahmen der Prüfung.