Die Neuformulierung der Aufgabe ist ein Kernbestandteil der zweiten Stufe des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes. Ausgehend vom nächstliegenden Stand der Technik werden zunächst die Unterscheidungsmerkmale ermittelt und die daraus resultierenden technischen Wirkungen festgestellt; auf dieser Grundlage wird die Objektive technische Aufgabe gebildet. Stellt sich im Verfahren heraus, dass die ursprünglich in der Patentanmeldung genannte Aufgabe nicht zutreffend, zu ambitioniert oder durch neuen Stand der Technik überholt ist, darf die Aufgabe objektiv neu gefasst werden. Maßgeblich sind die objektiv festgestgestellten Tatsachen am Tag vor wirksamem Anmeldetag bzw. Prioritätstag, gesehen mit den Augen der Fachperson. ¹⁾

Diese Neuformulierung ist nicht auf das erstinstanzliche Verfahren beschränkt: Sie darf noch im Beschwerdeverfahren erfolgen, weil für die objektive Bestimmung der Aufgabe ausschließlich das gegenüber dem nächstliegenden Stand der Technik tatsächlich Erreichte zählt; Grenze ist allein, dass der Grundgedanke der ursprünglichen Offenbarung der Erfindung gewahrt bleibt.²⁾

Ist in der Beschreibung eine bestimmte Aufgabe genannt, darf der Anmelder oder Patentinhaber nach ständiger Rechtsprechung eine abgewandelte Fassung der Aufgabe vorbringen, namentlich wenn die erfinderische Tätigkeit objektiv gegenüber einem neuen Stand der Technik zu beurteilen ist, der der Erfindung näherkommt als der ursprünglich zugrunde gelegte. Grundlage der abgewandelten Aufgabe darf dabei jede Wirkung der Erfindung sein, sofern die Fachperson sie als der ursprünglich gestellten Aufgabe implizit oder mit ihr zusammenhängend erkennen würde; das ist der Fall, wenn sich die neue Aufgabe aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung, gelesen im Licht des nächstliegenden Stands der Technik, ableiten lässt – dann steht auch Artikel 123 (2) EPÜ der Neuformulierung nicht entgegen.³⁾ Erst durch diesen Schritt tritt die so gewonnene „objektive„ an die Stelle der ursprünglich gestellten „subjektiven“ technischen Aufgabe.⁴⁾

Artikel 123 (2) EPÜ ist von der Neuformulierung als solcher nicht unmittelbar berührt: Die Vorschrift betrifft Änderungen der Anmeldung oder des Patents, nicht die Frage, ob im Rahmen des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes mit einer objektiv neu formulierten Aufgabe gearbeitet werden darf. Artikel 123 (2) EPÜ kommt erst zum Tragen, wenn die geänderte Aufgabe tatsächlich in die Beschreibung selbst aufgenommen wird.⁵⁾

Zusätzliche Vorteile, die in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht beschrieben sind, aber einen darin genannten Anwendungsbereich betreffen, dürfen bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nachträglich berücksichtigt werden, sofern sie das Wesen der Erfindung nicht verändern. Das Wesen der Erfindung bleibt unverändert, wenn die Fachperson den zusätzlichen Vorteil aufgrund seiner engen technischen Beziehung zur ursprünglich gestellten Aufgabe in Erwägung ziehen konnte.⁶⁾

Auch Merkmale, die ursprünglich nur in den Zeichnungen offenbart waren, können eine Neuformulierung tragen: Sind sie nach Struktur und Funktion vollständig und eindeutig aus der Zeichnung entnehmbar und stehen sie den übrigen Offenbarungsstellen nicht entgegen, dürfen sie in den Anspruch aufgenommen werden; die mit ihnen verbundenen, aus der Zeichnung erkennbaren Wirkungen können dann ebenfalls Grundlage der neu gefassten Aufgabe sein.⁷⁾

Verschiebt die neu geltend gemachte Wirkung dagegen den Schwerpunkt der Erfindung auf einen anderen Aspekt als den ursprünglich in den Vordergrund gestellten, ändert das den Charakter der Erfindung und ist mit Artikel 123 (2) EPÜ nur vereinbar, wenn die neue Aufgabe in der ursprünglichen Anmeldung bereits angelegt war.⁸⁾

Eine Neuformulierung darf zudem nicht im Widerspruch zu früheren Aussagen der Anmeldung über den allgemeinen Zweck und Charakter der Erfindung stehen: Wer eine Wirkung ursprünglich als unerwünscht und wertlos bezeichnet hat, kann sich nicht nachträglich unter einem anderen Gesichtspunkt auf eben diese Wirkung als Vorteil berufen und daraus eine entsprechend umgekehrte Aufgabenstellung ableiten.⁹⁾ Das gilt auch für nachveröffentlichte Beweismittel: Sie dürfen zur Stützung der neu formulierten Aufgabe herangezogen werden, wenn sie mit der ursprünglichen technischen Lehre im Einklang stehen, nicht aber, wenn sie eine Aufgabe stützen sollen, die dieser Lehre widerspricht.¹⁰⁾

Das technische Gebiet einer Patentanmeldung oder eines Patents wird nicht durch ihren Titel, sondern durch die Ansprüche in Verbindung mit der Beschreibung als Ganzes bestimmt.¹¹⁾

Zulässig ist die Neuformulierung insbesondere, wenn die zunächst behauptete Verbesserung gegenüber dem gewählten Ausgangspunkt nicht belegt ist oder sich nur gegenüber weiter entfernten Entgegenhaltungen ergibt. In solchen Konstellationen ist die Aufgabe weniger ehrgeizig zu formulieren, typischerweise als Bereitstellung einer Alternative. Die Fachperson darf dabei keine Lösungselemente aus dem Anspruchstext als Teil der Aufgabe „mitlesen“; der Aufgabenwortlaut bleibt neutral und vermeidet Material-, Algorithmus- oder Topologieangaben. ¹²⁾

Verwirft eine Entscheidung eine geltend gemachte Wirkung mit der bloßen Feststellung, sie sei nicht erzielt und die Aufgabe daher nicht gelöst, ohne die Aufgabe daraufhin in weniger ambitionierter Form neu zu fassen und die Nahelegung der beanspruchten Lösung gegenüber dieser neu gefassten Aufgabe zu prüfen, ist sie nach Regel 111 (2) EPÜ nicht hinreichend begründet, weil Artikel 56 EPÜ die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit unter Berücksichtigung des Stands der Technik verlangt.¹³⁾

Eine Neuformulierung ist dagegen nur unter engen Voraussetzungen gerechtfertigt: wenn sich zeigt, dass ein unzutreffender Stand der Technik zugrunde gelegt wurde, oder wenn die ursprünglich formulierte Aufgabe über den gesamten beanspruchten Bereich nicht gelöst ist. Die bloße Einschätzung, die ursprünglich formulierte Aufgabe sei „künstlich„, genügt dafür nicht, zumal wenn zugleich ungeprüft bleibt, ob die ursprüngliche Aufgabe tatsächlich gelöst wurde, und die neu gefasste Aufgabe mit Begriffen umschrieben wird, die der Anmelder selbst nie verwendet hat.¹⁴⁾

Technische Wirkungen, die zur Stützung der neu gefassten Aufgabe herangezogen werden, müssen von der ursprünglich offenbarten technischen Lehre umfasst und von derselben Erfindung verkörpert sein. Eine wörtliche Offenbarung der Wirkung ist nicht erforderlich, entscheidend ist die inhaltliche Deckung. Beide Voraussetzungen – umfasst und verkörpert – sind kumulativ. ¹⁵⁾ Für das Verkörpert-Erfordernis ist zu fragen, ob die Fachperson ausgehend vom allgemeinen Fachwissen am Anmeldetag und auf der Grundlage der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung berechtigten Grund hätte zu bezweifeln, dass sich die geltend gemachte technische Wirkung mit dem beanspruchten Gegenstand erzielen lässt; ist dies zu verneinen, ist das Erfordernis erfüllt. Ein experimenteller Nachweis der Wirkung in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung ist dafür keine notwendige Voraussetzung, weil Anmelder sonst gezwungen wären, sich auf Gegenstände zu beschränken, für die bereits ein entsprechender experimenteller Nachweis vorliegt.¹⁶⁾ Nachveröffentlichte Beweismittel dürfen zur Untermauerung solcher Wirkungen berücksichtigt werden; die Beweiswürdigung erfolgt frei, bleibt aber an die ursprüngliche technische Lehre gebunden. ¹⁷⁾ Die behauptete Wirkung muss über den gesamten Schutzbereich des Anspruchs eintreten. Ist dies nicht der Fall, ist der Anspruch einzugrenzen oder die Aufgabe abzustufen. ¹⁸⁾

Die kumulativen Voraussetzungen, dass eine technische Wirkung von der ursprünglich offenbarten technischen Lehre umfasst und von derselben Erfindung verkörpert sein muss, wirken zugleich als Sicherung gegen spekulative Anmeldungen: Patentschutz soll nur für Erfindungen gewährt werden, die zum Anmeldetag bereits gemacht und offenbart sind; ist das Vorliegen oder die Verallgemeinerung der geltend gemachten Wirkung am Anmeldetag lediglich spekulativ, kann sie die objektive technische Aufgabe nicht tragen.¹⁹⁾

Ein technischer Effekt, der die Grundlage einer erst nach dem Anmeldetag gemachten oder in der ursprünglichen Anmeldung nicht offenbarten Erfindung bildet oder der der ursprünglich offenbarten technischen Lehre widerspricht, kann bei der Formulierung der objektiven technischen Aufgabe im Rahmen des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes nicht berücksichtigt werden.²⁰⁾

Weicht die im Verfahren geltend gemachte Formulierung der technischen Wirkung von der im Patent angegebenen ab – etwa wenn statt der ursprünglich genannten Einzelwirkungen nachträglich eine synergistische Wirkung behauptet wird –, ist auch diese neu formulierte Wirkung eigenständig daran zu messen, ob die Fachperson sie als von der technischen Lehre der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung umfasst und von derselben Erfindung verkörpert ansehen würde; das bloße gemeinsame Vorkommen der beteiligten Merkmale in einer bevorzugten Ausführungsform ohne Angabe eines Grundes hierfür genügt dafür nicht. Ebenso wenig kann eine für eine andere Ausgestaltung nachgewiesene Wirkung herangezogen werden, wenn sie sich nicht auf den tatsächlich beanspruchten Gegenstand bezieht.²¹⁾

Die Neuformulierung der Aufgabe dient der Objektivierung, nicht der nachträglichen Anpassung an die Anspruchslösung. Rückschauende Betrachtung ist zu vermeiden. Der gewählte Ausgangspunkt muss ein realistisches Interesse der Fachperson widerspiegeln; erst von dort aus wird die Aufgabe neu gefasst. ²²⁾ Bei mehreren voneinander unabhängigen Wirkungssträngen kann die Aufgabenstellung in Teilaufgaben zerlegt werden; für jede Teilaufgabe ist gesondert zu prüfen, ob die jeweilige Merkmalskombination nahelag. Führen die Merkmale funktional zu einem gemeinsamen Effekt, bleibt es bei einer einheitlichen Aufgabe mit entsprechendem Kombinationsbezug. ²³⁾

In Fällen mit technischen und nichttechnischen Elementen ist der COMVIK-Ansatz maßgeblich. Nichttechnische Zielsetzungen können die Rahmenbedingungen der Aufgabe vorgeben, etwa als geschäftliche Anforderungsspezifikation, ohne selbst die erfinderische Tätigkeit zu tragen. Die neu formulierte Aufgabe ist dann auf die technische Umsetzung dieser Vorgaben auszurichten; ob sie nahelag, wird anschließend nach dem Could/Would-Ansatz geprüft. ²⁴⁾

Prozessual trägt der Anmelder oder Patentinhaber die Darlegungslast für die herangezogene Wirkung. Wird diese bestritten, sind geeignete Nachweise zu erbringen; die Eignung nachveröffentlichter Daten richtet sich nach ihrer Aussagekraft für die am Prioritätstag der Erfindung geschuldete technische Lehre. Die Substantiierungspflicht umfasst auch die Plausibilität über den gesamten Anspruchsbereich. ²⁵⁾ Das gilt besonders, wenn die geltend gemachte, ehrgeizigere Wirkung erstmals im Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren behauptet wird: Eine solche Aufgabenneuformulierung kann zur Begründung der erfinderischen Tätigkeit nur herangezogen werden, wenn glaubhaft ist, dass sich die Wirkung über den gesamten beanspruchten Bereich erzielen lässt; die Beweislast dafür trägt die Patentinhaberin oder der Patentinhaber.²⁶⁾ Fehlt ein tragfähiger Wirkungsnachweis, ist die Neuformulierung auf eine alternative Aufgabe zu beschränken; lässt sich auch hierfür keine Veranlassung zum beanspruchten Weg belegen, bleibt der Gegenstand erfinderisch. Umgekehrt kann eine ambitioniertere Aufgabenfassung nicht aufrechterhalten werden, wenn sie nur auf selektiven Ausführungsformen beruht.

Die Rechtsprechung des UPC/EPG knüpft an denselben objektiven Ansatz an. Ausgangspunkt ist eine realistische Offenbarung mit ähnlichem Zweck oder Effekt; die Aufgabe wird von dort hergeleitet und darf im Verfahren an neue Erkenntnisse angepasst werden, solange sie durch die ursprüngliche Lehre gedeckt ist. Erst auf dieser Grundlage wird geprüft, ob die Fachperson veranlasst gewesen wäre, die beanspruchte Lösung als nächsten Entwicklungsschritt zu wählen. ²⁷⁾

Besonderheiten ergeben sich in der Biotechnologie, wo die Formulierung der Aufgabe eng mit der angemessenen Erfolgserwartung der Fachperson verknüpft ist. Ist der Erfolg unsicher, kann eine konservativere Aufgabenfassung angezeigt sein; eine bloße Hoffnung trägt eine ambitionierte Verbesserungsaufgabe nicht. ²⁸⁾ Für Auswahlerfindungen gilt: Eine neu behauptete überraschende Wirkung kann eine spezifische Auswahlaufgabe stützen, muss aber für den gesamten beanspruchten Bereich gelten; andernfalls bleibt nur die alternative Aufgabenfassung. ²⁹⁾

Die Neuformulierung der Aufgabe ist damit kein rhetorisches Stilmittel, sondern ein methodischer Korrekturmechanismus: Sie stellt sicher, dass die Prüfung der erfinderischen Tätigkeit an einer realitätsgerechten, technisch sinnvollen Aufgabenstellung ausgerichtet wird, die von der ursprünglich offenbarten Lehre getragen wird und sich nicht auf retrospektive Erwägungen stützt.

Artikel 56 (1) EPÜ → Anforderungen an die erfinderische Tätigkeit
Erklärt, dass eine Erfindung als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend gilt, wenn sie sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt.

→ Objektive technische Aufgabe
Bildung der Aufgabe aus Unterscheidungsmerkmalen und Wirkungen.

→ Aufgabe-Lösungs-Ansatz
Dreistufige Methodik des EPA.

→ Could/Would-Ansatz
Veranlassung statt bloßer Möglichkeit.

→ COMVIK-Ansatz
Technische Umsetzung nichttechnischer Vorgaben.

→ Ex-post-facto-Analyse
Vermeidung rückschauender Betrachtung.