Nationale Gerichte wenden Artikel 56 (1) EPÜ [→ Anforderungen an die erfinderische Tätigkeit] im Rahmen ihrer Zuständigkeiten an und knüpfen an den objektiven Maßstab der Fachperson gegenüber dem Stand der Technik an.

Für europäische Patente, die in den benannten Staaten wirksam sind, ergibt sich die Zuständigkeit der nationalen Gerichte aus Artikel 2 (2) EPÜ (→ Wirkung des europäischen Patents in den Vertragsstaaten) und insbesondere Artikel 64 (1) (→ Rechte des Patentinhabers) und (3) EPÜ (→ Behandlung von Patentverletzungen): Die Wirkungen eines europäischen Patents richten sich in jedem Vertragsstaat nach dem nationalen Recht (Abs. 1), und Fragen der Patentverletzung werden nach nationalem Recht behandelt (Abs. 3). Die zulässigen Vernichtungsgründe sind unionsweit durch Artikel 138 (1) EPÜ [→ Nichtigkeit europäischer Patente] harmonisiert; das EPÜ legt also die Gründe fest, während Gerichtsstände und Verfahren dem jeweiligen nationalen Recht (z. B. Bundespatentgericht) folgen.

In Deutschland konkretisiert das IntPatÜG die Umsetzung des EPÜ in nationales Recht: Es regelt die Wirkungen europäischer Patentanmeldungen und Patente im Inland und verweist für Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren auf die Zuständigkeiten nach dem Bundespatentgericht (Zivilgerichte für Verletzung; Bundespatentgericht für Nichtigkeitsklagen).

Der Bundesgerichtshof (BGH) [siehe auch § 4 PatG→ erfinderische Tätigkeit] stellt klar, dass die Beurteilung des Naheliegens eine Frage des Einzelfalls ist, die eine Gesamtbetrachtung aller maßgeblichen Umstände erfordert. Maßgeblich sind nicht nur ausdrückliche Hinweise, sondern auch Eigenarten des betroffenen technischen Gebiets, die Ausbildung und übliche Vorgehensweise von Fachleuten, technische Bedürfnisse aus Konstruktion oder Anwendung sowie gegebenenfalls nichttechnische Vorgaben. ¹⁾

Zur „angemessenen Erfolgserwartung“ betont der BGH, dass sie stets kontextabhängig zu bestimmen ist und von Fachgebiet, Anreiz zur Verfolgung eines Ansatzes, erforderlichem Aufwand sowie vorhandenen Alternativen mit ihren Vor- und Nachteilen abhängt. Bestätigt wurde dies insbesondere für pharmazeutische Konstellationen, in denen die Erfolgsaussichten differenziert zu würdigen sind. ²⁾ Diese Rechtsprechung korrespondiert mit dem EPA-geprägten Could/Would-Ansatz, ohne dessen Terminologie zwingend zu übernehmen: Entscheidend bleibt, ob die Fachperson aus konkreten Gründen veranlasst war, die beanspruchte Lösung als nächsten Schritt zu wählen, und nicht nur, ob sie es hätte tun können.

Bei der Auswahl eines Ausgangspunkts für Verbesserungen oder Alternativen ist es eine Frage des Einzelfalls, ob auch ältere Lösungen in Betracht zu ziehen sind. Ein seit Jahrzehnten bekanntes Funktionsprinzip rechtfertigt für sich genommen nicht dessen Übertragung auf gleichfalls seit langem bekannte Vorrichtungen; regelmäßig bedarf es hierfür einer zusätzlichen Anregung. Ob und in welchem Umfang Anlass besteht, Lösungen außerhalb des eigenen Fachgebiets zu suchen, hängt ebenfalls vom Einzelfall ab. ³⁾ Zugleich kann die Anwendung eines bestimmten, als generelles Mittel zum allgemeinen Fachwissen gehörenden Werkzeugs auch ohne ausdrückliche Anregung naheliegen, sofern seine Nutzung objektiv zweckmäßig ist und keine besonderen fachlichen Hindernisse entgegenstehen. ⁴⁾

Zur konstruktiven Ausgestaltung hält der BGH fest, dass eine einstückige Ausführung nicht schon deshalb nahegelegt ist, weil die Fachperson Form und Ausrichtung mehrerer funktional zusammenwirkender Elemente so abändern könnte, dass sie sich bequem in einem Zug herstellen lassen (z. B. durch Spritzguss). Das bloße „Mitlesen“ einer solchen Option im Stand der Technik reicht nicht aus. ⁵⁾

Polyol und Isocyanat können demnach nicht im Wege des Mitlesens in eine allgemeine Offenbarung eines aufschäumend aushärtenden Werkstoffs hineingelesen werden; ihre gegebenenfalls als selbstverständlich erscheinende Verwendung ist vielmehr im Rahmen der Beurteilung des Naheliegens zu würdigen.⁶⁾

Auch bei der Kombination bekannter Merkmale verlangt die nationale Rechtsprechung eine sorgfältige Würdigung der technischen Effekte. Ein Merkmal, das über den Stand der Technik hinausgeht, kann nicht allein durch Mitlesen als naheliegend gewertet werden, wenn ihm eine eigenständige technische Wirkung zukommt. Eine Kombination ist regelmäßig nicht naheliegend, wenn sie gegenläufige Effekte gleichzeitig bewältigt und hierfür spezifisches Know-how erforderlich ist; selbst als bekannt angesehene Teilmerkmale können in ihrer funktionellen Wechselwirkung eine neue erfinderische Gesamtlösung bilden. ⁷⁾ Damit korrespondiert die Unterscheidung zwischen Kombination mit Synergie und bloßer Aneinanderreihung ohne funktionelle Wechselwirkung.

Schließlich bestätigt der BGH, dass die Wahl des Ausgangspunkts, die Breite vorhandener Alternativen und dokumentierte Unsicherheiten die Motivation der Fachperson maßgeblich beeinflussen. Fehlt es an Veranlassung – etwa wegen erheblicher Unsicherheiten oder erwartbarer Schwierigkeiten –, ist der Gegenstand nicht naheliegend und weist eine erfinderische Tätigkeit auf; liegen dagegen lediglich routinemäßige Maßnahmen vor, überwiegt regelmäßig das Naheliegen. ⁸⁾

Die Auswahl zwischen ihnen, etwa anhand der Ergebnisse von Simulationen, erfordert keine erfinderische Tätigkeit.⁹⁾ Die Auswahl einer dieser Möglichkeiten erfordert danach eine Abwägung im jeweiligen Anwendungsfall und eventuell die Durchführung von Simulationen, um die Wirkungen besser einschätzen zu können, nicht aber eine erfinderische Tätigkeit.¹⁰⁾ Auch wenn danach an mehreren Stellen jeweils zwischen zwei Möglichkeiten auszuwählen war, bedurfte es keiner erfinderischen Tätigkeit, um zu der vom Streitpatent geschützten Kombination zu gelangen. Die einzelnen Gestaltungsmöglichkeiten ergaben sich unabhängig voneinander. Jede Ausgestaltung war mit gewissen Vorteilen, aber auch gewissen Nachteilen verbunden, die als solche bekannt waren. Dass die vom Streitpatent geschützte Kombination besondere Synergieeffekte oder sonstige Vorteile bietet, ist weder aufgezeigt noch sonst ersichtlich.¹¹⁾

Die nationale Rechtsprechung in den Niederlanden verlangt, dass der Beitrag zum Stand der Technik aus Sicht der durchschnittlichen Fachperson zum Anmeldetag beurteilt wird; Wirkungen, die die Fachperson zu diesem Zeitpunkt nicht als plausibel ansehen würde, bleiben bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit unberücksichtigt. Zwar muss der Patentinhaber die behauptete Wirkung nicht vollständig in der Anmeldung belegen, doch dürfen entsprechende Angaben nicht bloß spekulativ sein; ist die Wirkung für die Fachperson nicht ohne Weiteres evident, erhöht sich die Schwelle für die erforderliche Offenlegung.¹²⁾

Nach der Rechtsprechung im Vereinigten Königreich können nachveröffentlichte Beweismittel nur herangezogen werden, um das Vorliegen einer technischen Wirkung zu bestätigen, die im Lichte der Patentschrift und des allgemeinen Fachwissens plausibel ist; sie dürfen nicht dazu dienen, das Bestehen einer technischen Wirkung erstmals zu begründen.¹³⁾

Die deutsche Rechtsprechung ist damit in ihrer Zielrichtung weitgehend mit den Leitlinien des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes und der Would-Prüfung vereinbar, bleibt aber in Formulierung und Begründungsstil eigenständig. Sie betont die Gesamtwürdigung, die konkrete Veranlassung, das Gewicht praktischer Hindernisse und die technische Wirkung der anspruchsbegründenden Merkmale.

Artikel 56 (1) EPÜ → Anforderungen an die erfinderische Tätigkeit
Erklärt, dass eine Erfindung als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend gilt, wenn sie sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt.

→ Rechtsprechung des EPG zur erfinderischen Tätigkeit
Harmonisierungsbestrebungen und methodischer Rahmen vor dem EPG.