Eine beanspruchte Lösung ist naheliegend, wenn die Fachperson – ausgehend vom Stand der Technik und der zuvor gebildeten objektiven technischen Aufgabe – veranlasst gewesen wäre, die beanspruchte Merkmalskombination als nächsten Entwicklungsschritt in Betracht zu ziehen und umzusetzen, weil sie sich davon eine konkrete technische Verbesserung oder einen Vorteil versprach. Die Prüfung folgt dem Could/Would-Ansatz: Entscheidend ist nicht, ob die Fachperson die Lösung hätte verwirklichen können, sondern ob sie sie gewählt hätte. ¹⁾

Trifft die Fachperson im Rahmen der Lösungsfindung auf mehrere bekannte und gleichermaßen naheliegend erscheinende Möglichkeiten, stellt die Wahl einer dieser Alternativen im Allgemeinen eine bloße Routineselektion dar; in solchen Fällen findet der sogenannte Could/Would-Ansatz regelmäßig keine Anwendung.²⁾

Voraussetzung ist ein realistischer Ausgangspunkt mit ähnlichem Zweck oder Effekt; von dort wird die Objektive technische Aufgabe aus den Unterscheidungsmerkmalen und deren technischen Wirkungen gebildet. Fehlt eine belastbare Verbesserung gegenüber dem gewählten Ausgangspunkt, ist die Aufgabe weniger ehrgeizig (z. B. als Bereitstellung einer Alternative) zu formulieren; eine Neuformulierung ist zulässig, sofern sie von der ursprünglichen Lehre gedeckt ist. ³⁾

Die Auswahl einer bestimmten Entgegenhaltung als Ausgangspunkt bedarf einer Rechtfertigung, die in der Regel in dem Bemühen des Fachmanns besteht, für einen bestimmten Zweck eine andere Lösung zu finden, als sie der bekannte Stand der Technik zur Verfügung stellt.⁴⁾

In der vierten und letzten Stufe des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes wird geprüft, ob die beanspruchte Lösung – ausgehend vom nächstliegenden Stand der Technik und der objektiven technischen Aufgabe – für die Fachperson naheliegend gewesen wäre; diese Stufe entspricht dem Erfordernis des Artikels 56 EPÜ, wonach eine Erfindung als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend gilt, wenn sie sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt.⁵⁾

Liegt die objektive technische Aufgabe lediglich in der Bereitstellung einer Alternative, ist kein Hinweis oder Anreiz im Stand der Technik erforderlich; es genügt, dass die Fachperson die beanspruchte Lösung als naheliegende Alternative zur Zusammensetzung des nächstliegenden Stands der Technik in Betracht gezogen hätte.⁶⁾

Die Veranlassung zur beanspruchten Lösung kann ausdrücklich oder implizit aus einer Entgegenhaltung, aus dem allgemeinen Fachwissen oder aus fachüblichen Entwicklungszielen resultieren. Ein implizit erkennbarer Anreiz genügt, wenn er sich der Fachperson ohne rückschauende Konstruktion erschließt. Eine rein theoretische Möglichkeit reicht nicht aus. ⁷⁾ Erfordert die vollständige Lösung mehrere Änderungen, bleibt sie naheliegend, wenn jeder Zwischenschritt – im Licht des bereits Erreichten und der verbleibenden Restaufgabe – nahe lag. ⁸⁾ Besondere praktische Schwierigkeiten, erhebliche Unsicherheiten oder fehlende Erfolgserwartung können die Motivation entfallen lassen; dann ist die Lösung nicht naheliegend. ⁹⁾

Mehrere Quellen dürfen herangezogen werden, wenn die Fachperson sie vernünftigerweise miteinander in Verbindung bringen würde. Dabei ist zu würdigen, ob die Lehren kompatibel sind, ob es Bezüge gibt, ob die Gebiete benachbart sind und ob eine Kombination über eine bloße Aneinanderreihung hinausgeht. Eine Kombination liegt nahe, wenn eine nachvollziehbare Veranlassung besteht; eine reine Nebeneinanderstellung ohne funktionelle Wechselwirkung begründet kein Naheliegen. ¹⁰⁾ In „Einbahnstraßen-Situationen“ kann die Wahl des einzig sinnvollen Weges naheliegen; ein zusätzlicher, lediglich bonusartiger Effekt verleiht dann keine erfinderische Qualität. ¹¹⁾

Bei Ansprüchen mit technischen und nichttechnischen Merkmalen ist der COMVIK-Ansatz maßgeblich. Nichttechnische Zielsetzungen (z. B. geschäftliche Anforderungen) dürfen als Rahmenbedingungen in die Aufgabenformulierung einfließen; die erfinderische Tätigkeit muss jedoch auf einer nicht naheliegenden technischen Umsetzung beruhen. Es ist zu prüfen, ob gerade die technischen Implementierungsmerkmale für die Fachperson nahelagen. ¹²⁾

Bei der Anwendung des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes ist zunächst zu klären, ob die beanspruchte Merkmalskombination in ihrer Gesamtheit überhaupt ein technisches Problem löst; nur in diesem Umfang können die mit den Unterscheidungsmerkmalen verbundenen Wirkungen bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit berücksichtigt werden, und es ist zu prüfen, ob dieses technische Problem tatsächlich gelöst wird.¹³⁾

Rückschauende Betrachtungen sind zu vermeiden. Ausgangspunkt, Aufgabenformulierung und Kombination von Quellen dürfen nicht durch Kenntnis der beanspruchten Lösung verfärbt werden. Die Begründung sollte die Veranlassung konkret benennen („Die Fachperson hätte D2 herangezogen, um die in D1 adressierte Verzögerung zu reduzieren, weil D2 für ein analoges Problem dieselbe technische Wirkung verspricht“), statt vager Formeln („konnte übertragen werden“) zu verwenden. ¹⁴⁾

Sekundäre Gesichtspunkte können die Gesamtwürdigung stützen, ersetzen aber nicht die Would-Prüfung. Unerwartete technische Effekte, seit langem bestehende Bedürfnisse, Fehl- oder Gegenlehren im Stand der Technik oder ein deutlicher kommerzieller Erfolg (sofern technisch kausal) sind ergänzend zu berücksichtigen. ¹⁵⁾

Grenzen der Anwendung des Konzepts der Bonuswirkung (siehe Gründe, Punkt 3.4.3).¹⁶⁾

In T 21/81 (Leitsatz) wurde entschieden, dass ein Anspruch keine erfinderische Tätigkeit aufweist, wenn es in Anbetracht des Stands der Technik für den Fachmann nahelag, zu einem Gegenstand zu gelangen, der unter die Anspruchsmerkmale fällt, weil aus der Kombination der Lehren der Entgegenhaltungen ein vorteilhafter Effekt zu erwarten war, und zwar unabhängig davon, dass darüber hinaus ein möglicherweise unerwarteter weiterer Effekt erzielt wird.¹⁷⁾

In T 506/92 (Gründe 2.6) wurde bestätigt, dass eine zusätzliche Wirkung, die der Fachmann zwangsläufig aufgrund einer naheliegenden Massnahme ohne weiteres Zutun erzielt, nach der Rechtsprechung des EPA lediglich einen Bonus darstellt, der eine erfinderische Tätigkeit selbst dann nicht zu begründen vermag, wenn die zusätzliche Wirkung überraschend ist.¹⁸⁾

Die Rechtsprechung zu Bonuswirkungen kann nicht auf alle Konstellationen angewandt werden, in denen ein bestimmtes Unterscheidungsmerkmal zu zwei voneinander trennbaren technischen Wirkungen führt, von denen eine erwartet sein mag.¹⁹⁾

Damit eine zusätzliche, unerwartete Wirkung als blosse Bonuswirkung disqualifiziert werden kann, muss entweder gezeigt sein, dass die Situation durch einen Mangel an Alternativen bezüglich der Mittel zur Erzielung der ersten, erwarteten Verbesserung gekennzeichnet ist, also eine Einbahnstrassensituation im Sinne von T 192/82 vorliegt, oder dass unter Berücksichtigung der relativen technischen und praktischen Bedeutung der Wirkungen im konkreten Fall die zusätzliche unerwartete Wirkung lediglich zufällig ist.²⁰⁾

In Situationen, die keine Einbahnstrasse darstellen, ist es nicht angemessen, einen wesentlichen und unerwarteten technischen Vorteil bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit unberücksichtigt zu lassen, nur weil im Patent eine weitere, naheliegende Wirkung erwähnt wird.²¹⁾

Es ist nicht angezeigt, eine Wirkung allein deshalb als zufällig und damit von geringerer technischer und praktischer Bedeutung einzustufen, weil sie möglicherweise das Ergebnis einer zufälligen Entdeckung ist; für die Frage, ob eine Wirkung bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit zu berücksichtigen ist, ist nicht entscheidend, unter welchen Umständen die Erfinder zur Erfindung gelangt sind, sondern was die Erfindung objektiv bewirkt.²²⁾

Die Tatsache, dass zwei technische Wirkungen aus demselben Unterscheidungsmerkmal resultieren, bedeutet nicht, dass eine der beiden Wirkungen zwangsläufig als Bonuswirkung angesehen werden muss.²³⁾

Allein der Umstand, dass die Grenzwerte des beanspruchten Verhältnisses von Molkenproteinmizellen zu Polysaccharid eine Zusammensetzung ausschließen, die WPM-Komplexe enthält und den beanspruchten Effekt zu erzielen vermag, macht die Wahl dieser Grenzwerte weder für sich genommen willkürlich noch legt er die beanspruchte Lehre gegenüber dem Stand der Technik nahe; entscheidend ist, dass der bei Arbeit innerhalb des beanspruchten Bereichs erzielte Effekt über das hinausgeht, was auf der Grundlage der Lehre des Stands der Technik erreichbar ist.²⁴⁾

Zusammengefasst liegt Naheliegen vor, wenn eine fachlich nachvollziehbare Motivation bestand, die beanspruchte Lösung als nächsten Schritt umzusetzen. Fehlen Veranlassung und Erfolgserwartung oder sprechen besondere Schwierigkeiten dagegen, ist die Lösung nicht naheliegend.

Auf einen technischen Effekt kann zur Begründung der erfinderischen Tätigkeit abgestellt werden, wenn die Fachperson unter Berücksichtigung des allgemeinen Fachwissens und ausgehend von der ursprünglich eingereichten Anmeldung diesen Effekt als von der technischen Lehre umfasst und von derselben ursprünglich offenbarten Erfindung verkörpert ableiten würde.²⁵⁾

Artikel 56 (1) EPÜ → Anforderungen an die erfinderische Tätigkeit
Erklärt, dass eine Erfindung als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend gilt, wenn sie sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt.

→ Aufgabe-Lösungs-Ansatz
Methodischer Rahmen der Prüfung.

→ Nächstliegender Stand der Technik
Realistischer Ausgangspunkt mit ähnlichem Zweck oder Effekt.

→ Objektive technische Aufgabe
Aufgabenbildung aus Unterscheidungsmerkmalen und Wirkungen.

→ Could/Would-Ansatz
Veranlassung statt bloßer Möglichkeit.

→ COMVIK-Ansatz
Bewertung technischer und nichttechnischer Merkmale.

→ Ex-post-facto-Analyse
Vermeidung der Rückschau.

→ Sekundäre Indizien
Ergänzende Gesichtspunkte der Gesamtwürdigung.