Mischansprüche sind Ansprüche, die sowohl technische als auch nichttechnische Merkmale enthalten, etwa bei computerimplementierten Erfindungen, Geschäftsverfahren mit technischer Umsetzung oder datenverarbeitenden Verfahren mit Präsentationsaspekten. Für die Beurteilung nach Art. 52 (1) EPÜ ist zunächst ausreichend, dass der Anspruch technische Mittel umfasst; der Ausschlusskatalog des Art. 52 (2) und (3) steht dann der Anwendbarkeit des Patentrechts nicht entgegen. Für die Erfinderische Tätigkeit nach Art. 56 EPÜ gilt jedoch der COMVIK-Grundsatz: Berücksichtigt werden nur diejenigen Merkmale, die zum technischen Charakter des beanspruchten Gegenstands beitragen. ¹⁾)

Bei computerimplementierten Erfindungen mit Mischmerkmalen ist zunächst sicherzustellen, dass der beanspruchte Gegenstand als Ganzes nicht unter die in Art. 52 (2) und (3) EPÜ genannten Nicht-Erfindungen fällt (erste Hürde); erst im Rahmen der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit ist sodann zu ermitteln, welche Merkmale zum technischen Charakter beitragen und damit zur technischen Lösung eines technischen Problems durch einen technischen Effekt beitragen, wobei diese Bewertung im Kontext der Erfindung als Ganzes vorzunehmen ist (zweite Hürde).²⁾

Ausgangspunkt ist stets der objektive, dreistufige Aufgabe-Lösungs-Ansatz. In einem ersten Schritt ist zu bestimmen, welche Anspruchsmerkmale im Kontext der Erfindung eine technische Wirkung erzeugen und damit zum technischen Charakter beitragen. Technische Wirkung meint eine Wirkung, die einem technischen Zweck dient oder technische Überlegungen zur internen Funktionsweise eines Computers oder eines technischen Systems widerspiegelt; rein kognitive, ästhetische, geschäftliche oder organisatorische Zielsetzungen genügen nicht. ³⁾ Nichttechnische Vorgaben – etwa Geschäftsregeln, Abrechnungsmodelle, Spielregeln oder Präsentationsziele – können als Rahmenbedingungen in die Aufgabenformulierung einfließen, tragen aber als solche nicht zur erfinderischen Tätigkeit bei. ⁴⁾

Die bloße Angabe, Analyseergebnisse für die Auslegung einer Fahrzeugkarosserie zu verwenden, legt die nachgelagerten Schritte nicht fest und schließt auch nichttechnische Auswahlkriterien wie etwa ästhetische Erwägungen ein; wird der Anspruch jedoch zusätzlich darauf gerichtet, anhand der Analyse bestimmte zusätzliche Schweißpunkte an der Karosserie vorzusehen, ist die Auswahl der Karosserie durch diese technische Vorgabe beschränkt.⁵⁾

In einem zweiten Schritt ist ein geeigneter Ausgangspunkt zu wählen, der nach Zweck oder Wirkung realistisch anschlussfähig ist. Die Auswahl richtet sich auf die technischen Merkmale, die in Schritt eins als beitragend identifiziert wurden. Mehrere gleichwertige Ausgangspunkte sind möglich; es genügt, wenn der gewählte Ausgangspunkt realistisch ist. ⁶⁾

Im dritten Schritt werden die Unterschiede zum Ausgangspunkt ermittelt und ihren technischen Wirkungen zugeordnet. Soweit die Unterschiede lediglich nichttechnische Festlegungen betreffen, fehlt es an einem technischen Beitrag; solche Unterschiede können die erfinderische Tätigkeit nicht stützen. Soweit die Unterschiede technische Implementierungen betreffen, ist die Objektive technische Aufgabe aus der hierdurch erzielten technischen Wirkung zu bilden; nichttechnische Vorgaben dürfen zusätzlich als zu erfüllende Randbedingungen aufgenommen werden. Anschließend ist nach dem Could/Would-Ansatz zu prüfen, ob die Fachperson veranlasst gewesen wäre, die beanspruchte technische Implementierung vorzunehmen. ⁷⁾

Die Rechtsprechung betont, dass Merkmale, die allein eine nichttechnische Zielsetzung realisieren, die erfinderische Tätigkeit nicht tragen. So verdeutlicht die Praxis, dass die bloße Erweiterung einer geschäftlichen Funktion (etwa Auswahl mehrerer Produkte und Berechnung einer Einkaufsroute) keinen technischen Beitrag leistet; ein technischer Beitrag kann hingegen in einer konkreten effizienten Implementierung liegen, etwa in der Verwendung eines Caches zur Beschleunigung der Routenberechnung auf dem Server, wenn diese Maßnahme technische Überlegungen zur Systemleistung widerspiegelt. ⁸⁾ Ebenso genügt es nicht, eine Geschäftslogik zu automatisieren; ohne darüber hinausgehende technische Überlegungen bleibt die Umsetzung Routine. ⁹⁾

Bei algorithmischen oder mathematischen Schritten ist zu unterscheiden, ob sie im Kontext der Erfindung eine technische Wirkung erzeugen. Numerische Verfahren, die etwa die internen Ressourcen eines Computers gezielt und kausal verbessern (Speicherzugriffe, Cache-Trefferquoten, Parallelisierung, Pipeline-Tiefe) oder die Erfassung, Übertragung, Verarbeitung oder Steuerung physikalischer Größen betreffen, können zum technischen Charakter beitragen. ¹⁰⁾ Dagegen tragen reine Geschäftskonzepte, reine Präsentationsformen von Informationen und rein linguistische oder semantische Regeln ohne technischen Bezug nicht zum technischen Charakter bei; die damit erzielten Vorteile sind für die Aufgabenbildung nur als Vorgaben, nicht als technische Wirkungen zu verwerten. ¹¹⁾

Werden Optimierungsergebnisse zur Steifigkeit einer Fahrzeugkarosserie auf einem Bildschirm dargestellt und kann die Fachperson etwa die Variante mit der geringsten Verschiebung auswählen, bleibt die rein kognitive Auswertung dieser Anzeige zwar nichttechnisch; der im Anspruch vorgesehene Schritt, die so bestimmten zusätzlichen Schweißpunkte an der Karosserie vorzusehen, trägt jedoch zum technischen Charakter der Erfindung bei.¹²⁾

Die Analyse ist dynamisch. Die erste, häufig nur prima facie erfolgende Einordnung in Schritt eins kann in Schritt drei präzisiert werden. Dabei ist darauf zu achten, keine technischen Beiträge zu übersehen oder irrtümlich zu unterstellen; die Bewertung hat explizit an den kausal belegten technischen Wirkungen der Unterschiede anzusetzen und retrospektive Wertungen zu vermeiden. ¹³⁾

Das bloße Unterstreichen von Wörtern im Anspruchstext, um zu kennzeichnen, was als technisch angesehen wird, ist in der Regel nicht ausreichend, um die technischen und nichttechnischen Merkmale des beanspruchten Gegenstands eindeutig zu bestimmen.¹⁴⁾ Das bloße Unterstreichen von Wörtern oder Wortteilen im Anspruchstext, um zu kennzeichnen, was als technisch angesehen wird, führt nicht zu zwei sinnvollen Merkmalsgruppen, sondern lediglich zu zwei Beuteln von Wörtern und ist daher in der Regel nicht ausreichend, um die technischen und nichttechnischen Merkmale des beanspruchten Gegenstands und die daraus abzuleitenden nichttechnischen Anforderungen eindeutig zu identifizieren.¹⁵⁾

Zusammenfassend gilt: Mischansprüche werden nach demselben objektiven Schema geprüft wie rein technische Ansprüche; entscheidend ist die saubere Trennung zwischen nichttechnischen Vorgaben und deren technischer Umsetzung. Nur letztere kann die Erfinderische Tätigkeit tragen. Nichttechnische Ziele dürfen die Aufgabenformulierung strukturieren, ersetzen aber nicht den Nachweis eines nicht naheliegenden technischen Beitrags im Sinne des Would-Kriteriums.

Artikel 56 (1) EPÜ → Anforderungen an die erfinderische Tätigkeit
Erklärt, dass eine Erfindung als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend gilt, wenn sie sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt.

→ COMVIK-Ansatz
Grundsatzprüfung technischer Beiträge bei Mischansprüchen.

→ Aufgabe-Lösungs-Ansatz
Dreistufige Methodik, in deren Rahmen Mischansprüche geprüft werden.

→ Objektive technische Aufgabe
Aufgabenbildung unter Einbezug nichttechnischer Vorgaben als Randbedingungen.

→ Could/Would-Ansatz
Veranlassung der Fachperson statt bloßer Möglichkeit.

→ Ex-post-facto-Analyse
Vermeidung rückschauender Wertungen.

→ Allgemeines Fachwissen
Rolle bei der Ergänzung technischer Routine in der Implementierung.