Die Ex-post-facto-Analyse bezeichnet die rückschauende Rekonstruktion einer Lösung aus dem Stand der Technik unter dem unzulässigen Einfluss der bereits bekannten beanspruchten Erfindung. Sie verfälscht die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit, weil Auswahl von Quellen, Interpretation ihrer Lehren und Kombination von Hinweisen unbewusst an der Anspruchslösung ausgerichtet werden. Der maßgebliche Blickwinkel ist jedoch jener der Fachperson am Tag vor wirksamem Anmeldetag bzw. Prioritätstag, ohne Kenntnis der beanspruchten Lösung.¹⁾

Der primäre Zweck des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes ist die objektive Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit; jede Ex-post-facto-Analyse – insbesondere jede Schlussfolgerung, die über das hinausgeht, was die Fachperson ohne Kenntnis der Erfindung objektiv aus dem Stand der Technik hergeleitet hätte – steht deshalb notwendig im Widerspruch zu einer richtigen Anwendung dieses Ansatzes. Das gilt nicht nur für die Bestimmung des nächstliegenden Stands der Technik und die Formulierung der gelösten technischen Aufgabe, sondern auch für die Ermittlung des technischen Beitrags der Erfindung: Jeder Versuch, die Offenbarung des nächstliegenden Stands der Technik unter dem Einfluss der Kenntnis der Erfindung so zu verfälschen oder zu entstellen, dass sie bestimmten beanspruchten Merkmalen künstlich gerecht wird, muss scheitern – nicht zuletzt, weil dadurch der technische Beitrag der Erfindung unredlich und tendenziös verschleiert und die anschließende objektive Bestimmung der gelösten technischen Aufgabe beeinträchtigt würde.²⁾

Der Aufgabe-Lösungs-Ansatz dient gerade dazu, Ex-post-Fallen zu vermeiden: Zunächst ist ein realistischer Ausgangspunkt mit ähnlichem Zweck oder Effekt zu bestimmen, sodann die Objektive technische Aufgabe aus den Unterscheidungsmerkmalen und ihren technischen Wirkungen zu formulieren – lösungsneutral und ohne Hineinlesen von Lösungselementen –, und erst dann zu prüfen, ob die Fachperson die beanspruchte Lösung gewählt hätte (Would, nicht Could).³⁾

Typische Anzeichen rückschauender Betrachtung sind die nachträgliche Auswahl eines „passenden“ Ausgangsdokuments allein deshalb, weil es der Lösung nahe kommt; die mosaikartige Kombination unvereinbarer Lehren ohne nachweisliche Veranlassung; das „Mitlesen“ technischer Wirkungen, die erst die Anspruchslösung eröffnet; oder das Umdeuten neutraler Aussagen zu konkreten Handlungsanreizen. Die Rechtsprechung mahnt, dass Ausgangspunkt, Aufgabenformulierung und Würdigung der Belege frei von Kenntnis der Lösung zu erfolgen haben; die Begründung muss eine in sich schlüssige Veranlassung benennen, anstatt die Lösung mit nachträglichem Sinnzusammenhang zu unterlegen.⁴⁾

Ein besonders häufiger Rückschaufehler liegt bereits in der Auswahl des nächstliegenden Stands der Technik selbst: Die Überlegung, ob die Fachperson ein bestimmtes Dokument „auswählen würde, um zur beanspruchten Erfindung zu gelangen“, ist selbst schon eine rückschauende Betrachtung, weil sie voraussetzt, dass die Fachperson die Erfindung bereits kennt, bevor beurteilt werden kann, was sie täte, um „zu ihr zu gelangen“. Art. 56 EPÜ verlangt allein die Prüfung, ob die Erfindung der Fachperson angesichts des Stands der Technik naheliegt; dass die entscheidende Stelle dafür ein oder mehrere Dokumente heranzieht, bedarf für sich genommen keiner Begründung, warum die Fachperson gerade dieses Dokument gewählt hätte. Die bloße „Abgelegenheit“ eines Dokuments vom Gegenstand der Erfindung schließt seine Heranziehung als Ausgangspunkt nicht schon für sich aus; ist ein Dokument zu weit entfernt, muss sich dies darin zeigen, dass die Erfindung gegenüber ihm nicht naheliegt.⁵⁾

Dem stimmt die Rechtsprechung zu, soweit der nächstliegende Stand der Technik demselben oder einem angrenzenden technischen Gebiet der Fachperson oder ihrem allgemeinen Fachwissen entstammt. Es lässt sich jedoch nicht von vornherein ausschließen, dass reale Umstände die Fachperson dazu veranlasst hätten, sich einem Dokument aus einem gänzlich fachfremden Gebiet zuzuwenden; ein solches, eher ungewöhnliches Szenario darf nicht bloß unterstellt, sondern muss durch hinreichende Beweise und Argumentation gestützt werden. Für die Wahl eines fachfremden Dokuments als nächstliegenden Stand der Technik – oder für die Anpassung einer aus dem eigenen Fachgebiet stammenden Offenbarung zur Umsetzung auf einem fachfremden Gebiet – ist deshalb zu begründen oder nachzuweisen, dass die Fachperson dies tatsächlich erwogen hätte.⁶⁾

Von dieser unzulässigen Rückschau zu unterscheiden ist die Kenntnis der Erfindung, die für die Formulierung der objektiven technischen Aufgabe methodisch unabdingbar ist: Unabhängig davon, wie „nah“ das als Ausgangspunkt gewählte Dokument der beanspruchten Erfindung kommt, müssen die sie von diesem Dokument unterscheidenden Merkmale identifiziert, ihre technische Wirkung bestimmt und daraus die zu lösende Aufgabe formuliert werden. Soweit man diese Kenntnis als „rückschauend“ bezeichnen will, ist gerade diese Art der Rückschau notwendig, damit die technische Aufgabe auf objektiver Grundlage formuliert werden kann. Solange kein – vornehmlich technischer – Grund dagegenspricht, dass der Inhalt des als nächstliegend gewählten Dokuments für eine Verwendung mit dem beanspruchten Gegenstand geeignet oder kompatibel ist, kann keine Erwägung darüber, wie „nah“ das Ausgangsdokument der beanspruchten Erfindung kommt, dieses Dokument als nächstliegenden Stand der Technik ausschließen.⁷⁾

Auch die Wahl des Ausgangspunkts innerhalb eines Dokuments ist nicht schon deshalb rückschauend, weil nicht die allgemeine, etwa in dessen Ansprüchen niedergelegte Lehre zugrunde gelegt wird. Ob eine bevorzugte Ausführungsform – etwa ein konkretes Beispiel eines Patentdokuments, das eindeutig eine Kombination konkreter und erfolgversprechender Maßnahmen zur Erreichung der im Streitpatent verfolgten Ziele beschreibt – einen realistischen Ansatz der Fachperson darstellt, ist fallabhängig zu beurteilen.⁸⁾

Ist eine Erfindung erst einmal gemacht, lässt sich häufig zeigen, dass die Fachperson durch Kombination verschiedener Teile des Stands der Technik zu ihr hätte gelangen können; solche Erwägungen sind gleichwohl unbeachtlich, weil sie das Ergebnis einer Ex-post-facto-Analyse sind.⁹⁾

Ein weiteres Anzeichen ist die Rosinenpickerei: Wird der Stand der Technik nur selektiv und unter vereinfachender Auslegung herangezogen, um gerade die anspruchsgemäße Kombination zu stützen, spricht das für eine rückschauend gefärbte Argumentation.¹⁰⁾ Ebenso ist die technische Offenbarung eines Dokuments stets in ihrer Gesamtheit zu würdigen; es ist nicht gerechtfertigt, Teile eines Dokuments willkürlich aus ihrem Zusammenhang zu lösen, um daraus eine von der Gesamtlehre abweichende technische Information abzuleiten – ebenso wenig, einen nicht hervorgehobenen Parameter einer im Hintergrund stehenden Verfahrensvariante willkürlich herauszugreifen und dessen Optimierung vorzuschlagen. Bildet eine Entgegenhaltung eine Liste mehrerer gleichrangiger, nicht bevorzugter Optionen, ist als Ausgangspunkt die Liste als Ganze und nicht eine daraus isolierte Einzeloption heranzuziehen; die Isolierung einer nicht bevorzugten Option verzerrt die Lehre des Dokuments und verleiht ihr ein unangemessenes Gewicht.¹¹⁾

Bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ist eine Auslegung der Entgegenhaltungen zu vermeiden, die durch das von der Erfindung gelöste Problem beeinflusst ist, wenn dieses Problem in diesen Entgegenhaltungen weder erwähnt noch nahegelegt wird; ein solcher Ansatz beruht lediglich auf einer ex-post-facto-Analyse. Wird bei der Formulierung der technischen Aufgabe auf eine Wirkung abgestellt, die in den Entgegenhaltungen weder erwähnt noch nahegelegt ist, ist eine ex-post-facto-Analyse zu vermeiden. Diese Grenze zieht die Rechtsprechung schon seit einer frühen Leitentscheidung: Beim Vergleich der in einer Entgegenhaltung gestellten oder aus ihr ableitbaren Aufgabe mit der Aufgabe der Anmeldung ist von übertriebener Abstraktion abzusehen, weil sich damit zwar mehr Übereinstimmungen finden lassen, man sich aber zugleich von der auf konkreter Ebene verharrenden Gedankenwelt der Fachperson entfernt; deren Anregungen aus einer Entgegenhaltung bleiben verhältnismäßig eng, mögen sie für eine Person, die das der künftigen Erfindung zugrunde liegende Problem als Erste erkannt hat, auch weiter erscheinen.¹²⁾

Ein zur Kombination herangezogenes weiteres Dokument muss die zuvor formulierte objektive Aufgabe zumindest implizit betreffen; andernfalls ließen sich Entgegenhaltungen beliebig kombinieren, indem in einem weiteren Dokument schlicht nach den im nächstliegenden Stand der Technik fehlenden Merkmalen gesucht wird, ohne dass der dafür notwendige Sachzusammenhang bestünde.¹³⁾

Die Would-Prüfung verlangt eine nachvollziehbare Motivation; die bloße Möglichkeit der Umsetzung genügt nicht. Eine implizite Veranlassung kann ausreichen, doch auch sie muss sich der Fachperson ohne Kenntnis der Lösung erschließen. Mehrstufige Wege bleiben nur dann naheliegend, wenn jeder Zwischenschritt – gemessen am bereits Erreichten und an der verbleibenden Restaufgabe – nahe lag.¹⁴⁾

Bei Ansprüchen mit technischen und nichttechnischen Merkmalen vermeidet der COMVIK-Ansatz die Ex-post-Gefahr dadurch, dass nur Merkmale berücksichtigt werden, die zum technischen Charakter beitragen; nichttechnische Zielsetzungen dürfen die Aufgabe als Rahmenbedingung strukturieren, tragen aber die erfinderische Tätigkeit nicht. Dadurch wird verhindert, dass geschäftliche Vorgaben im Nachhinein als technische Veranlassungen umgedeutet werden.¹⁵⁾

Auch zur Kombination mehrerer Quellen sind Rückschaufehler zu vermeiden. Zulässig ist die Verbindung, wenn die Fachperson sie zur Lösung der formulierten Aufgabe vernünftigerweise in Beziehung gesetzt hätte, etwa bei benachbarten Gebieten, klaren Querverweisen oder Standardnachschlagewerken. Fehlt ein solcher sachlicher Anknüpfungspunkt, deutet die Kombination auf rückschauende Konstruktion.¹⁶⁾ Ebenso darf eine „Aneinanderreihung“ ohne funktionelle Wechselwirkung nicht mit einer technischen Kombination verwechselt werden; letzterer muss ein Synergieeffekt oder zumindest eine aufgabenbezogene funktionelle Ergänzung innewohnen.¹⁷⁾

Bei einer Kombination der Lehren von drei Dokumenten ist – unter Umständen wie den vorliegenden – schrittweise vorzugehen: In einem ersten Schritt wird die Lehre eines weiteren Dokuments auf der Grundlage der Lehre oder Ausführungsform des nächstliegenden Stands der Technik herangezogen; in einem zweiten Schritt ist zu prüfen, ob die Fachperson auch das Ergebnis dieser Kombination mit der Lehre des dritten Dokuments verbinden würde, wobei Kontext der Ausgangssituation sowie Komplexität und spezifischer technischer Zusammenhang jedes Dokuments zu berücksichtigen sind.¹⁸⁾

Nach dem Aufgabe-Lösungs-Ansatz ist bei der Auswahl des nächstliegenden Stands der Technik jede Analyse ausgeschlossen, wonach die Fachperson ein als solches gewähltes Dokument entgegen seiner Zweckbestimmung abgeändert hätte – es sei denn, man verneint zugleich, dass dieses Dokument überhaupt den nächstliegenden Stand der Technik bildet. Entfernt sich die beanspruchte Erfindung im Kern von der Lehre einer Entgegenhaltung, gemessen am mit dieser verfolgten Ziel, genügt schon diese Feststellung, um erfinderische Tätigkeit gegenüber dieser Entgegenhaltung anzunehmen.¹⁹⁾

Führt der als Ausgangspunkt gewählte Stand der Technik von der beanspruchten Lösung weg, zeigt sich eine rückschauende Betrachtung auch darin, dass die Fachperson zur beanspruchten Erfindung nur gelangen könnte, wenn sie die ausdrückliche Lehre dieses Dokuments verwürfe. Beruht ein wesentliches Element der im Ausgangsdokument beschriebenen Lösung gerade auf einer dort als notwendig dargestellten Eigenschaft, ist die Annahme, die Fachperson hätte dieses Element ohne Weiteres durch eine effizientere, mit jener Eigenschaft aber unvereinbare Lösung ersetzt, eine unzulässige Rückschau.²⁰⁾

Spezielle Fallgruppen zeigen, wie Ex-post-Risiken einzuhegen sind. In „Einbahnstraßen-Situationen“ kann die Wahl des einzig sinnvollen Weges naheliegen; ein zusätzlicher Bonus-Effekt verleiht dann keinen erfinderischen Charakter. Umgekehrt kann eine unerwartete technische Wirkung – sofern sie aus den anspruchsbegründenden Merkmalen resultiert und nicht nur aus bereits Bekanntem – ein Indiz gegen die rückschauende Verneinung der erfinderischen Tätigkeit sein.²¹⁾ Bei Auswahlerfindungen spricht die exakte und überraschende Wirkung im ausgewählten Bereich gegen Ex-post-Argumente, sofern sie den gesamten beanspruchten Bereich trägt.²²⁾

Die Rechtsprechung des UPC/EPG knüpft an denselben objektiven Prüfungsmaßstab an. Sie verlangt eine Begründung, warum die Fachperson einen bestimmten Stand der Technik als realistischen Ausgangspunkt gewählt hätte, und warnt vor rückschauender Kombination und Aufgabenformulierung. Fehlen Motivation oder besteht eine verneinte Motivation wegen erheblicher Unsicherheiten oder praktischer Schwierigkeiten, ist Naheliegen zu verneinen.²³⁾

In der Begründungspraxis empfiehlt sich eine transparente, schrittweise Darstellung: warum ein Ausgangspunkt realistisch ist; welche Unterschiede bestehen; welche technischen Wirkungen diesen Unterschieden kausal zuzuordnen sind; wie daraus eine lösungsneutrale Aufgabe entsteht; und worin die konkrete Veranlassung zur beanspruchten Lösung liegt. Verallgemeinernde Formeln („konnte übertragen werden“) sind durch technisch begründete Beweggründe zu ersetzen. Wo nachvollziehbare Veranlassung fehlt, eine Kombination erst im Lichte der Lösung plausibel erscheint oder die Aufgabe Lösungsteile vorwegnimmt, spricht dies gegen eine Ex-post-freie Begründung.

Artikel 56 (1) EPÜ → Anforderungen an die erfinderische Tätigkeit
Erklärt, dass eine Erfindung als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend gilt, wenn sie sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt.

→ Aufgabe-Lösungs-Ansatz
Methodik zur Vermeidung rückschauender Verzerrungen.