Die Ex-post-facto-Analyse bezeichnet die rückschauende Rekonstruktion einer Lösung aus dem Stand der Technik unter dem unzulässigen Einfluss der bereits bekannten beanspruchten Erfindung. Sie verfälscht die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit, weil Auswahl von Quellen, Interpretation ihrer Lehren und Kombination von Hinweisen unbewusst an der Anspruchslösung ausgerichtet werden. Der maßgebliche Blickwinkel ist jedoch jener der Fachperson am Tag vor wirksamem Anmeldetag bzw. Prioritätstag, ohne Kenntnis der beanspruchten Lösung. ¹⁾)

Der Aufgabe-Lösungs-Ansatz dient gerade dazu, Ex-post-Fallen zu vermeiden: Zunächst ist ein realistischer Ausgangspunkt mit ähnlichem Zweck oder Effekt zu bestimmen, sodann die Objektive technische Aufgabe aus den Unterscheidungsmerkmalen und ihren technischen Wirkungen zu formulieren – lösungsneutral und ohne Hineinlesen von Lösungselementen –, und erst dann zu prüfen, ob die Fachperson die beanspruchte Lösung gewählt hätte (Would, nicht Could). ²⁾

Typische Anzeichen rückschauender Betrachtung sind die nachträgliche Auswahl eines „passenden“ Ausgangsdokuments allein deshalb, weil es der Lösung nahe kommt; die mosaikartige Kombination unvereinbarer Lehren ohne nachweisliche Veranlassung; das „Mitlesen“ technischer Wirkungen, die erst die Anspruchslösung eröffnet; oder das Umdeuten neutraler Aussagen zu konkreten Handlungsanreizen. Die Rechtsprechung mahnt, dass Ausgangspunkt, Aufgabenformulierung und Würdigung der Belege frei von Kenntnis der Lösung zu erfolgen haben; die Begründung muss eine in sich schlüssige Veranlassung benennen, anstatt die Lösung mit nachträglichem Sinnzusammenhang zu unterlegen. ³⁾

Die Would-Prüfung verlangt eine nachvollziehbare Motivation; die bloße Möglichkeit der Umsetzung genügt nicht. Eine implizite Veranlassung kann ausreichen, doch auch sie muss sich der Fachperson ohne Kenntnis der Lösung erschließen. Mehrstufige Wege bleiben nur dann naheliegend, wenn jeder Zwischenschritt – gemessen am bereits Erreichten und an der verbleibenden Restaufgabe – nahe lag. ⁴⁾

Bei Ansprüchen mit technischen und nichttechnischen Merkmalen vermeidet der COMVIK-Ansatz die Ex-post-Gefahr dadurch, dass nur Merkmale berücksichtigt werden, die zum technischen Charakter beitragen; nichttechnische Zielsetzungen dürfen die Aufgabe als Rahmenbedingung strukturieren, tragen aber die erfinderische Tätigkeit nicht. Dadurch wird verhindert, dass geschäftliche Vorgaben im Nachhinein als technische Veranlassungen umgedeutet werden. ⁵⁾

Auch zur Kombination mehrerer Quellen sind Rückschaufehler zu vermeiden. Zulässig ist die Verbindung, wenn die Fachperson sie zur Lösung der formulierten Aufgabe vernünftigerweise in Beziehung gesetzt hätte, etwa bei benachbarten Gebieten, klaren Querverweisen oder Standardnachschlagewerken. Fehlt ein solcher sachlicher Anknüpfungspunkt, deutet die Kombination auf rückschauende Konstruktion. ⁶⁾ Ebenso darf eine „Aneinanderreihung“ ohne funktionelle Wechselwirkung nicht mit einer technischen Kombination verwechselt werden; letzterer muss ein Synergieeffekt oder zumindest eine aufgabenbezogene funktionelle Ergänzung innewohnen. ⁷⁾

Bei einer Kombination der Lehren von drei Dokumenten ist – unter Umständen wie den vorliegenden – schrittweise vorzugehen: In einem ersten Schritt wird die Lehre eines weiteren Dokuments auf der Grundlage der Lehre oder Ausführungsform des nächstliegenden Stands der Technik herangezogen; in einem zweiten Schritt ist zu prüfen, ob die Fachperson auch das Ergebnis dieser Kombination mit der Lehre des dritten Dokuments verbinden würde, wobei Kontext der Ausgangssituation sowie Komplexität und spezifischer technischer Zusammenhang jedes Dokuments zu berücksichtigen sind.⁸⁾

Spezielle Fallgruppen zeigen, wie Ex-post-Risiken einzuhegen sind. In „Einbahnstraßen-Situationen“ kann die Wahl des einzig sinnvollen Weges naheliegen; ein zusätzlicher Bonus-Effekt verleiht dann keinen erfinderischen Charakter. Umgekehrt kann eine unerwartete technische Wirkung – sofern sie aus den anspruchsbegründenden Merkmalen resultiert und nicht nur aus bereits Bekanntem – ein Indiz gegen die rückschauende Verneinung der erfinderischen Tätigkeit sein. ⁹⁾ Bei Auswahlerfindungen spricht die exakte und überraschende Wirkung im ausgewählten Bereich gegen Ex-post-Argumente, sofern sie den gesamten beanspruchten Bereich trägt. ¹⁰⁾

Die Rechtsprechung des UPC/EPG knüpft an denselben objektiven Prüfungsmaßstab an. Sie verlangt eine Begründung, warum die Fachperson einen bestimmten Stand der Technik als realistischen Ausgangspunkt gewählt hätte, und warnt vor rückschauender Kombination und Aufgabenformulierung. Fehlen Motivation oder besteht eine verneinte Motivation wegen erheblicher Unsicherheiten oder praktischer Schwierigkeiten, ist Naheliegen zu verneinen. ¹¹⁾

In der Begründungspraxis empfiehlt sich eine transparente, schrittweise Darstellung: warum ein Ausgangspunkt realistisch ist; welche Unterschiede bestehen; welche technischen Wirkungen diesen Unterschieden kausal zuzuordnen sind; wie daraus eine lösungsneutrale Aufgabe entsteht; und worin die konkrete Veranlassung zur beanspruchten Lösung liegt. Verallgemeinernde Formeln („konnte übertragen werden“) sind durch technisch begründete Beweggründe zu ersetzen. Wo nachvollziehbare Veranlassung fehlt, eine Kombination erst im Lichte der Lösung plausibel erscheint oder die Aufgabe Lösungsteile vorwegnimmt, spricht dies gegen eine Ex-post-freie Begründung.

Bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ist eine Auslegung der Entgegenhaltungen zu vermeiden, die durch das von der Erfindung gelöste Problem beeinflusst ist, wenn dieses Problem in diesen Entgegenhaltungen weder erwähnt noch nahegelegt wird; ein solcher Ansatz beruht lediglich auf einer ex-post-facto-Analyse. Wird bei der Formulierung der technischen Aufgabe auf eine Wirkung abgestellt, die in den Entgegenhaltungen weder erwähnt noch nahegelegt ist, ist eine ex-post-facto-Analyse zu vermeiden.¹²⁾

Artikel 56 (1) EPÜ → Anforderungen an die erfinderische Tätigkeit
Erklärt, dass eine Erfindung als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend gilt, wenn sie sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt.

→ Aufgabe-Lösungs-Ansatz
Methodik zur Vermeidung rückschauender Verzerrungen.