Art. 52 EPÜ enthält in Absatz (2) a) - d) [→ Nicht patentierbare Erfindungen] eine nicht erschöpfende Aufzählung von Beispielen dafür, was nicht als Erfindungen angesehen wird. Hierzu zählen die unter a) genannten „Entdeckungen, wissenschaftlichen Theorien und mathematischen Methoden“. Die angeführten Beispiele haben eines gemeinsam: Sie beziehen sich allesamt auf Tätigkeiten, die nicht auf ein unmittelbares technisches Ergebnis abzielen, sondern vielmehr abstrakter und geistiger Natur sind.¹⁾

Eine Entdeckung ist nach Art. 52 Abs. 2 Buchst. a, Abs. 3 EPÜ als solche ebenso wie eine wissenschaftliche Theorie oder eine mathematische Methode dem Patentschutz nicht zugänglich.²⁾

Wird eine neue Eigenschaft eines bekannten Materials oder Erzeugnisses festgestellt, so handelt es sich lediglich um eine Entdeckung, die nicht patentierbar ist, weil eine Entdeckung als solche keine technische Wirkung hat und damit keine Erfindung im Sinne des Art. 52 (1) EPÜ ist. Wird für diese Eigenschaft jedoch eine praktische Verwertung gefunden, so handelt es sich um eine Erfindung, die möglicherweise patentierbar ist. Das Auffinden eines vorher unbekannten Stoffs in der Natur ist ebenfalls eine bloße Entdeckung und folglich nicht patentierbar. Kann aber nachgewiesen werden, dass ein in der Natur aufgefundener Stoff eine technische Wirkung aufweist, so könnte er patentierbar sein. Wenn entdeckt wird, dass ein in der Natur aufgefundener Mikroorganismus ein Antibiotikum erzeugt, könnte auch der Mikroorganismus selbst als ein Aspekt der Erfindung patentierbar sein. Ebenso könnte ein Gen, das in der Natur aufgefunden wird, patentierbar sein, wenn sich eine technische Wirkung dieses Gens herausstellt, z. B. seine Verwendung bei der Herstellung eines bestimmten Polypeptids oder in der Gentherapie.³⁾

Die Tatsache, dass die dem beanspruchten Gegenstand zugrunde liegende Idee in einer Entdeckung liegt, bedeutet nicht zwangsläufig, dass der beanspruchte Gegenstand eine Entdeckung „als solche“ ist.⁴⁾

Bei der Entdeckung einer bislang unbekannten magnetischen Kraft, die allgemein anerkannte Theorien wie die Heisenbergsche Unschärferelation oder auch Einsteins Relativitätstheorie widerlegt handelt es sich um wissenschaftliche Theorien bzw. die Entdeckung von Naturgesetzen, die sich von den anerkannten Theorien unterschieden. Ein darauf beruhender Gegenstand ist nicht patentierbar, solange nicht nachgewiesen wird, dass er technischer Art ist und dass die Erfindung auf Verfahren oder Vorrichtungen angewandt werden kann.⁵⁾

Anders als es der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten für das amerikanische Patentrecht entschieden hat ⁶⁾, ist jedoch eine Lehre zum technischen Handeln, die die Nutzung einer Entdeckung zur Herbeiführung eines bestimmten Erfolgs lehrt, nach europäischem - und deutschem - Recht dem Patentschutz unabhängig davon zugänglich, ob die Lehre über die Nutzung des aufgedeckten naturgesetzlichen Zusammenhangs hinaus einen „erfinderischen Überschuss“ enthält. Denn jedes technische Handeln beruht auf der zielgerichteten Nutzung von Naturgesetzen, so dass es sich verbietet, bei der - auch für den Patentschutz computerimplementierter Erfindungen maßgeblichen - Prüfung der Frage, ob die gelehrte technische Lösung des Problems auf erfinderischer Tätigkeit beruht, die Frage außer Betracht zu lassen, ob dem Fachmann die Erkenntnis einer physikalischen, chemischen oder biologischen Gesetzmäßigkeit, die die Grundlage der technischen Lehre der Erfindung bildet, nahegelegt war.⁷⁾

Die selektive Besetzung eines Hormonrezeptors kann nicht als therapeutische Anwendung gelten; die Entdeckung, dass eine Substanz sich selektiv an den Serotoninrezeptor bindet, auch wenn dies einen wichtigen Schritt für das Wissen in der Medizin bedeute, erfordere immer noch eine praktische Anwendung als definierte, reale Behandlung einer pathologischen Erkrankung, um einen realen Beitrag zum Stand der Technik darzustellen und um als dem Patentschutz würdige Erfindung gelten zu können.⁸⁾)

• Patentierungsausschluß