Regel 36 (1) EPÜ des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ) beschreibt, dass der Anmelder eine Teilanmeldung zu jeder anhängigen früheren europäischen Patentanmeldung einreichen kann.

Unstreitig ist, dass das Europäische Patentübereinkommen keine Definition des Begriffs der „anhängigen europäischen Patentanmeldung“ enthält. Insbesondere definiert das EPÜ nicht die Zeitpunkte, zu denen die Anhängigkeit einer Anmeldung in allen vorstellbaren Situationen beginnt bzw. endet. Daher ist mit Blick auf die Vorlagefrage eine Auslegung des Begriffs der „anhängigen europäischen Patentanmeldung“ erforderlich.¹⁾

Wird eine Teilanmeldung zu einer Anmeldung eingereicht, die selbst bereits eine Teilanmeldung ist, so genügt es, dass die letztgenannte am Einreichungstag der zweiten Teilanmeldung noch anhängig ist.²⁾

Eine Anmeldung ist bis zu (damit aber nicht mehr an) dem Tag anhängig, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Patenterteilung hingewiesen wird: Mit der Veröffentlichung des Erteilungshinweises verleiht ab diesem Tag nicht mehr die Anmeldung, sondern das erteilte Patent dieselben Rechte wie ein entsprechendes nationales Patent, sodass der anhängige Status der europäischen Patentanmeldung normalerweise an dem Tag endet, der dem Tag der Veröffentlichung des Erteilungshinweises vorausgeht.³⁾ Eine Teilanmeldung kann am Tag der Veröffentlichung des Erteilungshinweises selbst nicht mehr eingereicht werden, weil das Patent von diesem Zeitpunkt an dem Einfluss des Anmelders und des Europäischen Patentamts entzogen und wie ein von einer nationalen Behörde erteiltes Patent zu behandeln ist.⁴⁾ Der anhängige Status endet deshalb am Tag vor der Veröffentlichung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents im Europäischen Patentblatt.⁵⁾

Sobald ein europäisches Patent entsteht, hört die zugrunde liegende Patentanmeldung auf zu bestehen; zwischen der Phase einer anhängigen Patentanmeldung und der eines erteilten europäischen Patents gibt es keine Überschneidung. Besteht ein europäisches Patent, ist die entsprechende Patentanmeldung nicht mehr anhängig; ist umgekehrt eine Patentanmeldung noch anhängig, ist das Patent noch nicht entstanden.⁶⁾

Nach Artikel 106 (1) EPÜ [→ Aufschiebende Wirkung der Beschwerde] hat die Beschwerde gegen den Erteilungsbeschluss aufschiebende Wirkung; ob dies stets und unabhängig von ihrem späteren Ausgang zur Folge hat, dass das Erteilungsverfahren im Sinne der Regel 25 EPÜ 1973 (Regel 36 (1) EPÜ) während des gesamten Beschwerdeverfahrens anhängig bleibt, wird in der Rechtsprechung nicht einheitlich beurteilt. Nach einer Auffassung entfaltet die angefochtene Entscheidung erst mit dem Abschluss des Beschwerdeverfahrens Rechtswirkung, sodass das Erteilungsverfahren bis zu diesem späteren Zeitpunkt anhängig bleibt, ohne dass es auf die Zulässigkeit der Beschwerde oder auf eine Beschwer des Beschwerdeführers ankäme.⁷⁾ Nach der anderen Auffassung bewirkt die aufschiebende Wirkung demgegenüber nur, dass die normalerweise an die angefochtene Entscheidung anknüpfenden Rechtsfolgen einstweilen eingefroren werden, ohne die Erteilungsentscheidung selbst aus der Welt zu schaffen; wird die Beschwerde als unzulässig verworfen, tritt rückwirkend derselbe Rechtszustand ein, als sei keine Beschwerde eingelegt worden, sodass das Erteilungsverfahren während des Beschwerdeverfahrens nicht als anhängig gilt.⁸⁾

Wird dagegen über die Zulässigkeit und Begründetheit einer gegen den Erteilungsbeschluss gerichteten Beschwerde in der Sache entschieden, ist die Anmeldung jedenfalls bis zu dem Zeitpunkt anhängig, zu dem diese Entscheidung ergeht.⁹⁾ Wird der Erteilungsbeschluss im Wege der Abhilfe nach Artikel 109 (1) EPÜ revidiert, eröffnet die Abhilfeentscheidung eine vollständige Neubeurteilung der Patentierbarkeit des beanspruchten Gegenstands, unabhängig davon, ob die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung ausdrücklich angeordnet wird oder sich die schriftliche Begründung auf eine einzelne Rechtsfrage beschränkt; das Erteilungsverfahren bleibt deshalb bis zum Erlass der Abhilfeentscheidung anhängig.¹⁰⁾

Wird die Veröffentlichung des Hinweises auf die Erteilung des Patents infolge einer gegen die Erteilungsentscheidung selbst eingelegten Beschwerde gelöscht, bleibt die frühere Anmeldung ungeachtet des Ausgangs dieses Beschwerdeverfahrens anhängig, weil aus ihr weiterhin materielle Rechte, namentlich der vorläufige Schutz, hergeleitet werden; maßgeblich ist nicht, ob ein Beschwerdeverfahren gegen die Erteilung anhängig ist, sondern ob die Anmeldung selbst noch besteht, und diese Frage hängt nicht vom späteren Ausgang der Beschwerde ab.¹¹⁾

Eine Teilanmeldung kann nicht mehr wirksam eingereicht werden, wenn die Stammanmeldung zurückgenommen worden ist, als zurückgenommen gilt oder zurückgewiesen worden ist.¹²⁾

Eine europäische Patentanmeldung, die durch eine Entscheidung der Prüfungsabteilung zurückgewiesen wurde, ist, wenn keine Beschwerde eingelegt worden ist, noch bis zum Ablauf der Beschwerdefrist anhängig im Sinne der Regel 25 EPÜ 1973 (R. 36 (1) EPÜ).¹³⁾

Legt der Anmelder Beschwerde ein, kann der Zurückweisungsbeschluss erst mit Abschluss des Beschwerdeverfahrens wirksam werden. Da die Vorschriften über die Einreichung von Teilanmeldungen auch im Beschwerdeverfahren Anwendung finden (Regel 100 (1)), kann auch noch während des Beschwerdeverfahrens eine Teilanmeldung eingereicht werden. In allen diesen Fällen ist eine weitere Voraussetzung für die Einreichung einer Teilanmeldung, dass mindestens eine der Fristen nach Regel 36 (1) a) und Regel 36 (1) b) noch nicht abgelaufen ist.¹⁴⁾

Legt der Anmelder gegen die Zurückweisung der früheren Anmeldung form- und fristgerecht Beschwerde ein, wird die Zurückweisungsentscheidung nicht bereits mit Ablauf der zweimonatigen Beschwerdefrist rechtskräftig; maßgeblich für die Anhängigkeit ist, ob im Zeitpunkt der Einreichung der Teilanmeldung noch materielle Rechte aus der Stammanmeldung bestehen. Wird innerhalb der viermonatigen Frist zur Einreichung der Beschwerdebegründung keine Begründung eingereicht, wird die Zurückweisungsentscheidung erst mit Ablauf dieser Frist rechtskräftig; erst von diesem späteren Zeitpunkt an steht kein ordentliches Rechtsmittel mehr offen und die Sache wird res iudicata. Eine Teilanmeldung, die eingereicht wird, während die Frist zur Einreichung der Beschwerdebegründung noch läuft, ist deshalb wirksam eingereicht, selbst wenn die Beschwerde später mangels Begründung als unzulässig verworfen wird.¹⁵⁾ Wird die Teilanmeldung dagegen erst nach Ablauf der Frist zur Einreichung der Beschwerdebegründung eingereicht, kann die frühere Anmeldung zu diesem Zeitpunkt nicht mehr Gegenstand einer sachlichen Prüfung werden und gilt bereits als endgültig zurückgewiesen; sie kann dann nicht als Stammanmeldung einer wirksamen Teilanmeldung dienen.¹⁶⁾

Eine europäische Patentanmeldung, die Gegenstand einer Zurückweisungsentscheidung ist und gegen die Beschwerde eingelegt, diese Beschwerde aber zurückgenommen wurde, ist nach Wirksamwerden der Rücknahme der Beschwerde nicht mehr anhängig im Sinne von Regel 36 (1) EPÜ; aus ihr können nach diesem Zeitpunkt keine wirksamen Teilanmeldungen mehr eingereicht werden.¹⁷⁾

Werden nach Stattgabe eines Überprüfungsantrags nach Artikel 112a EPÜ Hilfsverfahren zur Prüfung eines Berichtigungsantrags eingeleitet, entstehen aus der zugrunde liegenden Anmeldung materielle Rechte wie das Recht zur Einreichung einer Teilanmeldung erst wieder, wenn das Beschwerdeverfahren nach Stattgabe des Berichtigungsantrags tatsächlich wiedereröffnet wird; bleibt der Berichtigungsantrag ohne Erfolg, bleibt es bei der Beendigung der Anhängigkeit und der Unmöglichkeit, wirksame Teilanmeldungen einzureichen.¹⁸⁾

Gilt die frühere Anmeldung wegen Versäumung einer Frist als zurückgenommen [→ Feststellung eines Rechtsverlusts], endet ihre Anhängigkeit im Sinne der Regel 36 (1) EPÜ schon mit dem Ablauf der versäumten Frist selbst, nicht erst mit dem Ablauf der zweimonatigen Frist zur Stellung eines Antrags auf Entscheidung nach Regel 112 (2) EPÜ. Die zu Regel 36 (1) EPÜ ergangene Rechtsprechung, wonach eine zurückgewiesene Anmeldung bis zum Ablauf der Beschwerdefrist anhängig bleibt, beruht darauf, dass gegen die Zurückweisung als Entscheidung eines erstinstanzlichen Organs ein ordentliches Rechtsmittel eröffnet ist; sie lässt sich auf die Fiktion der Zurücknahme nicht übertragen, weil diese kraft Gesetzes eintritt und einer Beschwerde dagegen nur die Überprüfung offensteht, ob ihre Voraussetzungen erfüllt sind, nicht aber eine eigene Sachentscheidung an die Stelle der Vorinstanz treten kann; ein der Beschwerdefrist entsprechender Schwebezustand besteht bei der Fiktion der Zurücknahme deshalb nicht.¹⁹⁾

Eine Anmeldung, die wegen Nichtzahlung einer Jahresgebühr als zurückgenommen gilt, ist weder während der Frist für die Stellung eines Antrags auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand wegen dieser Nichtzahlung noch in dem Zeitraum anhängig, der auf die Stellung eines solchen – letztlich zurückgewiesenen – Antrags folgt. Der Antrag auf Wiedereinsetzung entfaltet, anders als eine Beschwerde gegen eine Zurückweisungsentscheidung nach Artikel 106 (1) EPÜ [→ Aufschiebende Wirkung der Beschwerde], keine aufschiebende Wirkung, weil die Fiktion der Zurücknahme kraft Gesetzes eintritt, ohne dass es einer Entscheidung des Amts bedürfte; wer Wiedereinsetzung beantragt, macht nicht geltend, die Zurücknahmefiktion sei rechtsfehlerhaft, sondern begehrt, von deren Folgen im konkreten Einzelfall befreit zu werden, und sucht damit keinen ordentlichen Rechtsbehelf gegen eine Entscheidung des Amts. Erst die Stattgabe des Antrags beseitigt die eingetretene Rücknahmefiktion rückwirkend; bleibt der Antrag erfolglos, verbleibt es bei ihr.²⁰⁾

Eine Anmeldung ist ferner ab dem Zeitpunkt ihrer – freiwilligen – Zurücknahme nicht mehr anhängig. Zwischen einer solchen Zurücknahme und der Fiktion der Zurücknahme wegen Fristversäumnis besteht insoweit kein Unterschied, weil in beiden Fällen keine Entscheidung des Amts über die Beendigung des Verfahrens ergeht: Bei der Zurücknahme kommt das Amt lediglich der Erklärung des Anmelders nach, ohne dass ihm dabei ein eigener Entscheidungsspielraum zukäme. Ebenso wenig wie ein Antrag auf Wiedereinsetzung macht deshalb ein Antrag auf Berichtigung der Zurücknahmeerklärung nach Regel 139 EPÜ die Anmeldung erneut anhängig, solange über ihn nicht positiv entschieden ist: Die einer Berichtigung zugesprochene Rückwirkung beseitigt frühere Verfahrenswirkungen nicht, sondern lässt das berichtigte Schriftstück erst ab dem Zeitpunkt der Berichtigung und für die Zukunft als von Anfang an in der berichtigten Fassung eingereicht gelten.²¹⁾

Eine internationale Anmeldung, die die Erfordernisse des Artikels 22 PCT für den Eintritt in die europäische Phase nicht erfüllt, ist nicht vor dem Europäischen Patentamt anhängig und kann deshalb nicht als anhängige frühere europäische Patentanmeldung im Sinne der Regel 36 (1) EPÜ angesehen werden.²²⁾

Der anhängige Status einer früheren europäischen Patentanmeldung bedeutet nicht, dass zu ihr stets eine Teilanmeldung eingereicht werden kann; das kann durch verfahrensrechtliche Vorschriften ausgeschlossen sein. So geht Artikel 23 (1) PCT, wonach kein Bestimmungsamt die internationale Anmeldung vor Ablauf der Frist nach Artikel 22 PCT bearbeiten darf, nach Artikel 150 (2) EPÜ als spezielleres Recht der Regel 25 EPÜ 1973 (Regel 36 (1) EPÜ) vor und verhindert die Einreichung von Teilanmeldungen zu anhängigen Euro-PCT-Anmeldungen, bevor diese vom Europäischen Patentamt als benanntem oder ausgewähltem Amt bearbeitet werden.²³⁾

Besteht mangels eines Antrags auf vorzeitige Bearbeitung bis zum Ablauf der 31-Monatsfrist nach Regel 159 (1) EPÜ und Artikel 22 PCT ein Bearbeitungsverbot für die Euro-PCT-Anmeldung, gilt diese bis zum Ablauf der Frist nicht als anhängige europäische Anmeldung; eine vor Fristablauf eingereichte Teilanmeldung ist deshalb unzulässig, weil die Teilung einer internationalen Anmeldung in dieser Phase nicht vorgesehen ist.²⁴⁾ Das Fehlen einer im vorgenannten Sinne anhängigen Stammanmeldung kann im Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren gegen die gleichwohl erteilte Teilanmeldung nicht als Einspruchsgrund nach Artikel 100 c) EPÜ gerügt werden, weil sich diese Vorschrift auf den technischen Inhalt der Stammanmeldung bezieht, nicht auf deren Anhängigkeit; die wirksame Inanspruchnahme der Priorität nach Artikel 87 (2) EPÜ setzt ebenfalls nur eine wirksame Voranmeldung voraus, nicht eine wirksame Stammanmeldung.²⁵⁾

Eine Frist im Sinne des Artikels 122 (1) EPÜ setzt eine gesetzlich bestimmte Zeitspanne für die Vornahme einer bestimmten Verfahrenshandlung voraus, während bei einer Bedingung die Dauer des Zeitraums, innerhalb dessen die Handlung vorzunehmen ist, erst durch den Eintritt eines bestimmten Umstands bestimmt wird; Regel 36 (1) EPÜ (Regel 25 (1) EPÜ 1973) legt deshalb keine Frist für die Einreichung einer Teilanmeldung fest, sondern die Bedingung, dass die frühere europäische Patentanmeldung noch anhängig ist, und legt damit keine Frist im Sinne des Artikels 122 EPÜ auf.²⁶⁾ Regel 36 (1) EPÜ identifiziert vielmehr nur einen Zeitpunkt im Erteilungsverfahren, nach dem eine Teilanmeldung nicht mehr eingereicht werden kann; da das EPÜ für die Einreichung einer Teilanmeldung keine Frist setzt, kann auch keine Frist versäumt werden, und da das EPÜ den Anmelder nicht zur Einreichung einer Teilanmeldung verpflichtet, kann auch keine fristgebundene Handlung unterbleiben, die noch nachzuholen wäre; die Hauptvoraussetzung für eine erfolgreiche Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach Artikel 122 (1) EPÜ liegt deshalb nicht vor.²⁷⁾

Regel 36 (1) EPÜ (Regel 25 (1) EPÜ 1973) stellt ein materiellrechtliches Erfordernis auf, das bei Einreichung einer Teilanmeldung erfüllt sein muss; eine Beschwerdekammer ist nicht befugt, einen Anmelder von der Erfüllung dieses materiellrechtlichen Erfordernisses zu befreien. Materielle Rechte werden in einer Teilanmeldung erst mit deren tatsächlichem Einreichungstag begründet; materielle Rechte, die in der Stammanmeldung verloren gegangen sind, können deshalb nicht durch Anwendung des Artikels 122 EPÜ in der Teilanmeldung wiederhergestellt werden.²⁸⁾ Weder die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach Artikel 122 EPÜ noch die Weiterbehandlung nach Artikel 121 EPÜ stehen offen, wenn die Einreichung einer Teilanmeldung dem materiellrechtlichen Erfordernis einer anhängigen früheren europäischen Patentanmeldung nach Regel 36 (1) EPÜ nicht genügt.²⁹⁾

Anders verhält es sich mit den in der zwischen 1. April 2010 und 31. März 2014 geltenden Fassung der Regel 36 (1) a) und b) EPÜ zusätzlich bestimmten Fristen zur freiwilligen bzw. obligatorischen Teilung [→ Obligatorische Teilung]: Aus der Zusammenschau von Artikel 122 (1), Regel 136 (2) und Regel 135 (3) EPÜ ergibt sich, dass es sich bei diesen zeitlichen Schranken – anders als beim Erfordernis der Anhängigkeit der früheren Anmeldung – um Fristen im Sinne des Artikels 122 EPÜ handelt, für die Wiedereinsetzung beantragt werden kann.³⁰⁾

Das Recht zur Einreichung einer Teilanmeldung ist kein aus dem materiellen Recht auf das europäische Patent nach Artikel 60 (1) EPÜ abgeleitetes Recht, sondern ein Verfahrensrecht, das sich allein aus der Stellung als Anmelder der früheren Anmeldung ergibt. Die aufgrund der Stammanmeldung erworbene Rechtsposition erstreckt sich auf die Teilanmeldung, ist aber zugleich auf die Rechte beschränkt, die an der Stammanmeldung im Zeitpunkt der Einreichung der Teilanmeldung bestehen. Die Eingangsstelle hat deshalb bei der Prüfung der formellen Erfordernisse einer Teilanmeldung nicht nur die Anhängigkeit der früheren Anmeldung zu prüfen, sondern auch, ob der Anmelder der Teilanmeldung mit dem Anmelder der früheren Anmeldung identisch und damit zu ihrer Einreichung berechtigt ist.³¹⁾

Reichen zwei oder mehr Personen eine Anmeldung gemeinsam ein, erwerben sie infolge des Einheitsgrundsatzes des Artikels 118 EPÜ keine andere Verfahrensstellung als die eines einzigen Anmelders, weil sonst jeder von ihnen unterschiedliche und widersprüchliche Verfahrenshandlungen vornehmen könnte, einschließlich der Einreichung unterschiedlicher Fassungen des zu erteilenden Patents. Wurde die frühere Anmeldung daher von zwei oder mehr Anmeldern gemeinsam eingereicht und sind die Erfordernisse des Artikels 61 EPÜ oder der Regel 22 (3) EPÜ nicht erfüllt, steht das Recht zur Einreichung einer Teilanmeldung nach Artikel 76 EPÜ nur den eingetragenen Anmeldern der früheren Anmeldung gemeinsam zu, nicht einem von ihnen allein oder einem Teil von ihnen.³²⁾

Regel 22 (3) EPÜ, wonach ein Rechtsübergang gegenüber dem Amt erst mit Vorlage der Nachweise wirksam wird, findet auf eine Gesamtrechtsnachfolge keine Anwendung: Bei einer Verschmelzung oder einem vergleichbaren gesetzlichen Übergang, bei dem das gesamte Vermögen vereinigt bleibt, erwirbt der Gesamtrechtsnachfolger die Verfahrensstellung des Anmelders unmittelbar mit dem Wirksamwerden der Rechtsnachfolge, ohne dass es einer vorherigen Registrierung, eines Nachweises oder der Zahlung einer Gebühr bedürfte. Eine als Teilanmeldung eingereichte Anmeldung ist deshalb auch dann von denselben Anmeldern wie die Stammanmeldung eingereicht, wenn einer der gemeinsamen Anmelder zwischenzeitlich im Wege der Gesamtrechtsnachfolge durch seinen Rechtsnachfolger ersetzt wurde.³³⁾

In besonders gelagerten Fällen kann eine Teilanmeldung ausnahmsweise auch von einer anderen Person als dem eingetragenen Anmelder der Stammanmeldung eingereicht werden, wenn dieser sein Recht an dem in der Teilanmeldung beanspruchten Gegenstand bereits durch eine Abtretungserklärung anerkannt hat, mag diese auch den Formerfordernissen des Artikels 72 EPÜ nicht in vollem Umfang genügen, und damit zu erkennen gegeben hat, dass er für diesen Gegenstand keinen Patentschutz mehr beansprucht. Das gilt auch, wenn die Abtretung auf eine gerichtliche Anordnung in einem Nichtvertragsstaat zurückgeht, weil der Anmelder der Stammanmeldung damit sein fehlendes Interesse an dem übertragenen Gegenstand selbst zum Ausdruck gebracht hat, anders als im Fall der Anmeldung durch einen Nichtberechtigten nach Artikel 61 EPÜ, wo ein Dritter die frühere Anmeldung auch gegen den ausdrücklichen Willen des ersten Anmelders übernehmen kann.³⁴⁾

Während der Aussetzung des Erteilungsverfahrens zur früheren Anmeldung nach Regel 14 EPÜ [→ Aussetzung des Verfahrens] ist der Anmelder nicht berechtigt, eine Teilanmeldung zu dieser Anmeldung einzureichen, weil sich das Recht zur Einreichung einer Teilanmeldung ausschließlich von der Stammanmeldung ableitet.

Ist eine Sache im Prüfungs- oder Beschwerdeverfahren entscheidungsreif, gebietet der Grundsatz der Verfahrensökonomie keine Zurückstellung der Entscheidung im Hinblick auf eine beabsichtigte, angekündigte oder vorbehaltene Teilanmeldung.

• CA/D 2/09 vom 25.3.2009, ABl. EPA 2009, 296
• CA/D 3/09 vom 25.3.2009, ABl. EPA 2009, 299

• CA/D 20/09 vom 27.10.2009, ABl. EPA 2009, 582

• Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 20. August 2009 über die Änderung der Regel 36 (1) und (2) EPÜ (europäische Teilanmeldungen) und Folgeänderungen der Regeln 57 a) und 135 (2) EPÜ, ABl. EPA 2009, 481

• Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 15. Oktober 2009 über Änderungen der Ausführungsverordnung zum Europäischen Patentübereinkommen, ABl. EPA 2009, 533

• Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 26. Oktober 2009 zur Feststellung des Datums des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zur Fristberechnung nach Regel 36 (1) EPÜ ab 1. April 2010, ABl. EPA 2009, 601

• Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 29. Juni 2010 über Mitteilungen nach der geänderten Regel 161 EPÜ

• Präsentation des EPA "Änderungen des EPÜ - Teilanmeldungen" (PDF, 2.9 MB)

Regel 36 EPÜ → Europäische Teilanmeldungen
Legt fest, dass der Anmelder eine Teilanmeldung zu jeder anhängigen früheren europäischen Patentanmeldung einreichen kann.