Der Could/Would-Ansatz ist die dritte Stufe des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes des EPA. Er beantwortet nicht die Frage, ob die Fachperson die beanspruchte Lösung hätte verwirklichen können, sondern ob sie sie im Lichte des Stand der Technik tatsächlich gewählt hätte, weil sie hierzu veranlasst war und sich einen konkreten technischen Vorteil oder eine Verbesserung versprach. Die Prüfung erfolgt aus Sicht der Fachperson am Tag vor wirksamem Anmeldetag bzw. Prioritätstag, frei von rückschauender Betrachtung. ¹⁾

Auch wenn die Could-Frage im Rahmen des Could/Would-Ansatzes häufig nur einer geringen oder gar keiner Begründung bedarf, darf sie nicht außer Acht gelassen werden, wenn nicht ohne Weiteres ein realistischer Pfad oder ein gangbarer Weg vom Ausgangspunkt zur beanspruchten Erfindung ersichtlich ist; dies ist der Fall, wenn sich die unterscheidenden Merkmale nicht in vertretbarer Weise mit dem nächstliegenden Stand der Technik kombinieren lassen, um zur beanspruchten Erfindung zu gelangen. In einer solchen Situation wird die Erfindung durch diesen Stand der Technik nicht naheliegend gemacht, und die Frage, ob die unterscheidenden Merkmale gegenüber dem nächstliegenden Stand der Technik eine technische Wirkung erzielen, ist im Wesentlichen bedeutungslos. Die Would-Frage setzt in Wirklichkeit voraus, dass die Could-Frage bejaht wird, auch wenn sie in einfachen Konstellationen kaum einer gesonderten Begründung bedarf; regelmäßig ist es leichter zu zeigen, dass die Fachperson den nächstliegenden Stand der Technik hätte abändern können, als nachzuweisen, dass sie dies auch getan hätte. Steht ein allgemeiner Allzweckcomputer als Ausgangspunkt fest und besteht die beanspruchte Lehre im Wesentlichen in der Implementierung eines Computerprogramms als solchem, bedarf die Could-Frage nur in geringem Maße einer Begründung.²⁾

Ausgangspunkt der Prüfung ist ein realistischer nächstliegender Stand der Technik und die zuvor ermittelte Objektive technische Aufgabe. Nur wenn der Stand der Technik – ausdrücklich oder implizit – eine Anregung enthält, diesen Ausgangspunkt in Richtung der beanspruchten Merkmalskombination zu verändern, liegt Naheliegen vor. Eine rein theoretische Möglichkeit reicht nicht; erforderlich ist eine nachvollziehbare Veranlassung der Fachperson, die beanspruchte Lösung in Erwartung eines technischen Vorteils zu wählen. ³⁾

Die Veranlassung kann aus vielen Quellen stammen: aus einer klaren Lehre oder einem Hinweis in einer Entgegenhaltung, aus dem allgemeinen Fachwissen oder aus einem fachüblichen Ziel wie der Reduktion von Kosten, Energieverbrauch oder Bauraum. Entscheidend ist, dass diese Motivation bereits vorlag und nicht erst durch Kenntnis der Erfindung konstruiert wird. Ein implizit erkennbarer Anreiz genügt, wenn er für die Fachperson unmittelbar einsichtig ist. ⁴⁾

Bei mehreren gangbaren Lösungswegen ist zu prüfen, ob der konkrete Weg zur beanspruchten Lösung eine naheliegende Wahl darstellte. Stehen zahlreiche Alternativen ohne klare Präferenz nebeneinander, fehlt es häufig an der spezifischen Veranlassung; dann spricht dies gegen Naheliegen. Umgekehrt kann in „Einbahnstraßen-Situationen“ die Wahl des einzigen verbleibenden Wegs naheliegen, auch wenn ein zusätzlicher, lediglich „bonusartiger“ Effekt eintritt. ⁵⁾

Die Analyse kann schrittweise erfolgen. Erfordert die vollständige Lösung mehrere Änderungen, bleibt sie naheliegend, wenn jeder Zwischenschritt im Lichte des bereits Erreichten und der noch offenen Restaufgabe für die Fachperson nahelag. Schematische Zergliederungen oder nachträglich konstruierte Ketten sind zu vermeiden; maßgeblich ist eine lebensnahe Betrachtung der tatsächlichen Entwicklungsmöglichkeiten. ⁶⁾

Für das Heranziehen mehrerer Entgegenhaltungen gilt, dass die Kombination selbst naheliegen muss. Es ist zu würdigen, ob die Dokumente aus angrenzenden Gebieten stammen, ob sie einander verweisen, ob sie kompatible Lehren enthalten und ob die Fachperson sie zur Lösung der formulierten Aufgabe miteinander in Verbindung gebracht hätte. Eine bloße Aneinanderreihung ohne funktionelle Wechselwirkung genügt nicht; eine echte Kombination mit Synergie kann hingegen naheliegen, wenn die Veranlassung zur Kombination besteht. ⁷⁾

Für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit kommt es entscheidend darauf an, ob die beanspruchte Lösung im Lichte des Stands der Technik nahelag, nicht hingegen darauf, ob die Lösungselemente einem herangezogenen Sekundärdokument unmittelbar und eindeutig zu entnehmen sind.⁸⁾

Bei Mischansprüchen mit technischen und nichttechnischen Merkmalen wird der Could/Would-Ansatz im Rahmen des COMVIK-Ansatzes angewandt. Nichttechnische Zielsetzungen dürfen als Rahmenbedingungen in die Aufgabenformulierung einfließen; ausschlaggebend ist dann, ob die fachgerechte technische Umsetzung dieser Vorgaben für die Fachperson nahelag. Fehlt für die technischen Implementierungsmerkmale eine Veranlassung, ist der Anspruch nicht naheliegend, auch wenn die nichttechnische Idee selbst naheliegt. ⁹⁾

Die Rechtsprechung des UPC/EPG korrespondiert mit dem Would-Erfordernis über den Begriff der „Veranlassung“ oder „Motivation“. Ausgehend von einem realistischen Ausgangspunkt ist zu prüfen, ob der Fachmann die beanspruchte Lösung als nächsten Entwicklungsschritt in Betracht gezogen hätte; Unsicherheiten, erheblicher Aufwand oder fehlende Erfolgserwartung können die Motivation entfallen lassen. ¹⁰⁾

„Obvious to try“ ist vom Would-Maßstab zu trennen. Ein bloßes Ausprobieren genügt nicht; erforderlich ist eine vernünftige, auf Fachwissen gestützte Erwartung, dass der Versuch zur Lösung der objektiven Aufgabe führt. Dies ist besonders auf der biotechnologischen Linie mit der angemessenen Erfolgserwartung verknüpft; reine Hoffnung reicht nicht, übermäßige Unwägbarkeiten sprechen gegen Naheliegen. ¹¹⁾

Sekundäre Gesichtspunkte können die Would-Würdigung stützen, sie ersetzen sie aber nicht. Unerwartete technische Effekte, das Fehlen einer klaren Alternative, ein lange ungelöstes Bedürfnis oder Fehlanreize im Stand der Technik sind bei der Gesamtwürdigung zu berücksichtigen; gleichwohl bleibt der Kern die vorveröffentlichte Motivation zur beanspruchten Lösung. ¹²⁾

Die sprachliche Ausgestaltung der Begründung sollte die Veranlassung eindeutig benennen. Formulierungen wie „Die Fachperson hätte die Lehre aus D2 herangezogen, um das in D1 beschriebene System effizienter zu gestalten, weil D2 dieselbe technische Wirkung für ein analoges Problem verspricht“ sind den vagen Wendungen „konnte“ oder „ließ sich übertragen“ vorzuziehen. Damit wird transparent, dass nicht das bloße Können, sondern das begründete Wollen der Fachperson den Ausschlag gibt.

Ohne eine zielführende Anleitung können fachübliche „Spielräume“ bei der Nacharbeitung des Standes der Technik nichts ändern.¹³⁾

Artikel 56 (1) EPÜ → Anforderungen an die erfinderische Tätigkeit
Erklärt, dass eine Erfindung als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend gilt, wenn sie sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt.