Als Bonus-Effekt (auch „Extra-Effekt“) wird eine zusätzliche, vorteilhafte Wirkung bezeichnet, die sich bei Verwirklichung einer an sich naheliegenden Lösung einstellt. Ein solcher Zusatznutzen verleiht dem beanspruchten Gegenstand keine erfinderische Qualität, wenn die Lösung bereits aus dem Stand der Technik in naheliegender Weise zu wählen war – typischerweise in einer Einbahnstraßen-Situation, in der die Fachperson mangels sinnvoller Alternativen denselben Weg gegangen wäre. ¹⁾

Diese Rechtsprechung betrifft typischerweise Einbahnstraßen-Situationen ohne praktikable Alternativen und ist nicht ohne Weiteres auf Konstellationen mit mehreren technischen Effekten übertragbar, ohne deren jeweilige technische und praktische Bedeutung gesondert zu würdigen.²⁾

Der Bonus-Effekt ist von der unerwarteten technischen Wirkung abzugrenzen. Eine unerwartete Wirkung kann die erfinderische Tätigkeit stützen, wenn sie aus den anspruchsbegründenden Unterscheidungsmerkmalen – gegebenenfalls in ihrem Zusammenwirken – kausal hervorgeht, über den gesamten Schutzbereich eintritt und nicht bereits aus im Stand der Technik bekannten Merkmalen resultiert. Fehlt es daran, handelt es sich regelmäßig nur um einen Bonus-Effekt. ³⁾ Für den Wirkungsnachweis dürfen nachveröffentlichte Belege berücksichtigt werden; maßgeblich bleibt ihre Aussagekraft für die am Prioritätstag geschuldete technische Lehre. ⁴⁾ Bleibt die behauptete Wirkung auf Teilbereiche beschränkt, ist die Objektive technische Aufgabe entsprechend weniger ehrgeizig zu fassen oder der Anspruch zu beschränken. ⁵⁾

Im Rahmen der Kombination mehrerer Lehren spricht ein bloßer Bonus-Effekt dagegen, die Zusammenführung als erfinderische Leistung zu qualifizieren, wenn die Kombination bereits aus sachlichen Gründen nahegelegt war. Umgekehrt weist das Vorliegen einer echten Synergie – also eines überadditiven gemeinsamen Effekts – darauf hin, dass nicht nur eine Aneinanderreihung vorliegt, sondern eine technische Wechselwirkung, die die erfinderische Tätigkeit stützen kann. ⁶⁾

Typische Konstellationen für Bonus-Effekte sind lineare Parameteranpassungen, die in vorhersehbarer Richtung vorgenommen werden und zusätzliche, aber nicht überraschende Vorteile zeitigen; ebenso Auswahlentscheidungen innerhalb eines engen, durch den Stand der Technik vorgezeichneten Korridors, in dem die Fachperson aus fachlicher Notwendigkeit denselben Schritt getan hätte. In solchen Fällen ersetzt ein zufälliger Mehrnutzen weder die fehlende Veranlassung nach dem Could/Would-Ansatz noch heilt er eine rückschauend konstruierte Motivation. ⁷⁾

In der Praxis des EPG gilt entsprechendes: Ein belegter technischer Vorteil kann als sekundäres Indiz gewertet werden, ersetzt aber nicht die Prüfung, ob die Fachperson – ausgehend von einem realistischen Ausgangspunkt und einer lösungsneutralen Aufgabe – die beanspruchte Lösung gewählt hätte. Fehlt diese Veranlassung oder ist sie verneint, bleibt ein Bonus-Effekt rechtlich ohne ausschlaggebende Bedeutung. ⁸⁾

Zusammengefasst: Der Bonus-Effekt ist ein zusätzlicher, wünschenswerter Nutzen einer naheliegenden Maßnahme. Er bestätigt mitunter die technische Attraktivität der Lösung, vermag aber ohne eigenständige, nicht naheliegende technische Lehre die erfinderische Tätigkeit nicht zu tragen.

Artikel 56 (1) EPÜ → Anforderungen an die erfinderische Tätigkeit
Erklärt, dass eine Erfindung als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend gilt, wenn sie sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt.

→ Sekundäre Indizien
Unerwartete technische Wirkung vs. Bonus-Effekt.