Artikel 56 (1) EPÜ des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ) erklärt, dass eine Erfindung als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend gilt, wenn sie sich für den Fachmann/Fachperson nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt.

Europäische Patente werden nach Artikel 52 (1) EPÜ [→ Patentierbare Erfindungen] für Erfindungen auf allen Gebieten der Technik erteilt, sofern sie neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind. Die Beurteilung erfolgt objektiv nach dem vom Europäischen Patentamt entwickelten Aufgabe-Lösungs-Ansatz, der in drei Stufen vom nächstliegenden Stand der Technik über die objektive technische Aufgabe zur Prüfung des „would“-Kriteriums (anstelle des bloßen „could“) [→ Could/Would-Ansatz].

Die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit erfolgt zum maßgeblichen Anmelde- bzw. Prioritätstag auf der Grundlage der im Patent bzw. in der Anmeldung enthaltenen Informationen zusammen mit dem zu diesem Zeitpunkt verfügbaren allgemeinen Fachwissen der Fachperson.¹⁾

Ein Einwand mangelnder erfinderischer Tätigkeit setzt voraus, dass er anhand des Stands der Technik im Sinne von Artikel 54 EPÜ begründet wird; ohne Bezug auf konkrete Entgegenhaltungen oder das allgemeine Fachwissen fehlt es an einer tragfähigen Grundlage für die Beurteilung nach Artikel 56 EPÜ.²⁾

Art. 56 EPÜ wird in unterschiedlichen Foren angewendet und ausgelegt – vom Europäischen Patentamt (Prüfungs- und Einspruchsverfahren, Beschwerdekammern), vom EPG (für Einheitspatente und nicht abgemeldete europäische Patente) und von nationalen Gerichten (etwa Bundesgerichtshof) für abgemeldete oder rein nationale Verfahren. Alle knüpfen an denselben Kern an – erfinderische Tätigkeit aus Sicht der Fachperson gegenüber dem Stand der Technik –, setzen aber unterschiedliche Akzente. Das EPG orientiert sich in seiner Rechtsprechung des EPG zur erfinderischen Tätigkeit am genannten Rahmen; nationale Gerichte nutzen gleichgerichtete Tests (z. B. deutsche „Naheliegen“-Formel, britischer Pozzoli/Windsurfer-Test), wie in Nationale Rechtsprechung zur erfinderischen Tätigkeit zusammengefasst. Unterschiede bestehen vor allem in Begründungsstil, Beweislast-Nuancen und im Gewicht sekundärer Indizien.

Wirtschaftliche Faktoren, etwa kommerzieller Erfolg oder Marktverhalten, können, soweit sie für die Fachperson von Bedeutung sind, bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit allenfalls als sekundäre Indizien herangezogen werden und vermögen technische Erwägungen nicht zu ersetzen.³⁾

Dass eine Entgegenhaltung nur in Form eines für eine wissenschaftliche Tagung bestimmten Abstracts ohne detaillierte experimentelle Daten veröffentlicht ist, nimmt ihr nicht allein wegen dieser Publikationsform die Verlässlichkeit; der Fachmann weiß, dass derartige Abstracts vorläufige oder unvollständige Informationen enthalten können, erwartet aber keine ausführlichen Versuchsprotokolle, sondern eine kurze Zusammenfassung der erzielten Ergebnisse und wird die darin enthaltenen Angaben mangels gegenteiliger Anhaltspunkte grundsätzlich als zutreffend hinnehmen.⁴⁾

Neuheit und erfinderische Tätigkeit werden ausschließlich anhand der technischen Merkmale bestimmt. Mischansprüche werden nach dem COMVIK-Ansatz beurteilt: Nichttechnische Vorgaben können die Aufgabenstellung vorgeben, tragen die erfinderische Tätigkeit aber nur, wenn sie zum technischen Charakter beitragen.

In Fällen, in denen die beanspruchte Lehre in der technischen Implementierung eines nichttechnischen Verfahrens besteht, ist die Wahl der IT-Infrastruktur, auf der das nichttechnische Verfahren implementiert werden soll, Teil der technischen Lösung, und die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit umfasst die Prüfung, ob es für die Fachperson naheliegend gewesen wäre, diese IT-Infrastruktur für die Implementierung des nichttechnischen Verfahrens auszuwählen, anstatt von dieser Infrastruktur als nächstliegendem Stand der Technik auszugehen und das technische Problem als bloße Implementierung des nichttechnischen Verfahrens auf dieser Infrastruktur zu formulieren.⁵⁾

Die maßgebliche Person ist die Fachperson mit Zugang zu allgemeinem Fachwissen. Bei der Ermittlung des geeigneten Ausgangspunkts ist ein realistisch interessierender nächstliegender Stand der Technik zu wählen. Aus den Unterschieden ergibt sich die objektive technische Aufgabe; eine Neuformulierung der Aufgabe ist zulässig, wenn die technischen Wirkungen getragen und belegt sind. Ob die beanspruchte Lösung nahelag, richtet sich nach "würde" statt "könnte" und den Kriterien zu Motivation, Alternativen, Unsicherheit und Aufwand.

Ein in der Beschreibung oder im Verfahren genannter Verwendungszweck – etwa die Bestimmung eines beanspruchten Produkts für Automobilanwendungen – ist für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit unerheblich, wenn dieser Zweck kein Merkmal des Patentanspruchs ist; maßgeblich ist dann der Anspruch als Produktanspruch und nicht eine bloße Zweckangabe.⁶⁾

Rückschauende Argumentation ist zu vermeiden (Ex-post-facto-Analyse). Bei mehreren Merkmalen ist zwischen Kombination mit Synergie und bloßer Aneinanderreihung ohne funktionelle Wechselwirkung zu unterscheiden. Indizien wie unerwartete Effekte, lang bestehende Bedürfnisse oder bloße Willkür sind unter Sekundäre Indizien und Bonus-Effekt erläutert.

Der Prüfung der Rechtsfrage, ob der Gegenstand der Erfindung am Prioritätstag des Streitpatents durch den Stand der Technik nahegelegt war, ist der Gegenstand der Erfindung in der Gesamtheit seiner Lösungsmerkmale in ihrem technischen Zusammenhang zu Grunde zu legen. Eine Untersuchung einzelner Merkmale oder Merkmalsgruppen dahingehend, ob sie dem Fachmann durch den Stand der Technik je für sich nahegelegt waren, kann das Naheliegen des Gegenstands der Erfindung in seiner Gesamtheit nicht begründen.⁷⁾

Auswahlerfindungen betreffen die enge, gezielte Auswahl innerhalb breiter Offenbarungen; tragend ist eine besondere technische Wirkung, die den gesamten Anspruchsbereich abdeckt. Die Anforderungen an die erfinderische Tätigkeit in der Biotechnologie zeigen die Anwendung des Could/Would-Ansatzes unter den Bedingungen biologischer Unvorhersagbarkeit. Die Angemessene Erfolgserwartung in der Biotechnologie grenzt eine realistische, auf konkreten technischen Hinweisen beruhende Erfolgserwartung von bloßer Hoffnung ab.

Merkmale einer Erfindung, die nicht zur Lösung der in der Beschreibung gestellten Aufgabe beitragen, sind bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht zu berücksichtigen; eine willkürliche und nicht-funktionale Modifikation des Stands der Technik kann keine erfinderische Tätigkeit begründen.⁸⁾

Fehlt es an einem glaubhaften technischen Effekt, der über den gesamten Umfang eines Patentanspruchs erzielt wird, ist ein Merkmal, das diesen Effekt begründen soll, als willkürliche oder nicht funktionale Abwandlung des verfügbaren Stands der Technik anzusehen, so dass eine erfinderische Tätigkeit nach Artikel 56 EPÜ nicht anerkannt werden kann.⁹⁾

Durch die Ableitung zusätzlicher Daten aus medizinischen Messungen wird kein glaubhafter technischer Effekt erzielt, so dass eine erfinderische Tätigkeit nicht anerkannt werden kann.¹⁰⁾

Im Rahmen des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes kann ein technischer Effekt nur dann bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit berücksichtigt werden, wenn er durch den beanspruchten Gegenstand tatsächlich erzielt wird.¹¹⁾

Ein technischer Effekt, der nur das Herstellungsverfahren betrifft oder sich lediglich in einer Gesamtheit hergestellter Produkte, nicht aber im einzelnen beanspruchten Erzeugnis widerspiegelt, kann für die erfinderische Tätigkeit eines produktbezogenen Anspruchs nicht maßgeblich sein.¹²⁾

Ein technischer Effekt, der nicht durch das unterscheidende Merkmal eines Anspruchs herbeigeführt wird, kann bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit dieses Anspruchs nicht berücksichtigt werden.¹³⁾

Bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit sollte vorzugsweise von einem konkreten Ausführungsbeispiel ausgegangen werden, da die Fachperson bei einem generischen und unspezifischen Ausführungsbeispiel noch zusätzlichen technischen Aufwand für eine spezifische Ausarbeitung des unspezifischen Ausführungsbeispiels aufwenden müsste. Bei dieser Ausarbeitung würde der Fachmann letztendlich doch wieder auf die konkrete Lehre bezüglich der detaillierten Ausführungsbeispiele im selben Dokument zurückgreifen. Die Fachperson würde sich also in der Regel für ein detailliertes Ausführungsbeispiel als Ausgangspunkt für die Prüfung der erfinderischen Tätigkeit entscheiden.¹⁴⁾

Wenn sich aus dem Wortlaut eines Anspruchs auf der Grundlage seiner die Erfindung vom Stand der Technik unterscheidenden Merkmale kein glaubhafter technischer Effekt ableiten lässt, ist es in der Regel nicht erforderlich, eine objektive technische Aufgabe künstlich zu formulieren, etwa in der Form, einen alternativen Weg zur Erzielung eines tatsächlich nicht verwirklichten technischen Effekts zu suchen; in einem solchen Fall stellen die unterscheidenden Merkmale lediglich willkürliche oder nicht funktionale Modifikationen des Stands der Technik dar, die keine erfinderische Tätigkeit im Sinne von Artikel 56 EPÜ begründen können.¹⁵⁾

Eigenschaften, die im Anspruch lediglich als zu erreichende Ziele oder wünschenswerte Eigenschaften des beanspruchten Gegenstands definiert werden, ohne dass ein ursächlicher Zusammenhang zum technischen Aufbau hergestellt oder konkrete Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Eigenschaften beansprucht werden, verbleiben auf einer abstrakten Ebene; in einem solchen Fall reduziert sich die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit darauf, ob die Fachperson den beanspruchten Katalog von Wunschzielen in naheliegender Weise in Betracht gezogen hätte.¹⁶⁾

Im Einspruchs- und Einspruchsbeschwerdeverfahren trägt zwar der Einsprechende die anfängliche Darlegungs- und Beweislast für einen Einwand fehlender erfinderischen Tätigkeit, doch obliegt es dem Patentinhaber, eine von ihm geltend gemachte technische Wirkung, die zur Stützung der erfinderischen Tätigkeit herangezogen wird, substantiiert darzulegen und zu belegen.¹⁷⁾

Es ist Sache der Einsprechenden, nachzuweisen, dass die Erfindung nicht erfinderisch ist; ist ihre Wahl des Ausgangspunkts für diese Nachweisführung nicht abwegig, so ist dieser Ausgangspunkt in der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit zu berücksichtigen.¹⁸⁾

Für die Beurteilung der Frage, ob sich dem Fachmann ein bestimmter Stand der Technik als möglicher Ausgangspunkt seiner Bemühungen anbot, ist die Einordnung eines bestimmten Ausgangspunkts als aus der Sicht ex post nächstkommender Stand der Technik weder ausreichend noch erforderlich.¹⁹⁾

Es gehört zwar zum allgemeinen Fachwissen der Fachperson, nach verbesserten Ausführungsformen oder etwa nach Polymorphen mit optimierten Eigenschaften zu suchen, doch reicht dieses allgemeine Bestreben allein nicht aus, um einer Lösung, mit der eine solche Verbesserung tatsächlich erreicht wird, die erfinderische Tätigkeit abzusprechen; nur wenn der Stand der Technik entweder einen klaren Hinweis auf die beanspruchte Lösung enthält oder zumindest eine berechtigte Erwartung vermittelt, dass eine vorgeschlagene Untersuchung erfolgreich sein wird, kann die erfinderische Tätigkeit verneint werden.²⁰⁾

Ist die Auswahl eines unterscheidenden Merkmals gegenüber dem nächstliegenden Stand der Technik mit keinem besonderen technischen Effekt verknüpft und stellt sie sich für die Fachperson als bloße willkürliche Variante unter mehreren gleich geeigneten Möglichkeiten dar, bedarf es für ihre Nahelegung keines besonderen Hinweises oder besonderen Pointers im Stand der Technik; in einem solchen Fall gelten alle naheliegenden Alternativen als gleichermaßen geeignete und naheliegende Lösungen der objekteven technischen Aufgabe.²¹⁾

Verschiedene Krebsarten erfordern unterschiedliche Behandlungen. Ohne weitergehende technische Begründung kann eine für eine bestimmte Krebsart gezeigte therapeutische Wirkung nicht ohne Weiteres auf andere Krebsarten übertragen werden.²²⁾

Ein unerwartetes Gleichgewicht vorteilhafter technischer Eigenschaften – etwa hinsichtlich Stabilität, industrieller Verarbeitbarkeit und Reinheit – kann die erfinderische Tätigkeit eines ausgewählten kristallinen Stoffs begründen, wenn der Stand der Technik keinen Hinweis auf diese Kombination von Eigenschaften gibt.²³⁾

Zeigt ein beanspruchter technischer Effekt – etwa eine bestimmte Partikelgrößenverteilung – sich nur bei einzelnen Varianten eines im Anspruch weiter gefassten kristallinen Stoffs, während der Anspruch unterschiedliche kristalline Formen umfasst, kann dieser Effekt bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nur berücksichtigt werden, wenn der Anspruch auf eine entsprechende kristalline Form beschränkt ist; andernfalls stützt eine nur für eine von mehreren möglichen kristallinen Formen gezeigte Eigenschaft die erfinderische Tätigkeit des Anspruchs nicht.²⁴⁾

Sind Unterscheidungsmerkmale verschiedenen Teilaufgaben zugeordnet und besteht zwischen ihnen keine funktionelle Wechselwirkung, die zu einem kombinierten technischen Effekt führt, liegt eine bloße Aneinanderreihung von Maßnahmen vor; in einem solchen Fall ist die erfinderische Tätigkeit für jede Teilaufgabe bzw. jedes Unterscheidungsmerkmal gesondert zu beurteilen.²⁵⁾

Auch wenn plug&play noch nicht für die Steuerung von Kompressoranlagen Verwendung fand, war es der Fachperson aus dem alltäglichen Leben wohlbekannt; es stellt keine besondere Erkenntnis dar, dass ein Prinzip, das die automatische Einbindung von elektronisch gesteuerten Geräten in ein Netzwerk zum Zwecke ihrer externen Ansteuerung vorsieht, auch in anderen Bereichen vorteilhaft anwendbar ist, in denen technische Anlagen mit an eine gemeinsame Rechnersteuerung angebundenen Haupt- und Peripheriekomponenten konfiguriert oder rekonfiguriert werden.²⁶⁾

Art. 56 EPÜ → Erfinderische Tätigkeit
Definiert die erfinderische Tätigkeit als Voraussetzung für die Patentierbarkeit.

→ Rechtsprechung des EPG zur erfinderischen Tätigkeit
Harmonisiertes Vorgehen des EPG entlang von Aufgabe-Lösungs- und Would-Ansatz.

→ Nationale Rechtsprechung zur erfinderischen Tätigkeit
Einzelfallbezogene Naheliegen-Prüfung und Veranlassung in der BGH-Linie.

→ Aufgabe-Lösungs-Ansatz
Methodischer Dreischritt vom Ausgangspunkt über die Aufgabenbildung zur Would-Prüfung.

→ Nächstliegender Stand der Technik
Auswahl eines realistisch interessierenden Ausgangspunkts mit ähnlichem Zweck oder Effekt.

→ Objektive technische Aufgabe
Lösungsneutrale Aufgabenformulierung aus den Unterschieden und ihren technischen Wirkungen.

→ Neuformulierung der Aufgabe
Anpassung der Aufgabenstellung im Verfahren, sofern von der ursprünglichen Lehre getragen und belegt.

→ Could/Would-Ansatz
Prüfung, ob die Fachperson die Lösung gewählt hätte (Veranlassung), nicht nur hätte wählen können.

→ COMVIK-Ansatz
Behandlung von Mischansprüchen: nur technische Beiträge stützen Neuheit und erfinderische Tätigkeit.

→ Ex-post-facto-Analyse
Verbot rückschauender Argumentation mit Kenntnis der Lösung.

→ Sekundäre Indizien
Unerwartete Wirkung, lang bestehendes Bedürfnis, kommerzieller Erfolg u. a. als unterstützende Indizien.

→ Kombination
Zusammenführung von Lehren, wenn die Fachperson hierzu veranlasst wäre; Abgrenzung zur Mosaic.

→ Aneinanderreihung
Bloße Nebeneinanderstellung bekannter Merkmale ohne funktionelle Wechselwirkung.

→ Synergie
Kombinatorischer Effekt, der über die Summe der Einzelwirkungen hinausgeht.

→ Bonus-Effekt
Zusatzwirkung, die einen bereits naheliegenden Weg nicht erfinderisch macht.

→ Naheliegen der beanspruchten Lösung
Kriterien zu Motivation, Alternativen, Unsicherheit und Aufwand aus Sicht der Fachperson.

→ Allgemeines Fachwissen
Wissensfundus der Fachperson aus anerkannten Quellen und praktischer Erfahrung.

→ Fachperson
Juristische Fiktion des durchschnittlichen Experten als Bewertungsmaßstab.

→ Auswahlerfindungen
Enge, gezielte Auswahl aus breiten Offenbarungen mit tragender technischer Wirkung.

→ Anforderungen an die erfinderische Tätigkeit in der Biotechnologie
Anwendung von Would-Maßstab und Aufgabenbildung unter biologischer Unvorhersagbarkeit.

→ Angemessene Erfolgserwartung in der Biotechnologie
Abgrenzung realistischer Erfolgsaussicht von bloßer Hoffnung anhand fachlicher Hinweise.