§ 580 ff ZPO → Restitutionsklage

→ Einstellung der Zwangsvollstreckung im Falle der Nichtigerklärung des Klagepatents durch das Patentgericht
→ Neues tatsächliches Vorbringen zu Restitutionsgründen

Bei Klagen aus einem Patent, an dessen Bestand das Gericht im Verletzungsrechtsstreit gebunden ist, kann die Restitutionsklagein entsprechender Anwendung des § 580 Nr. 6 ZPO darauf gestützt werden, dass die Urteilsgrundlage aufgrund des Widerrufs des Klagepatents im Einspruchsverfahren oder der Nichtigerklärung im Nichtigkeitsverfahren entfallen ist, und dies auch dann gilt, wenn der Gegenstand des Patents im Beschränkungs-, Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren bestandskräftig derart eingeschränkt worden ist, dass das Klagepatent im Umfang eines Patentanspruchs, dessen Benutzung durch die als patentverletzend angesehene Ausführungsform vom Verletzungsgericht festgestellt worden ist, vollständig oder durch die Aufnahme zusätzlicher Merkmale, deren Benutzung nicht festgestellt ist, in Wegfall geraten ist.¹⁾

Die Restitutionsklage ist jedoch grundsätzlich ausgeschlossen, wenn der Restitutionskläger es unterlassen hat, den Restitutionsgrund in einem zum Zeitpunkt des vollständigen oder teilweisen Wegfalls des Patents anhängigen Verfahren der Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision geltend zu machen.²⁾

Nach § 582 ZPO ist die Restitutionsklage nur dann zulässig, wenn die Partei - ohne ihr Verschulden - außerstande war, den Restitutionsgrund in einem früheren Verfahren, insbesondere durch Einlegung entsprechender Rechtsmittel, geltend zu machen. Die Restitutionsklage ist danach ausgeschlossen, wenn der Restitutionskläger vor Ablauf der Frist für die Einlegung des jeweils statthaften Rechtsmittels oder für einen Antrag auf Wiedereinsetzung in eine etwa bereits abgelaufene Rechtsmittelfrist positive Kenntnis von dem Restitutionsgrund bzw. von den einen Restitutionsgrund begründenden Tatsachen Kenntnis erhalten hat und das Vorbringen Aussicht auf Erfolg gehabt hätte³⁾. Denn dann bestand die Möglichkeit, den Restitutionsgrund in dem früheren Verfahren geltend zu machen.⁴⁾

Eine Änderung der Patentlage ist - anders als erst in der Revisionsinstanz entstandene und bekannt gewordene, einen Restitutionsgrund begründende Tatsachen - im Revisionsrechtszug wie eine zwischenzeitliche Änderung der Rechtslage von Amts wegen zu berücksichtigen⁵⁾. Sie füllt nach der Rechtsprechung des Senats sogar den Revisionszulassungsgrund des § 543 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 ZPO aus. So ist, wenn Patentnichtigkeitsverfahren und Patentverletzungsrechtsstreit parallel geführt werden, in letzterem auf eine zulässig eingelegte Nichtzulassungsbeschwerde hin die Revision zuzulassen, wenn das Klagepatent ganz oder teilweise für nichtig erklärt worden ist und diese Entscheidung Auswirkung auf diejenige im Verletzungsrechtsstreit hat.⁶⁾

Ist das Schutzrecht mit Wirkung ex nunc weggefallen, so ist eine erfolgte Verurteilung auf die Restitutionsklage hin nur für den Zeitraum nach dem Erlöschen des Schutzrechts aufzuheben. Ist der Beklagte auch zur Unterlassung verurteilt worden, ist auf entsprechenden Antrag des Klägers insoweit die Erledigung des Rechtsstreits in der Hauptsache festzustellen.⁷⁾

Die nachträgliche Vernichtung des Klagepatents rechtfertigt in entsprechender Anwendung des § 580 Nr. 6 ZPO eine Wiederaufnahme des rechtskräftig abgeschlossenen Verletzungsverfahrens [→ Restitutionsklage], wobei in dem wieder aufgenommenen Verfahren das verurteilende Erkenntnis aufzuheben und die Verletzungsklage – mangels anspruchsbegründenden Klagepatents – abzuweisen ist.⁸⁾

Dies gilt nicht nur im Falle einer Komplettvernichtung des der Verletzungsklage zugrunde liegenden Patents, sondern gleichermaßen dann, wenn das Klagepatent bestandskräftig derart eingeschränkt wird, dass die verurteilten Ausführungsformen vom Schutzbereich des Klagepatents nicht mehr erfasst sind.⁹⁾

§ 580 Nr. 6 ZPO setzt voraus, dass ein präjudizielles Urteil, auf dem das mit der Restitutionsklage angegriffene Urteil beruht, durch rechtskräftiges Urteil aufgehoben worden ist; Verwaltungsakte, auf die sich das angegriffene Urteil gestützt hat, werden einem präjudiziellen Urteil gleichgestellt.¹⁰⁾

Aus diesen Gründen ist zwar grundsätzlich anzuerkennen, dass § 580 Nr. 6 ZPO jedenfalls analog anzuwenden ist, wenn ein erteiltes Patent, das Grundlage eines rechtskräftigen Vollstreckungstitels ist, durch ein rechtskräftiges Urteil des Bundespatentgerichts oder des Bundesgerichtshofes für nichtig erklärt oder so teilvernichtet wird, dass der als patentverletzend bewertete angegriffene Gegenstand nicht mehr vom Schutzbereich des Patentes erfasst wird.¹¹⁾

Voraussetzung ist jedoch, dass die das Patent ganz oder teilweise vernichtende Entscheidung rechtskräftig ist.¹²⁾

§ 580 Nr. 6 ZPO setzt voraus, dass zwischen dem Restitutionsgrund und der Vorentscheidung ein solcher ursächlicher Zusammenhang besteht, dass der Restitutionsgrund dem angegriffenen Urteil eine der Grundlagen entzieht, auf denen es beruht.¹³⁾

Wurde der Restitutionskläger im Vorprozess rechtskräftig wegen Verletzung eines Patentes verurteilt, ist diese Voraussetzung nur erfüllt, wenn schon ein rechtskräftiges Urteil vorliegt, welches die Nichtigkeit des Patentes ausspricht und damit die Grundlage für die Zuerkennung der aus dem Patent zuerkannten Ausschließlichkeitsrechte in der rechtskräftigen Vorentscheidung im Verletzungsprozess endgültig entfallen lässt. Die unbegrenzte Erhebung der Restitutionsklage löste deren Ausnahmecharakter auf und widerspräche der vom Gesetzgeber in § 586 Abs. 2 Satz 2 ZPO getroffenen Abwägung zwischen dem Interesse an einem materiell rechtlich zutreffenden Urteil und dem Eintritt des Rechtsfriedens sowie der Bestandskraft rechtskräftiger Entscheidungen.¹⁴⁾

Ist bei Nichtigerklärung des Patents eine Nichtzulassungsbeschwerde anhängig und die Frist zu ihrer Begründung bereits abgelaufen, ist der Beschwerdeführer gehalten, den Zulassungsgrund nachträglich geltend zu machen und auf Wiedereinsetzung in die (insoweit) versäumte Begründungsfrist anzutragen.¹⁵⁾

Dies hat der Bundesgerichtshof bereits für den in Bezug auf die verfahrensmäßige Situation vergleichbaren Fall entschieden, dass er seiner Entscheidung im Nichtigkeitsberufungsverfahren eine Auslegung des Patents zugrunde gelegt hat, die in einem für den Patentverletzungsprozess entscheidungserheblichen Punkt von derjenigen abweicht, die das Oberlandesgericht seinem mi der Nichtzulassungsbeschwerde angefochtenen Urteil zugrunde gelegt hatte.¹⁶⁾

Für die Einleitung des Wiederaufnahmeverfahrens steht dem Verletzungsbeklagten allerdings nur ein begrenzter Zeitraum zur Verfügung. Gemäß § 586 Abs. 1, 2 ZPO ist die Restitutionsklage vor Ablauf einer Notfrist von 1 Monat zu erheben, wobei die Frist mit dem Tag beginnt, an dem die Partei von dem Anfechtungsgrund Kenntnis erhalten hat, jedoch nicht vor eingetretener Rechtskraft des abzuändernden Urteils. Bedingung für den Fristbeginn ist mithin zweierlei, nämlich zum Ersten die bestandskräftige (Komplett- oder Teil-)Vernichtung des Klagepatents und zum Zweiten die Kenntnis des Verletzungsbeklagten hiervon.¹⁷⁾

Zu diesem im Wesentlichen objektiven Kriterium muss für den Fristbeginn hinzu kommen, dass der Restitutionsberechtigte auch in subjektiver Hinsicht Kenntnis von den die Wiederaufnahme rechtfertigenden Umständen, vorliegend also von der bestandskräftigen Teilvernichtung des Klagepatents, hat. Diese Kenntnis muss bei der von dem Verletzungsurteil betroffenen Partei selbst bzw. ihrem gesetzlichen Vertreter vorhanden sein¹⁸⁾, wobei dem positiven Wissen jeweils das bewusste Verschließen vor der Kenntnisnahme gleich steht.¹⁹⁾

Ein hinreichendes Wissen von dem Umfang der Teilvernichtung setzt nicht die Kenntnis der (schriftlich abgefassten) Gründe voraus, welche die Entscheidungsinstanz bewogen haben, das Klagepatent einzuschränken. Die Begründungserwägungen sind insbesondere dann nicht relevant, wenn durch die Entscheidung nicht nur die Ansprüche geändert worden sind, sondern gleichzeitig auch der zugehörige Beschreibungstext nebst Zeichnungen angepasst wurde. In einer solchen Konstellation bildet ausschließlich die neue Beschreibung das für die Schutzbereichsbestimmung relevante Auslegungsmaterial.²⁰⁾

Es ist selbstverständliche Pflicht des im Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren mitwirkenden Anwaltes, den Verletzungsbeklagten unverzüglich über den Ausgang des Rechtsbestandsverfahrens zu unterrichten, der die Restitutionsklage eröffnet. Denn kostspielige Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren werden von einem Verletzungsbeklagten üblicherweise nicht uneigennützig im allgemeinen Interesse geführt mit dem Ziel, die Rolle von schutzunfähigen Patenten zu bereinigen, sondern im eigenen geschäftlichen Interesse mit dem Ziel betrieben, den Vorwurf der Patentverletzung auszuräumen und die darauf beruhenden Ansprüche zu Fall zu bringen.²¹⁾

Da dies nach rechtskräftigem Abschluss des Verletzungsverfahrens nur im Wege einer Restitutionsklage möglich ist, hat der Verletzungsbeklagte ein auf der Hand liegendes Interesse daran, über den Ausgang des Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahrens unterrichtet zu werden. Diese Informationspflicht wiederum liefert die rechtliche Grundlage dafür, dem Verletzungsbeklagten die Kenntnis seines Anwalts von der Vernichtungsentscheidung zuzurechnen.²²⁾

→ Notfrist für die Restitutionsklage

Ergeht die das Klagepatent betreffende Vernichtungsentscheidung letztinstanzlich und ist sie deshalb nicht mehr angreifbar, tritt Rechtskraft bereits mit dem Wirksamwerden des betreffenden Erkenntnisses ein. Soweit die Entscheidung verkündet wird, bestimmt sich die Rechtskraft dabei nach dem Verkündungsdatum, und nicht nach dem Tag der späteren Zustellung der schriftlich abgesetzten Gründe (Kühnen, Festschrift für Reimann, 2009, S. 287).

Von einer letztinstanzlichen Sachentscheidung ist auch dann auszugehen, wenn die Technische Beschwerdekammer die Sache zwar an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen hat, dies allerdings mit der Anordnung geschieht, das Patent in geändertem Umfang mit genau bestimmten Ansprüchen, einer ganz bestimmten Beschreibung und bestimmten Zeichnungen aufrecht zu erhalten.²³⁾. Denn die mit der Bindungswirkung des Art. 111 Abs. 2 Satz 1 EPÜ versehene endgültige Entscheidung darüber, mit welchem – genau festgelegten – Inhalt sich das Schutzrecht als bestandskräftig erweist und seine gesetzlichen Ausschließlichkeitswirkungen entfaltet, ist unter solchen Umständen bereits von der Beschwerdekammer getroffen, welche der Einspruchsabteilung mit der Zurückverweisung keinerlei eigenen Prüfungs- und Entscheidungsspielraum mehr überlassen, sondern sie ausschließlich für rein administrative Maßnahmen herangezogen hat, die bei der Aufrechterhaltung eines Patents mit geändertem Inhalt zu beachten sind.²⁴⁾

An dem Eintritt der Rechtskraft mit Verkündigung der Beschwerdekammerentscheidung ändert ein gemäß Art. 112a EPÜ bei der Großen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamtes angebrachte Überprüfungsantrag nichts. Bei ihm handelt es sich nicht um ein reguläres Rechtsmittel, sondern um einen außerordentlichen Rechtsbehelf, der die Rechtskraft der angegriffenen Beschwerdekammerentscheidung nicht hinausschiebt, sondern durchbricht.²⁵⁾ Dies folgt mit aller Deutlichkeit schon daraus, dass der Überprüfungsantrag gemäß Art. 112a Abs. 3 EPÜ keine aufschiebende Wirkung hat und Abs. 5 Satz 2 anordnet, dass die Große Beschwerdekammer, sofern der Überprüfungsantrag begründet ist, die Wiederaufnahme des Verfahrens vor der Technischen Beschwerdekammer beschließt. Demgemäß hält auch die Denkschrift zur Revisionsakte (BlPMZ 2007, 406, 415) fest:

„Abs. 3 stellt klar, dass der Überprüfungsantrag ein außerordentlicher Rechtsbehelf ist, dessen bloße Einlegung die Rechtskraft der angefochtenen Entscheidung nicht berührt. Eine stattgebende Entscheidung der Großen Beschwerdekammer führt dagegen zur Aufhebung der Entscheidung der Beschwerdekammer und durchbricht deren Rechtskraft mit der Folge, dass das Beschwerdeverfahren nach Maßgabe von Abs. 6 wieder aufgenommen werden muss.“

Ein laufendes Überprüfungsverfahren nach Art. 112a EPÜ rechtfertigt keine Aussetzung des in Bezug auf die ursprüngliche Einspruchsbeschwerdeentscheidung angestrengten Restitutionsverfahrens, dessen Frist versäumt ist.²⁶⁾

Selbst wenn ein Überprüfungsantrag an die Große Beschwerdekammer Erfolg haben sollte, bewirkt dies lediglich, dass das rechtskräftig abgeschlossen gewesene Einspruchsbeschwerdeverfahren wieder aufgenommen wird und eine abermalige Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer ergeht, die gegebenenfalls einen neuen Restitutionssachverhalt mit der ihm eigenen Restitutionsfrist in Gang setzt.²⁷⁾

§ 580 ff ZPO → Restitutionsklage

→ Einstellung der Zwangsvollstreckung im Falle der Nichtigerklärung des Klagepatents durch das Patentgericht