Vorbenutzungsrecht

Eine Vorbenutzung kann derjenige geltend machen, der im Anmelde-/Prioritätsdatum im redlichen Erfindungsbesitz war und diesen im Inland durch Benutzung oder zur Benutzung führenden Vorbereitungen betätigt hat.

Das Vorbenutzungsrecht dient dem Schutz des redlich erworbenen Besitzstandes. Aus Billigkeitsgründen soll ein vorhandener (oder zumindest bereits angelegter) gewerblicher Besitzstand des Vorbenutzers geschützt und damit die unbillige Zerstörung von Werten verhindert werden, die in zulässiger Weise geschaffen wurden. § 12 PatG enthält somit eine (an Billigkeitsgründen orientierte) Ausnahme von der umfassenden alleinigen Berechtigung des Patentinhabers gemäß § 9 PatG. Bem.: Obwohl tragender Grund für das Vorbenutzungsrecht, sind Billigkeitsgesichtspunkte kein selbständiges Tatbestandsmerkmal des § 12 PatG.¹⁾.

Nach § 12 Abs. 1 S. 2 PatG ist der Inhaber des Vorbenutzungsrechts befugt, die Erfindung für die Bedürfnisse seines eigenen Betriebs in eigenen oder fremden Werkstätten auszunutzen. Stellt der Vorbenutzungsberechtigte die erfindungsgemäßen Gegenstände nicht in eigener Werkstatt her, sondern werden diese in einer fremden Werkstatt produziert, wird die Benutzung des Patents in der fremden Werkstatt nur dann durch das Vorbenutzungsrecht des Berechtigten gedeckt, wenn dieser für den Vorbenutzungsberechtigten tätig wird. Hierzu muss der Vorbenutzungsberechtigte einen bestimmenden, wirtschaftlich wirksamen Einfluss auf Art und Umfang der Herstellung und des Vertriebs der erfindungsgemäßen Gegenstände haben. Entscheidet der Inhaber der fremden Werkstätte selbst über die Herstellung und den Vertrieb der erfindungsgemäßen Gegenstände und geschieht der Vertrieb auf eigene Rechnung und Gefahr, liegt darin keine Ausübung des Vorbenutzungsrechts mehr.²⁾

• Das Vorbenutzungsrecht schließt die Widerrechtlichkeit einer Benutzungshandlung aus, das Patent wirkt nicht gegenüber dem Vorbenutzer.³⁾ Folge: Dem Patentinhaber stehen keine Ansprüche aus §§ 9, 33, 139 PatG gegen den Vorbenutzer zu.

• Das Vorbenutzungsrecht ist kein absolutes Recht im Sinne von § 823 BGB, sondern ein Einwand, den der Beklagte zu seiner Verteidigung vorbringen kann.⁴⁾

• Aber: das Vorbenutzungsrecht kommt auch den Abnehmern des Patentes zugute; diese beziehen vom Berechtigten.⁵⁾

• Das Vorbenutzungsrecht ist in § 12 PatG sowie in § 13 III GebrMG, der auf das Patentgesetz verweist, geregelt.

Beweise zum Nachweis der ein Vorbenutzungsrecht begründenden Tatsachen sind sehr kritisch zu würdigen und an ihren Beweis sind strenge Anforderungen zu stellen, weil erfahrungsgemäß nach Offenlegung brauchbarer Erfindungen häufig andere Personen behaupten, entsprechendes schon vorher gemacht zu haben. Andererseits dürfen die Anforderungen an den Beweis nicht so hoch gespannt werden, dass der Nachweis eines privaten Vorbenutzungsrechtes praktisch unmöglich gemacht wird. Das gilt insbesondere dann, wenn schriftliche Unterlagen oder andere objektive Umstände die Aussagen der vernommenen Zeugen bestätigen. In solchen Fällen treten die einer Zeugenaussage in aller Regel anhaftenden und insbesondere durch das nachlassende Erinnerungsvermögen der Zeugen verursachten Unsicherheiten umso weiter zurück, je mehr objektive Anhaltspunkte für die Richtigkeit der Aussagen sprechen.⁶⁾

Danach begründen die Benutzung oder die Veranstaltungen kein Vorbenutzungsrecht, wenn

• der Vorbenutzer den Erfindungsbesitz unmittelbar oder mittelbar durch eine Mitteilung des Anmelders erhalten hat und
• der Anmelder sich bei Mitteilung die Rechte vorbehalten hat, wobei auch ein stillschweigender Vorbehalt ausreichend sein kann, und
• die Vorbenutzungshandlungen innerhalb von sechs Monaten nach der Mitteilung des Anmelders stattgefunden haben.

siehe: Erfindungsbesitz

Erfindungsbesitz liegt vor, wenn der Begünstigte bei Vornahme der Benutzungshandlung oder der Veranstaltung hierzu den Erfindungsgedanken der später zum Patent angemeldeten Erfindung erkannt hat. Dabei muss der Vorbenutzer den Erfindungsgedanken derart erkannt haben, dass ihm die tatsächliche Ausführung der Erfindung möglich gewesen ist. Der Vorbenutzer muss Ursache und Wirkung der technischen Mittel erkannt haben. Ein technisches Handeln, das über das Studium von Versuchen noch nicht hinausgegangen ist und noch nicht zu einer planmäßiges Handeln ermöglichenden Erkenntnis seiner Wirkung geführt hat, begründet keinen Erfindungsbesitz und kein Vorbenutzungsrecht. Der Erfindungsgedanke muss vielmehr subjektiv erkannt und die Erfindung objektiv fertig sein.⁷⁾

Der Erfindungsbesitz muss nicht originär beim Vorbenutzer (Doppelerfindung) entstanden sein, sondern es genügt jede Art der Kenntniserlangung von einem Dritten, insbesondere auch vom Patentinhaber (arg. § 12 Abs. 1 S. 4 PatG).

• Da die Regelung des § 12 PatG auf Billigkeitsgesichtspunkten (Besitzschutz) beruht, ist „Redlichkeit“ ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal (teleologische Auslegung des § 12 PatG: Die Vorschrift dient dem Besitzstandsschutz und setzt - wie alle Tatbestände, die Besitzstand schützen sollen - Redlichkeit voraus.)

• Ist der Erfindungsbesitz vom Patentinhaber im Wege der widerrechtlichen Entnahme (vgl. § 8 PatG) erlangt, so liegt Unredlichkeit vor⁸⁾. Unredlichkeit liegt auch vor, wenn der Vorbenutzer seinen Erfindungsbesitz von einem Dritten ableitet und Erkenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis von der Unredlichkeit des Dritten hat⁹⁾. Unredlichkeit liegt schließlich auch vor, wenn dem Vorbenutzer bekannt ist, dass ein ausländisches Schutzrecht/Schutzrechtsanmeldung existiert und Grund zu der Annahme besteht, dass auch im Inland unter Inanspruchnahme der ausländischen Priorität um ein Schutzrecht nachgesucht wird.¹⁰⁾
• Die Beweislast für die Unredlichkeit des Erfindungsbesitzes liegt beim Patentinhaber.¹¹⁾

Als Veranstaltungen zur Betätigung des Erfindungsbesitzes kommen neben technischen Maßnahmen, welche die Benutzung technisch vorbereiten und den Zweck haben, die Erfindung zur Ausführung zu bringen, auch Maßnahmen nicht technischer Art in Betracht. Es müssen jedoch zwei Voraussetzungen vorliegen, um das im Gesetz vorgeschriebene Erfordernis der zur Benutzung erforderlichen Veranstaltungen zu erfüllen. Zunächst müssen Veranstaltungen im Inland vorliegen, die bestimmt sind, die Erfindung im Wesentlichen auszuführen¹²⁾. Darüber hinaus ist es erforderlich, dass diese Handlungen den ernstlichen Willen erkennen lassen, die Erfindung alsbald zu benutzen¹³⁾.¹⁴⁾

Nach der Rechtsprechung muss die Benutzungshandlung die Ernsthaftigkeit des gewerblichen Nutzungswillens umsetzen. Daran fehlt es regelmäßig bei der Herstellung eines noch zu testenden Prototypen.¹⁵⁾

Benutzung im Sinne des § 12 PatG sind alle in § 9 PatG beschriebenen Handlungen; insbesondere genügt auch die mittelbare Benutzung § 10 PatG.¹⁶⁾

• Die Benutzungshandlungen sind untereinander gleichwertig; jede Benutzungshandlung begründet ein Vorbenutzungsrecht.
• Herstellung eines (verkaufsreifen) Prototyps
• Inverkehrbringen
• Eine Benutzung liegt auch vor beim Anbieten erst später zu importierender Gegen­stände im Inland oder auch im Falle eines erfolglosen mündlichen Einzelangebots.¹⁷⁾
• Strittig ist, ob auch die einmalige Anfertigung eines nicht verkäuflichen Funktionsmodells für die Bejahung der Benutzungsveranstaltungen ausreicht.¹⁸⁾

Veranstaltungen im Sinne des § 12 PatG sind alle Maßnahmen, die objektiv der bestimmungsgemäßen Ausführung dienen und subjektiv den Willen zur alsbaldigen Benutzungsaufnahme erkennen lassen.¹⁹⁾

• Eine Veranstaltung liegt vor bei Herstellung von Werkstattzeichnungen.²⁰⁾
• Eine Veranstaltung liegt auch vor bei der Anschaffung einer Gussform, d.h. der Herrichtung von Anlagen zur Durchführung des Verfahrens.²¹⁾
• Eine Veranstaltung liegt hingegen nicht vor bei Abschluss eines Lieferungsvertrages, wenn der Vorbenutzer zur alsbaldigen Herstellung und Lieferung der Ware nicht in der Lage ist.²²⁾
• Keine Veranstaltung ist die Anmeldung eines Schutzrechts.²³⁾
• Eine Veranstaltung liegt nicht vor bei Laborversuchen oder in sonstigen Versuchen, die erst Aufschluss über die Ausführbarkeit und technische Brauchbarkeit bringen sollen.²⁴⁾
• Allerdings stellen Versuche, die nach Erkennen der Erfindung eine bevorzugte Ausführungsform testen, Veranstaltungen dar.²⁵⁾

• Benutzung und Veranstaltungen müssen im Eigeninteresse erfolgen; d.h. die Ausübung darf nicht lediglich nur für einen Anderen - etwa im Wege einer Auftragsherstellung - erfolgen.
• Es genügt aber, wenn die Benutzungshandlung im Interesse eines Dritten und im eigenen Interesse erfolgt.²⁶⁾

• Strittig ist, ob der Erfindungsbesitz vom Vorbenutzer gewerblich betätigt werden muss.
• Bei Benutzung in der Literatur streitig: Gewerbsmäßigkeit erforderlich: Busse § 12 Rdnr 24, Schulte § 12 Rdnr 12 (= hM); Gewerbsmäßigkeit nicht erforderlich: Mes § 12 Rdnr 13.
• Nach der Rechtsprechung wird für Veranstaltungen eine gewerbliche Benutzung gefordert.²⁷⁾ Ob dies auch für eine Benutzung gilt, ist mangels Rechtsprechung offen.

• Der maßgebliche Zeitpunkt für die Betätigung des Erfindungsbesitzes muss vor dem Anmeldetag oder - wenn eine Priorität gemäß § 12 Abs. 2 S. 2 in Anspruch genommen wird - vor dem Prioritätstag liegen (Tag ist kleinste Zeiteinheit).
• Die Benutzung muss bis zum Anmelde-/Prioritätstag nicht fortgesetzt werden. Ein Vorbenutzungsrecht erlischt allerdings, wenn die Handlungen vor dem Anmelde-/Prioritätstag aus freien Stücken endgültig oder für eine unbestimmte Zeit aufgegeben werden.²⁸⁾ Unterbrechungen schaden allerdings nicht .²⁹⁾
• Veranstaltungen müssen bis zum Anmelde-/Prioritätstag fortdauern.³⁰⁾

• Die Benutzung oder die Veranstaltungen müssen im Inland ausgeübt worden sein.
• Die Wirkungen beschränken sich daher auch auf das Inland.

• Der sachliche Umfang des Vorbenutzungsrechts bezieht sich auf den betätigten Erfindungsbesitz, d.h. auf dasjenige, was der Vorbenutzer benutzt bzw. zu dessen alsbaldiger Benutzung er Veranstaltungen getroffen hat.³¹⁾

• Aus Billigkeitsgründen stehen dem Vorbenutzer auch Benutzungsarten offen, die es ihm ermöglichen, die vor dem Anmelde-/Prioritätstag durchgeführte oder beabsichtigte Benutzungsart fortzusetzen. Im einzelnen gilt.³²⁾

• Vor Anmeldung: Herstellung für eigene Zwecke

Nach Anmeldung: Herstellung, anbieten und in Verkehr bringen für andere

• Vor Anmeldung: Anbieten

Nach Anmeldung: In Verkehr bringen (ohne Herstellung; also nur Import aus dem Ausland)

• Vor Anmeldung: Anbieten erst herzustellender Waren durch Hersteller

Nach Anmeldung: Herstellung

Eine Ausnahme gilt allerdings für den Händler, der nicht zum Herstellen - insbesondere in fremden Werkstätten - übergehen darf.

• Der Vorbenutzer kann die Erfindung für die Bedürfnisse seines eigenen Betriebes ausnutzen, und zwar sowohl in eigenen als auch in fremden Werkstätten (Auftragsherstellung), solange der Vorbenutzer bestimmenden Einfluss hat. Vervielfältigung des Vorbenutzungsrechts soll vermieden werden (Busse § 12 Rdnr 39).

• Dem Vorbenutzer sind auch quantitative Erweiterungen gestattet, d.h. der Vorbenutzer kann auch Betriebserweiterungen vornehmen, da sein Vorbenutzungsrecht mengenmäßig nicht beschränkt ist.

• Früherer Rechtszustand: zulässig sollten solche Änderungen sein, bei denen es sich um einfache „Äquivalente“ gegenüber der ursprünglichen Form handelte.³³⁾
• Nunmehr:

Dem Vorbenutzer sind Weiterentwicklungen, die über den Umfang der bisherigen Benutzung hinausgehen, jedenfalls dann verwehrt, wenn sie in den Gegenstand der im Patent unter Schutzgestellten Erfindung eingreifen.³⁴⁾

→ Änderungen, die in den Gegenstand des Patents eingreifen, sind vom Vorbenutzungsrecht nicht umfasst

Das Vorbenutzungsrecht ist an den Betrieb oder selbständigen Teilbetrieb (also nicht an das Unternehmen) gebunden, um eine Vervielfältigung des Rechts auszuschließen.³⁵⁾ Damit ist das Vorbenutzungsrecht nicht selbständig vererb- oder veräußerbar.³⁶⁾

Eine selbständige Lizenzerteilung am Vorbenutzungsrecht ist nicht möglich.³⁷⁾, ebenso wenig eine Aufteilung nach einzelnen Benutzungsformen oder nach verschiedenen Betrieben bzw. Betriebsteilen.

Zulässig bleibt die Herstellung in fremden Werkstätten, wenn der Vorbenutzer Einfluss auf Art und Umfang der Herstellung behält (Auftragsherstellung).

Nichtausübung des Vorbenutzungsrechts führt nicht ohne weiteres zu dessen Erlöschen, es erlischt nur durch endgültige Aufgabe der Benutzung oder Einstellung der Veranstaltungen. Ein Erlöschen liegt daher bei Betriebsaufgabe oder Verzicht auf das Vorbenutzungsrecht vor.³⁸⁾

Unbillige Ergebnisse werden über Verwirkung vermieden.³⁹⁾

§ 12 Abs. 2 S. 1 PatG stellt den Prioritätstag - wie bereits unter Ziffer II.6. dargelegt - dem Anmeldetag gleich.

§ 12 Abs. 2 S. 2 PatG betrifft den Fall der Inanspruchnahme einer Priorität aus einer ausländischen Anmeldung. In diesem Fall gilt der Grundsatz „Anmeldetag = Prioritätstag“ nur, wenn für die Priorität Gegenseitigkeit verbürgt ist, was im Rahmen des PVÜ der Fall ist (vgl. Art. 4 B PVÜ).

Bei Benutzungs-/Veranstaltungshandlungen nach dem Anmelde-/Prioritätstag entsteht kein Vor- oder Weiterbenutzungsrecht. Dies gilt auch dann, wenn die Aufnahme dieser Handlungen vor Offenlegung erfolgt.⁴⁰⁾

Im EPÜ ist keine Regelung zum Vorbenutzungsrecht enthalten. Es verbleibt vielmehr bei den nationalen Vorschriften. § 12 PatG ist insoweit mit Wirkung für die BRD anwendbar, da ein europäisches Patent einem Bündel nationaler Patente entspricht (vgl. Art. 64 III EPÜ, wonach eine Verletzung des europäischen Patents nach nationalem Recht behandelt wird). Bem.: Das Vorbenutzungsrecht hängt am nationalen Teil des EP-Patents und wirkt nur für diesen Teil, ist also territorial beschränkt. Ein Recht nach § 12 PatG „hilft“ also nur für den DE-Teil des EP-Patents; ob ein Vorbenutzungsrecht auch in anderen Ländern geltend gemacht werden kann, kommt es auf das jeweilige nationale Recht an.

In Art. 12 des Entwurfs der Gemeinschaftspatentverordnung ist nunmehr eine Regelung zum Vorbenutzungsrecht vorgesehen. Diese Regelung entspricht ihrem Wortlaut nach weitgehend § 12 PatG.

• Wirkung des Patents